系统性梳理等同原则在我国的确立、发展和适用限制（附15件经典案例分析）

原题 | 系统性梳理等同原则在我国的确立、发展与适用限制

作者 | 戈晓美  北京市集佳律师事务所

编辑 | 布鲁斯

等同原则是专利权保护中一项不可或缺的重要原则和制度，通过对专利权字面侵权的适当补充，为专利权人提供了切实有效的法律保护，鼓励了技术创新；然而，专利侵权判断不仅仅要为专利权人提供切实有效的法律保护，同时也要确保专利权的保护范围有足够的法律确定性和可预见性，保障社会公众的合法权益，这两方面的利益平衡需要同时兼顾。因此，对于等同原则施以必要的限制，防止等同侵权的过度适用，也是我国司法实践中一直强调和探索的方向。

本文结合相关司法解释条文及丰富详实的司法判例，较为系统地梳理了自等同原则确立20余年来在我国的确立、发展与适用限制，以飨读者。

一、等同原则的确立和发展

2001年6月公布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定：

“专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。” 

该条规定第一次以规范性文件的形式将等同原则明确为专利侵权判定的一项司法原则。

2015年1月，最高人民法院针对该条第二款作出修订，增加了等同特征的判断时点应当以被诉侵权行为发生时为界限：

“专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。

等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

2020年12月修订时，本条未修改，现为《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条。

自等同原则确立以来，最高院通过大量的案例细化了等同原则的适用条件、适用范围和判断方法：

最高人民法院于2002年12月审结的如下案例是我国法院首次适用等同原则判定专利侵权成立的案例。

参考案例1

在宁波市东方机芯总厂（以下简称机芯总厂）与江阴金制品有限公司（以下简称金铃公司）侵犯专利权纠纷案件【最高人民法院(2001)民三提字第1号民事判决书】中，双方争议的焦点涉及关于被诉侵权产品和方法中防震限位板与专利中的导向板的功能或者作用问题。

在工作原理、方法上是一样的，导向板和防震限位板这两个重要零件的主要工作面的结构形状是相似的；二者技术特征的不同之处，对于具有机械专业知识的普通技术人员而言，无需创造性的劳动就能实现。据此，可以认定二者在技术手段上基本相同。专利中的导向板和被控侵权产品中的防震限位板这两个重要零件的主要功能基本一致，可以认为二者所要实现的功能基本相同。特别是当把被控侵权产品中的防震限位板与工件拖板作为一个整体来看时，其功能与专利中的导向板并无实质性不同。被控侵权产品将工件固定在工件拖板上，而不固定在防震限位板上，相对于专利将工件固定在导向板上来说，不利于削弱工件的加工振动。正如鉴定意见所述，专利中导向板具有工件（盲板）支承功能，有利于削弱工件的加工振动，提高加工质量，但并非被控侵权产品中的防震限位板不具有减震效果或者减震效果根本不同。关于这一点，可以从将被控侵权产品申请实用新型专利权的专利说明书中得到证实。该实用新型专利的说明书载明：“本实用新型的目的是提供一种简易型的音片开缝装置，它能有效地防止因砂轮片震动而影响音片的质量。”“本实用新型在音片的下方设有一个与机身固定的梳状防震限位装置，砂轮片嵌人梳状防震限位装置的梳缝内，这样既能防震，又能限位，提高了音片加工生产的质量，减少了砂轮片的破碎率。”据此，可以认为二者所要达到的技术效果也是基本相同的。

第一，“三个基本相同”+“显而易见性”的具体判断方法。

在最高人民法院于2009年11月审结的如下案例中，对适用等同原则时如何具体判断“三个基本相同”和“显而易见性”作了比较深入的分析。等同特征的认定通常可以按照如下步骤进行：（1）比较专利技术方案与被控侵权技术方案的对应特征，得出不同点；（2）分析该不同点是否导致在“手段、功能、效果方面”的不同；（3）判断该不同点的替换是否需要本领域技术人员的创造性劳动。

参考案例2

在薛胜国与赵相民等实用新型专利侵权纠纷案【（2009）民申字第1562号】[1]中，权利要求1中记载了如下技术特征：5、在位于所述出料口上方的机架上并排设置有两个相通的U形揉面斗，其中一个U形揉面斗的底部与所述出料口相连通；6、在位于每个U形揉面斗上方的机架上分别设置有一揉面锤，所述两揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构与驱动电机的动力轴相连接。争议焦点在于，被控侵权产品的相应技术特征与其是否构成等同特征。

对此，最高院再审认为，

对于第5项对应技术特征，专利的两个U形揉面斗位于出料口的上方，其中一个揉面斗的底部与出料口相连通，面团在输送搅龙的作用下到达出料口后自下而上被挤压到揉面斗中；被控侵权产品的两个U形揉面斗位于出料口一侧的下方，面团到达出料口后在输送搅龙的挤压作用和自身重力的双重作用下自上而下进入揉面斗中。

被控侵权产品只是在专利的基础上，将料斗相对于揉面斗上移，从而利用了面团自身的重力，但由于面团本身不易流动的属性，如果不利用输送搅龙挤压仅靠面团自身重力难以实现料斗中的面团输送到揉面斗的目的，反过来讲，如果仅靠面团自身重力即可以实现料斗中的面团自流到揉面斗中的目的，其就无需采用输送搅龙这一技术手段，（比较专利特征与被控产品对应特征得出不同点）

因此，被控侵权产品实质上仍是利用输送搅龙挤压将面团通过出料口输送到揉面斗，与专利一样，两者都需要利用输送搅龙这一部件实现将面团由料斗挤压输送到揉面斗的这一功能。可见，与专利的该项技术特征相比，被控侵权产品系采取基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。（分析“手段、功能、效果是否基本相同”）

而且物体由于自身的重力能够自上而下滑落是一种普通生活常识，因此，将料斗相对于揉面斗上移对于所属技术领域普通技术人员来讲，无需经过创造性劳动即可联想到。（判断是否需要创造性劳动）

根据前述司法解释的规定，被控侵权产品的该项技术特征构成相应专利技术特征的等同特征。

同样，在针对技术特征6的等同认定中同样运用了上述方法：

对于第6项对应技术特征，涉案薛胜国专利与被控侵权产品有两点不同……专利的两揉面锤共用一个支撑架，并通过曲柄连杆机构和动力驱动装置带动两个揉面锤同向上下往复运动；被控侵权产品则是两揉面锤各有一支撑架，两个揉面锤的支撑架之间由杠杆连接，其中一个揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构和动力驱动装置使两个揉面锤反向上下往复运动。（比较专利特征与被控产品对应特征得出不同点）

虽然两者均具有通过支撑架支撑揉面锤，动力驱动装置通过曲柄连杆机构带动揉面锤的支撑架上下运动的基本功能，但从二者揉面锤的工作原理和运动方式来看，显属采用了不同的技术手段，不应认为是采取了基本相同的手段；同时，由于被控侵权产品的动力驱动装置驱动的是一个揉面锤的支撑架，而专利的驱动装置驱动的是两个揉面锤的支撑架，被控侵权产品的这种设计更节省动能，可使用相对较小功率的驱动电机，而且，被控侵权产品利用杠杆原理使两个揉面锤反向上下往复运动也避免了专利的两个揉面锤共用一个支撑架时同向向上运动时所作的无用功，由此可见，二者在技术效果上亦有明显不同；（分析“手段、功能、效果三个基本相同”）

另外，被控侵权产品的这种变换手段，对于本领域的普通技术人员而言，也并非无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，被申请人赵章仁在后申请并获得授权的ZL200620175922.7号“用于粉条加工的揉面机”实用新型专利与现有技术（即涉案薛胜国专利）相比的区别技术特征也在于此，在一定程度上这也可以印证该变换手段对于本领域的普通技术人员而言并非显而易见。（判断是否需要创造性劳动）

因此，二者该项对应技术特征既不相同也不等同。

第二，等同侵权的判断需同时具备两个条件：“三个基本相同”+“显而易见性”。

最高人民法院于2010年审结的如下案例指出：在判断被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征是否等同时，不仅要考虑被诉侵权产品的技术特征是否属于本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征，还要考虑被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征相比，是否属于基本相同的技术手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，只有以上两个方面的条件同时具备，才能够认定二者属于等同的技术特征。

参考案例3

在陕西竞业玻璃钢有限公司与永昌积水复合材料有限公司侵犯实用新型专利权纠纷一案（（2010）民申字第181号）[2]中，案件焦点在于被诉侵权产品是否具有与权利要求1中的“管头和管尾管径一致”相同或等同的技术特征。

对此，最高院再审认为，

被诉侵权产品中插口、承口的管内径虽然一致，但是二者的管外径并不一致，具体表现为承口管外径上设有用于安装钢套环的水平凹台，并且承口管外径与钢套环紧密配合；而插口管外径呈不规则台阶状。虽然《顶管施工技术》中已经公开了注浆减阻的工作原理以及注浆孔、台阶状管外径等技术特征，本领域的普通技术人员在顶管施工中为了实现注浆减阻的目的，能够在《顶管施工技术》所给出的技术启示下，显而易见地想到被诉侵权产品中的注浆孔以及插口管外径呈不规则台阶状等技术特征，无需付出创造性劳动。

但是，由于被诉侵权产品中的插口管外径呈不规则台阶状，一方面导致插口管外径与钢套环之间并不能紧密配合，无法实现增强管道连接密封性的功能和效果；另一方面能够在管外径与钢套环之间形成供减阻砂浆通过的环形空间，使得从注浆孔中注入的减阻砂浆可以经由该环形空间均匀分布在管道周围，形成润滑套，实现减少管道外壁与土壤间的摩擦阻力，提高管道顶进效率的有益功能和效果。因此，被诉侵权产品中技术特征“插口管外径呈不规则台阶状”所实现的功能和效果，与权利要求1中“管头和管尾管径一致”所实现的功能和效果具有实质性的差异，二者不属于等同的技术特征，被诉侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。

第三，所谓“等同”应当是指各对应技术特征之间的等同，而非专利技术方案与被控侵权技术方案的“整体等同”。

参考案例4

在苏州安特威阀门有限公司与上海开维喜集团股份有限公司侵害发明专利权纠纷【最高人民法院（2017）最高法民申4626号民事裁定书】中，双方争议的焦点涉及在对被诉侵权产品的“横轴与固定阀轴通过平键加紧固螺钉连接”与涉案专利的“焊接在固定阀轴上的横轴”两个构件的结构性技术特征进行比较时，是否需要考量上述特征在整个涉案专利技术方案中的效果。

对此，最高院再审认为，根据《规定》第十七条的规定，等同侵权的判断应当以技术特征进行逐一比对，而非将被诉侵权产品与专利技术方案进行整体比对。涉案专利权利要求1中限定了“焊接在固定阀轴上的横轴”以及“和横轴焊接在一起的驱动件”。原审法院认定被控侵权产品与涉案专利在横轴与固定阀轴、驱动件与横轴的连接方式上不同，比较方式并无不当。再审申请人主张原审判决脱离发明目的及其追求的技术效果，孤立、片面地评价技术特征之间的异同，违背等同侵权的基本原理缺乏依据。

第四，法院可依职权对等同侵权是否成立作出认定。

参考案例5

在温州钱峰科技有限公司与温州宁泰机械有限公司侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院（2017）最高法民申2073号民事裁定书】中，在专利权人主张相同侵权的情况下，二审判决认定等同侵权是否存在法律适用错误是案件的争议问题之一。

对此，最高院再审认为：根据《规定二》第十七条和《解释一》第七条的规定，无论是构成相同侵权还是构成等同侵权，都只是构成专利侵权的具体理由，并非权利人的诉讼请求。《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）及其相关司法解释也没有限制人民法院主动认定构成等同侵权。人民法院在查明相关技术事实的基础上，可以根据具体案情以等同侵权为由认定侵权成立，不受权利人自身理解及主张的限制。

第五，说明书已经明确记载且本领域技术人员能够确定的技术效果，在适用等同原则时应当予以考虑。

参考案例6

在最高人民法院于2019年审结的再审申请人肖勇与被申请人深圳市森诺照明有限公司侵害发明专利权纠纷案（（2019）最高法民申365号）中，争议焦点涉及被诉侵权技术方案是否有与专利权利要求1中“与LED灯条（2）插拔电连接的环形插槽”相同或者等同的技术特征？

对此，最高院再审认为，

由于专利权人对现有技术认识的有限性，以及专利审查部门对现有技术检索的局限性，说明书中记载的技术效果对于权利要求的解释只能起到参考作用。对于说明书中关于权利要求特定技术特征的技术效果的记载，需要考虑该技术效果是否确实由该技术特征所导致，该技术效果的显著程度等因素，综合判断权利要求中的该技术特征是否应当受到说明书中该技术效果记载的限定。在侵权诉讼中适用等同原则时，对于说明书中明确记载并且本领域技术人员能够确定的技术效果，应当予以考虑。

具体到本案，权利要求中只限定了灯条和环形插槽两者的连接关系是插拔电连接，并未对如何插拔电连接未进行具体限定。但是，涉案专利说明书在技术效果部分明确记载：“本发明的LED照明灯与现有技术相比，具有如下的优点：……由于采用LED灯条与插槽插拔电连接的结构，这样，对LED照明灯的维修和排除故障提供便利，当某颗或数颗LED灯珠损毁时，只需将其相应所在的LED灯条抽出，即可维修更换灯珠，而不影响其他LED灯条的使用，因此最大程度的降低了维护和使用成本”，以本领域技术人员的通常理解来说，涉案专利的“插拔电连接”确实能实现上述技术效果。因此，在争议技术特征的解释过程中，应当考虑上述技术效果。在本院组织的询问程序中，经双方当事人确认，被诉侵权技术方案相应的技术特征为，LED灯条与环形插槽在插拔的过程中并不接触，而是通过焊锡形成电连接和实现固定。由此带来的技术效果是，当灯条发生故障时，需要先破坏焊锡结构，才能实现灯条的更换和维修。因此，被诉侵权技术方案LED灯条与环形插槽通过焊锡固定电连接的技术特征与涉案专利争议技术特征不相同也不等同，被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围。

二、等同原则的的限制

第一，明确排除多余指定原则在专利侵权判定中的适用

“多余指定”原则是指如果所述领域中的技术人员再理解权利要求所限定的技术方案时认为该权利要求中记载的某一技术特征属于非必要技术特征，则可依据“多余指定”原则忽略该特征。即使被控侵权产品不具有该技术特征，也可以得出落入专利权保护范围的结论。法院适用“多余指定”原则的注明案例是1995年的“周林频谱仪案”[3]。

2005年8月，最高人民法院在如下案例中，表明了对于适用“多余指定”原则的慎重立场，同时针对专利审判实践中出现的等同原则滥用现象进行了纠正。

参考案例7

在大连新益建材有限公司与大连仁达新型墙体建材厂、大连仁达新型墙体建材厂侵犯专利权纠纷上诉案〔（2005）民三提字第1号〕中，最高院判决书明确指出：首先，从权利要求书的撰写要求看，……独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。应当认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的“多余指定原则”。其次，从权利要求书的作用看，……权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权，从而一方面为专利权人提供有效合理的保护，另一方面确保公众享有使用技术的自由。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。本案专利权利要求书对筒底和筒管的壁层结构分别给予了明确记载。所以，仁达厂关于专利筒底壁层结构不是必要技术特征的主张，不能成立。

与专利筒底壁层结构该项必要技术特征相对比，被控侵权产品筒底的水泥无机胶凝材料中没有玻璃纤维布。显然，两者并不相同。又因被控侵权产品筒底的水泥无机胶凝材料中不夹玻璃纤维布，而专利筒底的水泥无机胶凝材料中间隔夹有至少二层以上的玻璃纤维布，两者不属于基本相同的手段，故亦不等同。仅被控侵权产品筒底的技术特征与专利相应技术特征既不相同又不等同一点，就足以判定被控侵权产品没有落入专利权的保护范围。

2009年12月公布的《最高人民法院审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定：

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。 

这一规定从司法解释的更高法律层次确立了“全面覆盖原则”，即明确表明在适用等同原则时不允许忽略权利要求中记载的技术特征，多余指定原则随之退出了历史舞台。

第二，改劣发明不宜适用等同原则认定构成侵权

改劣发明是指，故意省略专利权利要求中个别必要技术特征，使其技术方案在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案。变劣发明适用等同原则在过往的司法实践中亦频频出现：即认为变劣技术方案实际上是为了规避侵权专利权二故意省略该必要技术特征，这一省略也是本领域的普通技术人员无需创造性劳动就能联想到的，则可以适用等同原则认定构成侵犯专利权。

2009年12月，最高人民法院在如下案例中明确否认了改劣侵权的适用：

参考案例8

在张建华与沈阳直连高层供暖技术有限公司、沈阳高联高层供暖联网技术有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案〔（2009）民提字83号[4]〕中，最高院指出：被控侵权技术方案是否因缺少某专利技术特征而导致技术效果的变劣，不是专利侵权判定时应当考虑的因素。本案中，被控侵权技术方案因缺少专利中的“内设有环绕螺纹导向板的杯状水封罐”技术特征，也缺少“内设有成十字直排列的止旋板”技术特征，……因此，被控侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。

第三，捐献原则用于限制等同侵权的适用

捐献原则最早于1996年在美国CAFC审理的Maxwell v. J.Barker, Inc案中确立，我国专利法中的捐献原则源于美国。

2009年12月公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定：

对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

参考案例9

在陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司等侵害发明专利权纠纷案〔（2013）民提字第225号[5]〕中，

陈顺弟主张，涉案专利说明书已经记载了步骤10、11的顺序可以调换，权利要求1并未排除说明书中记载的这一技术方案，因此调换步骤的技术方案应当纳入涉案专利权的保护范围，对本案不应适用捐献原则。

对此，最高人民法院再审认为，准确确定专利权的保护范围不仅是为专利权人提供有效法律保护的需要，也是尊重权利要求的公示和划界作用，维护社会公众信赖利益的需要。在权利要求解释中确立捐献原则，就是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。该规则的含义是，对于在专利说明书中记载而未反映在权利要求中的技术方案，不能包括在权利要求的保护范围之内。对于在说明书中披露而未写入权利要求的技术方案，如果不适用捐献原则，虽然对专利权人的保护是较为充分的，但这一方面会给专利申请人规避较宽范围的权利要求的审查提供便利，另一方面会降低权利要求的划界作用，使专利权保护范围的确定成为一件过于灵活和不确定的事情，增加了公众预测专利权保护范围的难度，不利于专利公示作用的发挥以及公众利益的维护。

按照《解释》第五条的规定，如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就视为捐献给社会。本案中的情形正是如此。涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围。

第四，禁止反悔原则用于限制等同侵权的适用。

禁止反悔原则是民事诉讼中诚实信用原则的当然之意，专利侵权诉讼中采用的禁止反悔原则特指在禁止专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限制，在侵权诉讼中又试图取消所做的限制，意图“两头得利”的行为，即称为“审批过程导致的禁止反悔（prosecution history estoppel）”。

2009年12月公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：

专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

参考案例10

在澳诺（中国）制药有限公司与湖北午时药业股份有限公司、王军社发明专利权侵权纠纷案〔（2009）民提字第20号[6]〕中，最高人民法院提审认为：“专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。”

前述专利法司法解释（一）第六条对禁止反悔原则规定了较宽的适用范围，即只要专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，通过对权利要求、说明书书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，专利权人又以等同方式纳入专利权保护范围的，都应当禁止反悔。

2016年3月公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条对禁止反悔原则的适用范围进行了限缩，增加了“明确否定”要件作为禁止反悔原则适用的例外情形，即：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

参考案例11

在曹桂兰、胡美玲、蒋莉、蒋浩天与重庆力帆汽车销售有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、江苏骅盛车用电子股份有限公司、南京九华山汽车销售服务有限责任公司、力帆实业（集团）股份有限公司、杭州亚凡汽车有限公司发明专利权侵权纠纷案〔（2017）最高法民申1826号[7]〕中，案件焦点在于，蒋小平对于特征a、b作出的限制性意见陈述是否产生了“技术方案的放弃”的法律后果？

值得关注的是，在专利授权和确权阶段，专利权人蒋小平认可涉案专利权利要求1与证据1存在区别特征a、b、c三个技术特征，第25637号无效决定书也列明了上述三个区别技术特征，但专利复审委员会并没有对区别技术特征a和b是否使得涉案专利具有创造性进行具体评价，而仅就特征c使得专利具备创造性作出了认定，并在此基础上维持专利权有效。

对此，江苏省高级人民法院二审认为：

本案中，蒋小平就a、b区别特征所作限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断相关的内容，而专利复审委并没有对a、b特征是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于“未予评述”，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合“明确否定”的要求。“明确否定”应当是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。

最高人民法院再审则认为：

“权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。根据本案的上述相关事实，在授权程序中，国家知识产权局专利审查部门对蒋小平关于技术特征a、b的陈述意见不予认可，持明确否定意见，而且，涉案专利获得授权并非基于对特征a、b作出的限缩性陈述。在后续的无效审查程序，专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见。在评价涉案专利具有创造性时，尽管无效决定将技术特征a、b作为区别特征予以了罗列，但技术特征a、b的存在并未影响专利复审委员会以现有技术存在相反的技术教导，本领域技术人员不存在结合特征c“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”的动机，而使得涉案专利具有创造性的审查评判。由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论，在这种情况下，应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。这与所作的限缩性陈述并未带来专利权的获得和专利权的维持的事实相符，与“禁止反悔原则”原则防止权利人“两头得利”的目的不相悖。因此，蒋小平关于特征a、b的意见陈述，不发生技术方案被放弃的法律效果。”

通过该案例，最高院进一步明确了司法解释（二）第十三条规定的“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。

第五，采用与权利要求限定的技术手段相反的技术方案不构成等同侵权。

参考案例12

在北京市捷瑞特弹性阻尼体技术研究中心与被申请人北京金自天和缓冲技术有限公司、王菡夏侵害实用新型专利权纠纷一案（（2013）民申字第1146号[8]）[9]中，案件的争议焦点在于被诉侵权产品与涉案专利权利要求1中的单向限流装置的安装方式是否构成等同。

对此，最高院再审认为：从涉案专利说明书的记载来看，涉案专利的发明目的是提供一种快进慢出型的弹性阻尼体缓冲器。为实现这一发明目的，涉案专利在单向限流装置上采取了压缩行程时打开，回复行程时关闭的安装方式，以达到承撞头快进慢出的效果。对此，涉案专利权利要求1对单向限流装置的安装方式也作出了明确的限定。而本案被诉侵权产品在单向限流装置上采取的是压缩行程时关闭，回复行程时打开的安装方式，实现的是承撞头慢进快出的效果。因此，本案被诉侵权产品在单向限流装置的安装方式上与涉案专利权利要求1限定的安装方式既不相同，也不等同，没有落入涉案专利权的保护范围。

第六，通过特意强调某一特征的用语含义而有意排除的特定技术方案，不构成等同侵权

参考案例13

在最高人民法院于2020年审结的上诉人深圳市鑫华隆科技有限公司与被上诉人邓育智侵害实用新型专利权纠纷案（（2020）最高法知民终1310号[10]）中，争议焦点在于：被诉侵权产品只在治具托盘相对的两个边上设置了边位推拉装置的技术方案与涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”是否构成等同特征？

对此，最高人民法院二审认为：

如果对于本领域普通技术人员而言，专利权人或专利申请人在权利要求中特意强调并有意排除特定技术方案的，不宜再通过适用等同将其纳入专利权保护范围。

本案中，涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”明确限定了在“每个边上”设置边位夹持装置，结合专利说明书关于涉案专利有益效果的描述，角位夹持和边位夹持结合的结构一方面方便PCB板固定与拆装，另一方面在回流锡焊过程中能够实现对PCB板的稳固夹持。由此，本领域技术人员可知，在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与每个边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同，二者并无实质性差异，邓育智对此亦予以确认。由此，因涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”特意强调了“每个边上”的限定作用，本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解，权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征d“在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”的意思，故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。

第七，未将明确知晓的技术方案未写入权利要求的，不构成等同侵权

最高人民法院通过2015年审结的如下案例明确表达了其对于等同原则适用的应更为严格和谨慎的态度：

如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案，可结合说明书及附图内容予以认定，并应将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。

参考案例14

在最高人民法院2015年审结的孙俊义、任丘市博成水暖器材有限公司侵害实用新型专利权纠纷案件中（案号为（2015）民申字第740号[11]），案件的争议焦点在于被控侵权产品“一体式盖母进水套上表面为平面”，与涉案专利权利要求中“进水套的上表面呈锥面”是否构成等同的技术特征？

对此，最高人民法院指出：等同原则的适用须考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况，合理界定专利权的保护范围。本案中，涉案ZL200320112523.2“防粘连自动排气阀”实用新型专利权利要求1和说明书均记载：进水套的上表面呈锥面。这表明，孙俊义在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面，不是平面，而锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴此，在侵权判定时，不能将技术特征“锥面”扩张到“平面”予以保护，否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益，动摇专利制度的基石。故本案中，被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求记载的技术特征相比，并未构成等同的技术特征，被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。

另外，关于孙俊义主张最高人民法院（2009）民申字第157号民事裁定已认定等同侵权的问题。最高人民法院回应道：本院认为，一方面，随着专利制度的进一步普及和发展，专利权人的专利文件撰写水平不断提高，专利行政部门对专利申请文件的撰写要求更为严格，等同原则对于撰写水平较低专利的保护作用在逐级减弱；另一方面，人民法院对等同原则的认识更为深刻，对等同原则的适用也更为严格和谨慎。故最高人民法院（2009）民申字第157号民事裁定对等同侵权的认定并不影响本案侵权是否成立的判定。

最高人民法院通过在2021年审结的如下案例再次表明对于严格限制等同原则适用的严肃立场：

参考案例15

在最高人民法院2021年7月审结的常州格瑞德园林机械有限公司、宁波昂霖智能装备有限公司侵害发明专利权纠纷二审民事判决书（案号为（2021）最高法知民终192号[12]）中，案件争议焦点在于：被诉侵权产品以燃油发动机作为动力源驱动与专利权利要求限定的“一种电动绿篱机”是否构成等同技术特征？

对此，最高人民法院认为：

根据说明书的记载可知，专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时，即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果，但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动，即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动，而非燃油发动机驱动。从说明书的相关内容可以看出，专利申请人在撰写涉案专利权利要求时，基于对环保效果的追求，专利申请人并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。换言之，本领域普通技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等，完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。综上，原审法院对于被诉侵权产品和涉案专利的驱动方式技术特征构成等同的认定结论不当，本院依法予以纠正。

结  语

自等同原则于2001年在我国首次确立以来，经过20余年的司法实践，最高人民法院通过司法解释及丰富的司法判例逐步细化了等同原则“三基本相同+显而易见性”的适用条件、适用范围及适用方法，同时也通过排除多余指定原则、改劣侵权、全面覆盖原则、捐献原则、禁反悔原则、特意排除原则、可预见规则等对等同原则的适用施加必要限制，兼顾了专利权人和社会公众的利益。笔者相信，只有为专利权人提供充分且适当的保护，才能够做到保护专利权人在现有技术基础上作出的技术贡献，实现促进科学技术进步之目的。

注释

[1] 该案为2009最高院知识产权年度报告案例04

[2] 该案为2010年最高院知识产权年度案例04

[3] 参见北京市中级人民法院（1993）中经知初字第704号民事判决书和北京市高级人民法院（1995）高知终字第22号民事判决书。

[4] 该案为2009最高院知识产权年度报告案例01

[5] 该案为2013最高院知识产权年度报告案例05

[6] 该案为2010最高院知识产权年度报告05

[7] 该案为2017最高院知识产权年度报告案例02

[8] 该案为2013最高院知识产权年度报告案例04

[9] 该案为2013最高院知识产权年度报告案例04

[10] 该案为2020最高院知识产权年度报告案例10

[11] 该案为2015最高院知识产权年度报告案例27

[12] 该案为2021最高院知识产权年度报告案例22

扫码添加知产小管家，注明姓名+单位+等同原则

即可直接获取本文中例举判决书

（图片来源 | 网络）