美最高院受理GSK v. Teva案，“瘦标签”是否存在诱导侵权再起争议

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作者 | IvesDuran

编辑 | 墨客

近日，梯瓦制药（Teva Pharmacetucials，下简称Teva）向美国最高法院提交了一份上诉书，要求推翻联邦巡回上诉法院的裁决，认定该公司销售卡维地洛（Carvedilol）仿制药的行为，不够成对原研企业葛兰素史克（GlaxoSmithKline,下简称GSK）的专利侵权。

彼时，Teva为了促进仿制药早日上市，避免落入原研专利保护范围，采用了仿制药企常用的“瘦标签”（Skinny Label）策略。

ANDA filers can seek approval for generic products with labels that “carve out” patented indications.（Section 505(j)(2)(A)(viii) of the FDCA, 21 USC § 355(j)(2)(A)(viii) )

基于美国食品、药品与化妆品法案，ANDA申请者可以为“剥离”（Carve out)了专利适应症标签的仿制药申请批准。

但这一常见又有些“冒险”的行为，也成为了梯瓦制药被诉专利侵权的“导火索”。

2021年联邦巡回上诉法院重审裁定确认，Teva因其诱导专利侵权行为，需要赔偿GSK高达2.6亿余美元赔偿金。

巨额判赔做出之后，引发医药行业广泛关注。1984 年Hatch-Waxman 法案的合著者、前加利福尼亚州众议院 Henry Waxman 在一份法庭文件中表示，该案的裁决结果，将对 Hatch-Waxman 法案的仿制药计划产生破坏性影响。

而今，Teva提交的请愿能否为该案的裁决带来转机，再次引发业界关注。

本文简要梳理了GSKv.Teva案的案件背景及最新进展，供读者参考。

前情：Teva仿制药采用“瘦标签”上市销售 遭GSK巨额索赔

（Carvedilol-Teva）

卡维地洛（Carvedilol，商品名：Coreg）是一款用于治疗心脏病的“老药”，问世于上个世纪八十年代，是一种β受体阻滞剂。

（US4503067A）

针对卡维地洛，GSK做了周密的专利布局。1985年，US4503067A专利（下称067号专利）公开，描述了一种使用卡维地洛治疗高血压和心绞痛的方法。067号专利将于2007年3月过期。

1997年5月，GSK的新药申请（NDA）获批，商品名为Coreg®，适应症为高血压和充血性心力衰竭（Congestive Heart Failure,CHF）。

（US5760069）

（US5902821）

Coreg®首次获批时，橙皮书中公开的药品专利只有3件，除了067号专利之外，还有US5760069（下称069号专利）和US5902821（下称821号专利）。这两件专利均与适用卡维地洛治疗心力衰竭（CHF）有关，分别将于2015年6月、2016年2月到期。

2003年，GSK给Coreg®增加了一个适应症——“心肌梗塞之后的左心室功能障碍”（Post-MILVD），但并没有同时在橙皮书中新增与这一适应症相关的专利。

2002年3月，Teva提交了一份关于卡维地洛仿制药的简略新药申请（ANDA）。与此同时，Teva递交声明称，其不会侵犯橙皮书中公开的任何一项专利。

其中，针对067号专利，Teva做出Paragraph III声明，即在067号专利到期之前不会推出其仿制产品；针对069号专利、821号专利，Teva递交了Paragraph IV声明，即认为Teva不会侵犯这两件专利，因为这两件专利应当被无效或者是不可执行的。

彼时，GSK没有采用典型的ANDA争议处理方式，控告Teva拟制侵权，而是针对069号专利提交了一个再版申请。

'Carvedilol Tablets are theAB-rated generic equivalent of GSK’s Coreg® Tablets and are indicated fortreatment of heart failure and hypertension……'

2004年，Teva的ANDA申请获得FDA的临时性批准。Teva在新闻稿中称“卡维地洛片是 GSK 的 Coreg® 片剂的 AB评级等效药，适用于治疗CHF和高血压”。

基于Hatch-Waxman法案，仿制药生产企业在提交ANDA申请时，依据FDA指定的参比目录递交数据，证明仿制药品的安全性和有效性。在审批ANDA申请时，FDA会同时审批仿制药与原研药品相比是否具有治疗等效性，如果有即授予该仿制药“AB评级”（AB-rated）。根据部分州的法律，药剂师在向患者开具许可产品的处方时，可以用获得AB评级的等效仿制药替代原研药。

ADNA的审批过程中，Teva修改了针对卡维地洛的ANDA和推荐标签，去除（Carve out）了CHF这一适应症。

2007年9月，GSK的067号专利失效之后，Teva的卡维地洛仿制药开始上市销售。此时，Teva的卡维地洛仿制药标签仅包含高血压和心肌梗塞之后的左心室功能障碍（Post-MILVD）。换句话说，卡维地洛仿制药上市之时，高血压和Post-MILVD这两个适应症均没有原研专利权覆盖。

值得一提的是，包括Teva，同一批获得卡维地洛仿制药上市审批的共有14家仿制药企，均为在治疗等效性上能够替代原研药的AB评级等效仿制药。

'Coreg is a widely used medicationthat is FDA-approved to treat high blood pressure, mild to severe chronic heartfailure and left ventricular dysfunction following a heart attack

……

the labeling of the generic products may differ from that of Coreg because parts of the Coreg labeling are protected by patents and/or exclusivity'

对此，FDA在新闻稿中表示，获批上市的卡维地洛仿制药可以用来治疗包括CHF在内的疾病。……但考虑到卡维地洛中的部分标签还在专利保护范围内，部分仿制药在标签上存在差异。

FDA的新闻稿发布后，Teva也在新闻稿中宣布了自家卡维地洛仿制药获批的消息。但在此之后，Teva也公开表示，不建议其生产销售的卡维地洛仿制药用于治疗CHF。

（Method of treatment for decreasing mortality resulting from congestive heart failure，权利要求1）

2008年，GSK的069号专利的再版申请获得批准，专利号变更为USRE40000（下称000号专利）。该专利描述了一种降低充血性心力衰竭（CHF）患者死亡的办法。000号专利公开之后，GSK很快就将FDA橙皮书上的069专利替换为000号专利。

2011年5月，FDA批准Teva可以在2014年修改卡维地洛仿制药标签栏，添加CHF这一适应症，使得Teva的仿制药标签与葛兰素史克的原研标签完全相同。

这一修改标签的做法，看起来“中规中矩”，却在000号专利行将到期之时，给Teva惹上专利侵权诉讼。

2014年7月3日，GSK向美国特拉华地区法院递交诉状，起诉Teva生产销售的卡维地洛仿制药侵犯其享有的000号专利权。此时，000号专利还有不到一年就将到期，Teva的仿制药也已上市三年有余。

GSK诉称，Teva的AB评级仿制药获得批准，说明该药物在疗效上等同于GSK的卡维地洛原研药。对于药剂师来说，药品标签的描述是他们为患者开药的标准。而Teva通过去除CHF适应症的“瘦标签”方式销售，以及之后添加CHF适应症的“全标签”方式销售，致使药剂师的用药行为构成对GSK涉案000号专利权的直接侵犯，据此索赔7.5亿余美元。

博弈：“瘦标签”与诱导侵权的关系

35 U.S.C. § 271(b)：Whoever actively induces infringement of a patentshall be liable as an infringer.

根据美国专利法案，任何实际上诱导实施专利侵权的主体应当承担侵权赔偿责任。

但根据在先判例，诱导侵权的认定，需要有充分证据证明被告为鼓励直接侵权采取了积极的措施，仅了解产品的特性或产品可能被用于侵权用途是不够的，必须表明诱导侵权的具体意图和行动。

特拉华州地区法院审理过程中，陪审团先是做出了侵权裁决，认为Teva应当为“瘦标签”和“全标签”期间对000号专利的诱导侵权行为承担赔偿责任，赔偿金高达2.3亿余美元。然而，这一裁决结果在Teva提交更新动议之后，被法院撤销。

该地区法院认为，没有充分的证据证明Teva在使用“瘦标签”与“全标签”期间存在诱导侵权的行为。

具体而言，地区法院法官Leonard Stark表示，Teva提交的证据足以证明医生开出侵权处方与Teva的“瘦标签”或“全标签”没有必然联系。

这些证据得出的结论是：医生可以使用各种资源，例如美国心脏协会和美国心脏病学会指南，他们在做出治疗决定时依赖这些资源；GSK 的 Coreg 标签/产品插页的证明以及它的促销活动，可以指导医生如何使用卡维地洛；医生的专家证词表明，他们在决定如何开出 Teva 的仿制药时依赖指南和研究，以及他们自己的经验和GSK 的营销。

GSK向联邦巡回上诉法院提起提交诉状，主张地区法院的认定事实和说理均存在错误。GSK认为，有大量证据表明，Teva将卡维地洛仿制药市场化的过程中,在明知其侵权用途的情况下,将其仿制药宣传为与Coreg®相同，符合主动诱导侵权的法律要求。

Teva则回应称，心脏病专家已经知晓卡维地洛的用途包含CHF，Teva没有直接导致他们侵权。而且，2004年至2008年期间，Teva就卡维地洛发布新闻稿的行为，不应当被视为诱导侵权，因为当时涉案000号专利还没有公布 。

2020年10月，联邦巡回上诉法院综合考虑了GSK和Teva提交的证据，陪审团以2：1的支持与反对比，撤销了特拉华州地区法院批准的更新动议，恢复了该初级法院陪审团最初做出的裁决:

Teva使用“瘦标签”与“全标签”均构成对000号专利的诱导侵权，GSK有权获得2.3亿余美元的侵权损失以及140万美元的版税损失。

陪审团大多数意见引用了多起生物医药领域在先判例，用以说明诱导侵权的判断标准。

比如，Eli Lilly & Co.v. Teva Parenteral Meds.Inc.(Fed.Cir.2017)，裁判观点认为，证据表明，被告寻求的产品标签将不可避免地导致一些医师的侵权行为；AstraZeneca LP v. Apotex, Inc.(Fed. Cir. 2010) ，裁判观点认为，尽管意识到争议的药品标签存在侵权问题，Apotex 仍继续实施分销其仿制药产品的计划，属于诱导侵权。

更多内容参见：

GLAXOSMITHKLINE LLC v.

TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC.

（Fed. Cir.October 2, 2020）

联邦上诉法院的裁决做出之后，Teva申请复审。然而，联邦上诉法院的裁决并没有被推翻。多数意见认为，FDA对于仿制药的审查范围有限，FDA提交的文件不能替代侵权分析。基于实质性证据对具体个案的审查，不会破坏Hatch-Waxman法案就Section viii例外达成的“平衡”。

更多内容参见：

GLAXOSMITHKLINE LLC v. 

TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC.

（Fed. Cir.August 5,2021）

值得一提的是，在联邦上诉法院的首次裁决和复审裁决中均提出异议的Prost法官认为：该案的裁决结果会给遵循“瘦标签”途径获得批准的仿制药制造商留下重大风险和不确定性。这也是该案裁决之后，一些仿制药企“担忧”的问题。

仿制药企想要“复制”原研的产品，涵盖该产品的专利和一些适应症的专利已经过期，但原研仍有部分适用方法专利处于有效状态。试问，在现有的规则之下，仿制药企想要通过“剔除”专利适应症的方式上市销售，要做到多小心，才能避免被判为诱导侵权？

针对GSKv.Teva的裁决结果，法律专家表示，该裁决可能增加了仿制药供应商试图将自己的产品推向市场的复杂性。

'This opinion makes clear that a label, if it's not particularly carefully written, even if it tries to avoid infringing, it can still be read as a user manual, which is a classic way to induce infringement.'

比如，乔治华盛顿大学法学教授Dmitry Kashtedt表示，该案的裁决意味着，如果仿制药企不谨慎填写药品标签，即使它试图避免侵权，它仍然可以被理解为用户手册，这是诱发侵权的典型方式。

7月11日，Teva针对此案向美最高法递交了请愿书，并于13日获得美最高法立案受理。

更多内容参见：

Teva v. GSK, et al. cert petition, 

field July 14, 2022

Teva表示，其遵循FDA规则申请上市销售卡维地洛仿制药。依照Hatch-Waxman 法案，FDA 依赖于品牌方表示其方法专利所涵盖的内容，以确定“瘦标签”的内容。仿制药不能自己写标签以避免侵权；他们必须遵守品牌标签，除非 FDA 允许他们开发专利适应症。

然而，巡回上诉法院做出的裁决结果意味着，仿制药企单纯的遵循品牌的陈述与FDA的指示已经不足以让使其在没有侵权风险的前提下进行销售。因为“每个‘瘦标签’都将成为诱导侵权诉讼的目标”，这恰恰有悖于“瘦标签”规则之本意。

原研企业经常通过布局一些⽤途专利，以阻⽌标有⾮专利⽤途的仿制药上市，这一竞争阻碍可能持续数年之久，显然不利于遏制药品价格上涨。

目前，我国尚无专利间接侵权的概念。此类案件放在国内的法律框架之下，同样是一个复杂的议题。

2016年《最高人民法院关于审侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第21条规定，

明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

《民法典》1169条 教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。

教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的，应当承担侵权责任；该无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人未尽到监护职责的，应当承担相应的责任。

落脚到医药领域，探讨专利间接侵权问题，普遍都会引用到诺华诉重庆新原兴药业有限公司专利侵权案以作参考。

该案中，重庆新原兴药业制造并许诺销售了用于合成伊马替尼的中间体哌嗪苯甲酸，但并没有销售给其他企业制成伊马替尼。由于其在网站上明确说明前述中间体为制造伊马替尼和甲磺酸伊马替尼的中间体，尽管该中间体并未直接落入原告专利保护范围，但被告制造、销售该中间体必然导致买受人实施侵犯原告专利权的行为，且被告对该后果是明知的，故被告构成间接侵权。

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获取（2008）渝高法民终字第230号判决全文

Teva提交的请愿，能否让这个备受关注的诱导侵权案迎来转机，知产力MED+将持续保持关注。

该案的裁决结果对于想要开拓美国市场的仿制药企而言，有何借鉴意义，欢迎投稿分享您的看法。

部分参考资料：

[1]关于"前药、代谢物、中间体侵权问题”的几点商榷https://mp.weixin.qq.com/s/0jllEoAyrP3gErz0WfuIxA

[2]《中外法学》2021年第5期 ▏蔡元臻：专利间接侵权制度专门化研究

https://mp.weixin.qq.com/s/eiAJWKvQoFhgqdsfHEwnYw

[3]医药领域的专利间接侵权问题研究（一）

https://mp.weixin.qq.com/s/F6Htbs0Fj5-f5cwrjRzeww

[4]Federal Circuit Issues Second GSK v. Teva Opinion On “Skinny” Label-Based Inducement

https://www.1600ptab.com/2021/09/federal-circuit-issues-second-gsk-v-teva-opinion/

[5]美国“瘦标签（skinny label）”药品销售是否诱导侵权？https://mp.weixin.qq.com/s/hFLKnb9cyVAQVEJdmVZWxg

[6]https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/18-1976.opinion.10-2-2020_1663180.pdf

[7]Teva warns 'skinny label' ruling could sow 'competition-killing uncertainty' for generics

https://www.fiercepharma.com/pharma/teva-petitioning-235m-skinny-label-loss-gsk-warns-courts-decision-could-sow-competition

[8]GlaxoSmithKline LLC v. Teva Pharmnaceuticals USA (Fed. Cir. 2022)

https://www.jdsupra.com/legalnews/glaxosmithkline-llc-v-teva-2829670/

[9]以邻为鉴 美国FDA对仿制药审批的前世今生（转载）https://mp.weixin.qq.com/s/GY44LTo8gQWpMSYBeGNUyA

[10]What GSK v. Teva Means for ANDA Skinny Labels

https://www.pharmalawgrp.com/blog/15/what-gsk-v-teva-means-for-anda-skinny-labels/

[11]药企怎样在专利链接制度下合理合规提前准备仿制药上市http://www.iprdaily.cn/article_26093.html

[12]药政法规对制药业市场竞争的影响―以Product hopping为视角

https://stlaw.pku.edu.cn/yyf/4751.htm

[13]美国“瘦标签（skinny label）”药品销售是否诱导侵权？

https://mp.weixin.qq.com/s/hFLKnb9cyVAQVEJdmVZWxg

[14]标签剔除与专利侵权：观点分裂的再审判决，仿制药商前途灰暗

https://mp.weixin.qq.com/s/W21nsvWX70K3UpNhSgsb1g

[15]Skinny Label Doesn’t Prevent Infringement Liability

https://www.natlawreview.com/article/skinny-label-doesn-t-prevent-infringement-liability

[16]Federal Circuit Denies En Banc Review in GlaxoSmithKline LLC v. Teva Pharmaceuticals USA

https://www.patentdocs.org/2022/02/glaxosmithkline-llc-v-teva-pharmnaceuticals-usa-fed-cir-2022.html

[17]GSK again scores $235M in 'skinny label' case, but court admits it's 'unclear what Teva even did wrong'

https://www.fiercepharma.com/pharma/court-reaffirms-235m-judgement-for-gsk-against-generic-manufacturer-teva-skinny-label-case

[18]药品生命周期管理中的专利策略和实务（三）│ 缩减标签（Skinny label）

https://zhuanlan.zhihu.com/p/385077121

[19]GSK v. Teva - No Safe Harbor for Skinny Labels

https://www.jdsupra.com/legalnews/gsk-v-teva-no-safe-harbor-for-skinny-8384866/

[20]Skinny Labeling是什么? 为什么会导致法律纠纷?

https://xueqiu.com/1222332425/205741099

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（图片来源 | 网络）