“代理机构禁注非代理服务商标”之法律实务分析

作者 |曾昭榕  北京玺泽律师事务所

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自2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称“《商标法》”）修改以来，商标局因申请人是“商标代理机构”而予以驳回其申请商标的情形愈发普遍，究其根本，在于现行《商标法》第十九条四款规定了“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”；同时，2014年修订的《中华人民共和国商标法实施条例》（以下简称“《商标法实施条例》”）也在第八十七条作出了“商标代理机构申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，商标局不予受理”的规定。

在这种严厉禁止的条款之下，市场上商标代理机构恶意抢注的囤积行为确实得到了缓解，但也招致诸多质疑，不少人认为上述条款过于严苛，不免有矫枉过正之嫌。原因在于，代理机构也属于法律上的应然权利人，如若其单纯出于保护自己商号的目的而在其他类别上申请注册，此时，若商标局在行使自由裁量权时依照法条一律驳回，难免产生出其他负面影响。

因此，本文试图以近期商标局以“申请人是商标代理机构”为由而驳回商标的现况为对象，从法律依据及法理考量、商标局驳回之把握尺度、驳回之合理性分析、对申请人的影响及其应对措施四个方面入手，就司法实践的角度对上述问题进行分析。

一、法律依据及法理考量

全国人大在2012年初审公布《中华人民共和国商标法修正案（草案）条文及说明》时，新增了第19条“从事商标代理业务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规”的规定。[1]但该条规定过于简略，后来经过审议，立法者才作出上述详细规定。

立法者对上述条款的立法目的也做了简要的说明：“一些地方、部门、企业提出，实践中一些商标代理组织违反诚实信用原则，利用其业务上的优势帮助委托人进行恶意商标注册，甚至自己恶意抢注他人商标牟利，建议进一步对商标代理活动予以规范。法律委员会经研究，建议增加以下规定：……明确商标代理组织不得自行申请注册商标牟利[2]。简言之，立法者之所以如此严阵以待商标代理机构的商标注册行为，实际上是为了规制其利用业务便利，违反诚实信用原则而恶意抢注、大量囤标并以此牟利的行为。

二、商标局驳回之把握尺度

在分析商标局对申请商标审查的实际把握方面，我们需要先从商标代理机构注册商标可选择的类别入手。

《商标法》第十九条第四款只允许商标代理机构对其“代理服务”申请商标注册，因此，对“代理服务”的解释，也就决定了商标代理机构注册商标可选择的类别群组范围。

根据《商标法实施条例》第八十三条，商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜。依据该条，并结合《商标注册用商品和服务国际分类》、《类似商品和服务区分表》，本文认为，从事商标代理业务的商标代理机构在进行商标注册时，如依据文义解释方法，严格按照法条规定的对“代理服务”进行注册，第45类4506群组的“法律服务”应该其唯一选择，并且还需要进一步限定在与商标代理业务有关的服务上。“调解、仲裁”等服务由于与商标代理业务不相关，商标代理机构亦无权涉足。

考虑到商标局在进行商标注册申请审查时通常仅按照法条规定进行文义解释，自主裁量范围有限且带有一定机械性，因此，实践中申请商标因“申请人是商标代理机构”而被予驳回的情形也就不足为奇了。举例而言，今年6月份，一家主营网络游戏开发、网络科技开发、计算机软硬件的游戏公司在进行商标的注册申请时，仅仅因其营业执照上的营业范围包含了“知识产权代理”便惨遭驳回，即使该公司从未经营过“商标代理”业务，更不属于商标代理机构。最终，该公司不得不通过工商变更登记删除了其营业范围内的“知识产权代理”，方才通过了商标局的严审。

三、驳回之合理性分析

对于商标局运用上述条款的进行驳回，诟病者居多。本文认为，从主观上看，这是商标局不得不遵从法条本身及其背后立意的结果；但从客观而言，确有过分苛刻之嫌。

《商标法》第十九条实际上颇有非此即彼、非黑即白的意味。立法者显然是基于如下考虑，即：倘若对“代理服务”不加限定地进行扩大解释，则代理机构所从事的许多边缘性服务也将被纳入这一范围，如提供与商标代理相关的教育培训服务、从事书籍出版业务、开发并提供业务相关软件以及其他关联性中介服务等；现实情况下，代理机构的客户并不知晓代理机构背后所运营的其他业务，若客户本身恰好就是上述行业的从业者，那么潜在利益冲突的可能性便大大增加。可以说，“如果对‘代理服务’进行宽泛解释，许可它延伸到那些与商标代理业务合理相关的服务领域，则很有可能打开一个潘多拉魔盒”[3]。

《商标法》第十九条四款恰是立法者上述考量的直接体现。商标局作为《商标法》执行的第一前线，自然不得不贯彻该立法意图，而不能架空甚至违背法律条文的字面含义，实际上，商标局在实际的注册申请审查中并没有过多的权衡空间。即便拒绝商标代理机构的商标申请会给商标代理机构的正常业务带来一些负面影响，商标局也“理应”一并驳回。

四、对申请人的影响及其应对措施

对于申请人的影响主要可从两个方面加以考量：其一，就代理机构自身而言，其业务范围会被过度限制，难以名正言顺地使用自身商标开展其他相关业务；其二，代理机构被商标侵权的风险系数增大，针对他人在“代理服务”之外其他类别所进行的商标抢注，提起异议或无效宣告无疑都是“费力难讨好”的活儿，对商标使用证据的严格标准无疑让很多代理机构望而却步。

商标局对《商标法》第十九条四款的严格贯彻确实会给代理机构的业务开展带来一定的不便，自我维权之路亦并非畅通无阻。但是，即使商标局严格限制代理机构的商标注册，若直接得出适用上述法律条款会过度损害其商业利益的结论，未免过于草率。

《商标法》作为知识产权法三部曲之一，除归属于民法体系之外，还受到《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称“《反不正当竞争法》”）的兜底保护。《中华人民共和国民法总则》第一百一十条第二款规定：“法人、非法人组织享有名称权、名誉权、荣誉权等权利”；《反不正当竞争法》第六条规定：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称......”。

商标代理机构试图通过扩展业务范围来扩大在代理服务领域的商誉，这一做法在《商标法》的字里行间里看似被禁止，但若着眼于整个民法体系，可以发现法律已然能够给予其必要的庇护。很显然，商标代理机构并不需要获得在先注册商标作为权利对抗，若第三人或第三方机构恶意使用代理机构名称经营“代理服务”外的其他相关业务，“企业名称权”本就可以作为法律武器抗衡之。

在多数情况下，代理机构通常都以自身名义对外提供服务，但也不排除存在使用与企业名称相距甚远的商标与外界对接的情况。如确有这一必要，商标代理机构大可另行设立独立的实体机构，以合作或者控股的形式开展业务。但无论如何，这一行为总归受限于诚实信用原则，若代理机构在这一过程中有违诚信、损害客户利益，依然要承担法律责任。

综合而言，《商标法》第十九条第四款实则是两种利益的衡量；在商标领域，虽然立法者通过严格限定“代理业务”范围而最终舍弃了商标代理机构的部分经营利益，但在整个民法体系之内，代理机构的正当商业利益依然内存于法律的保护范围。

（本文仅代表作者个人观点。）

注释：

[1] 全国人大常委会 《中华人民共和国商标法修正案（草案）条文及说明》，2012年12月28日发布。

[2] 全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国商标法修正案(草案)》修改情况的汇报－－2013年6月26日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议上全国人大法律委员会副主任委员谢经荣的发言稿。

[3] 崔国斌《代理机构禁注非代理服务商标条款的适用》