特稿 | 对于职务发明的专利（申请）权权属纠纷问题探析

作者 | 郭舸源 上海汉之律师事务所

编辑 | 墨客

目   录

一、概述

(一) 关于职务发明的法律规定

(二)我国职务发明权属纠纷的现状

二、关于职务发明诉讼认定要点

(一) 主体要件

(二) 职务要件

(三) 时间要件

(四) 关联要件

(五) 关于技术方案的技术比对标准

三、 基于职务发明权属纠纷中的损害赔偿

(一) 可能引发当事人损害的情形

(二) 法院支持损害赔偿的类型以及赔偿范围

(三) 法院不支持损害赔偿的情形

(四) 向当事人释明需另案起诉的情形

一、概述

(一) 关于职务发明的法律规定

根据我国《专利法》第六条第一款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造（以下简称“职务发明”），据此，职务发明可被分为两种类型，一种是雇员执行本单位的任务的任务发明，另一类是雇员主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造（方便起见，本文将该类型的职务发明简称为“借助型职务发明”），《专利法实施细则（2010）》第十二条则在《专利法》的上述规定基础上，进一步将任务发明区分为下述三种情形：

（一）在本职工作中作出的发明创造；

（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

在司法实务中，前两种类型的任务发明一般与发明人奖励、报酬纠纷等联系较多，而容易引起（原单位与离职员工）相关权属争议的纠纷主要集于离职员工作出的任务发明以及借助型职务发明两类职务发明的情形，故本文依据上述有关“职务发明”的法律规定并结合《民法典》有关“职务技术成果”的规定，对（离职员工的）职务发明诉讼认定要点、相关权属纠纷争议的解决方式、基于职务发明权属纠纷中的损害赔偿等若干实务问题略作展开探讨。

(二) 我国职务发明权属纠纷的现状

从统计数据上看，职务发明在我国授权的专利成果中占据了非常重要的地位，仅从2021年的专利授权数据上看，我国授权发明专利69.6万件，其中国内发明专利授权58.6万件，在国内发明专利授权中，职务发明专利授权56.5万件，占96.4%；非职务发明授权2.1万件，仅占3.6%[1]。而从同比增长速度看，职务发明的增长速度还要领先非职务发明10个百分点以上。

在现实情况中，员工在原单位从事相关研发工作时，基于原单位任职期间的任务成果或物质技术条件而获得新的研发成果，在离职后利用自己的专业知识进一步研发取得技术成果的现象比较普遍，由于对该技术成果的归属存在认识分歧，加之往往离职员工所在的新工作单位与原单位可能构成一定的竞争关系，从而使得因职务发明导致原用人单位与离职员工诉诸法庭的纠纷案件屡见不鲜，根据最高人民法院报告显示“专利（申请）权权属纠纷中职务发明纠纷占比最高。如何理解诉争发明与员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务‘相关’、如何把握诉争发明是否‘主要利用’原单位物质技术条件，系此类案件的主要争议点”。[2]

职务发明，又被称为“员工发明”（Service Invention, Employee Invention, On-duty Invention），与我国情况类似，许多发达国家的职务发明占比均达到了90%以上。各国专利制度之所以普遍引入“职务发明”这一概念，仍是主要基于专利权制度平衡原则的考虑，由于当今绝大多数发明创造都是得益于单位（企业、学校、研究所等）作为组织者或者物质技术条件的提供者才得以实现，既然职务发明作为单位投入有效主导管理、物质技术条件与发明人智力投入共同的结果，必须兼顾双方的利益、调动双方的积极性才能起到持续鼓励创新的积极作用。

而从政治经济学的角度看，职务发明一定程度上体现了“职务发明的发明人”（即《民法典》的“职务技术成果的完成人”，本文姑且对”发明人”这一概念采用与《民法典》所称的“技术成果的完成人”一致的内涵，指对技术成果单独或者共同作出创造性贡献的人，并非仅仅挂名）劳动力价值实现的过程，作为雇员发明人既已获得任职期间的劳动报酬，就不能再主张同时占有任职期间的相关劳动成果，这体现为“雇员自身技术能力产出的智力成果”与“雇主单位支付报酬以实现对雇员劳动成果占有”之间的交换关系。同时，技术研发活动本身具有连续性的特点,特别是任务发明还体现了单位作为主导者的创意贡献，在劳动关系解除后，相关技术成果较容易随着雇员转入新单位而使得原单位承担已投入各项资源的损失，故强调职务发明的属性与认定规则，有利于充分保护原单位与研发成果原本的关联性。

二、关于职务发明诉讼认定要点

关于职务发明的相关法律法规以《专利法》、《专利法实施细则》的规定为主，个别情况下会涉及到《民法典》以及最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《技术合同司法解释》）等关于“职务技术成果”的相关规定。我国法院对于“职务发明”相关纠纷诉讼中的审理依据基本以《专利法》第六条以及《专利法实施细则（2010）》第12条的规定为准，为了更好地聚焦于这一纠纷类型，故本文将主要探析离职员工的“任务发明”与“借助型职务发明”这两类职务发明的权属纠纷诉讼情况。

通过对最高院相关案件审判结果的梳理后，笔者沿用其对职务发明尤其是“任务发明”提出下述认定条件，包括：

1、作出发明创造的发明人曾是主张权利的原单位员工；

2、该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；

3、发明创造是员工离职后一年内作出的；

4、发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。

因此，综合相关法律规定与上述司法审判观点，笔者将职务发明分解为主体要件、职务要件、时间要件、关联要件这四个方面的构成要件（也即认定职务发明的前提条件）分别予以探讨。

(一) 主体要件

《专利法实施细则》要求主张职务发明的原单位应与发明人（离职员工）之间应存在劳动关系或临时工作关系，这就使得部分案件纠纷的争议焦点之一在于涉及单位是否符合职务发明归属的主体要件，如下述几种情形：

1.原单位与发明人（离职员工）之间仅存在合作关系，则不符合职务发明权属的主体要件。

如果单位与发明人仅存在合作关系（技术咨询、技术委托开发、技术合作开发等），则需要结合当事人双方的具体约定，如乐尔公司与多维公司专利权权属纠纷案（二审）【（2020）最高法知民终1258号】一案，最高院认为：职务发明的权属应归于单位的根本原因在于，产生该职务发明的创造性劳动的支配权属于单位。……如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果，归属于该单位。

扫描上方二维码，

获取（2020）最高法知民终1258号裁判文书

2.离职员工涉及多个任职单位的职务发明权属关系认定。

如果多个单位对同一离职员工的发明创造提出属于本单位职务发明的主张，则法院不会拘泥于任职时间与发明创造完成时间的重合度等表面主体资格，而会侧重于考察、比较各单位提供的案涉发明创造与各单位本职工作或物质技术条件关联关系的证据，如优凝公司与河海大学纠纷案【（2008）宁民三初字第122号】，法院经过对两单位当事人提交的项目记录、发明人工作记录、相关设备使用记录等证据的比对后，认定与发明人存在更早工作关系的河海大学更符合案涉职务发明的主体要件。

3.在个别情况下，还会发生发明人与单位之间出现劳动合同签约主体与实际用工主体并不一致的情况，比如甲乙两关联企业之间可能会共同维持雇员A与甲企业劳动关系不变而在乙企业开展实际工作，这就导致相关职务发明实际是为了完成乙企业的工作任务或是主要领用乙企业的物质技术条件才得以完成，在此情况下，结合相关法律规定的本意可知，职务发明认定重点在于单位对于发明创造的组织或物质技术贡献，故应该充分考察关联企业与案涉发明创造的关联关系，应认定仅具备名义劳动关系而未介入相关任务安排或者未提供相关技术物质条件的单位，不具备主张职务发明的适格主体资格。在这一情况下，由于甲乙两企业存在关联关系，可能会形成一致意思表示或提供相关证明，将职务发明归属于其中某一方，对此，笔者认为如果没有明显予以否定的情形，则应尊重当事人的意思自治，以约定优先为原则，参考《技术合同司法解释》第五条的规定允许两个关联企业 对“职务技术成果”归属予以协商确认。

(二) 职务要件

首先可结合劳动合同或工作手册等，以确认案涉发明创造与发明人的工作岗位及工作内容相匹配，如可以结合原单位的主营业务范围与发明人的工作职务以认定发明创造内容属于发明人正常工范围内能够合理接触的内容。

其次，可以结合发明人在原单位的具体工作记录，以确认案涉发明创造与发明人的工作内容在具体技术内容上实际相关，比如能证明发明人参与相关技术内容事项工作的书面记录、发明人往来工作邮件、工作底稿、项目交付物等。

如“深圳市斯超威科技有限公司与刘某专利权权属纠纷（二审）”【（2014）粤高法民三终字第1198号】一案，法院即认为“刘某进入斯超威公司之后，一直任职于该公司销售业务岗位，这些工作内容与技术研发有明显区别，斯超威公司提交的证据并不能直接证明刘某的本职⼯作中包括技术研发。其次，专利法中规定“单位分配的任务”的含义则应是单位交付的除本职⼯作以外的其他任务，⼀般是根据本单位的安排承担的短期或临时任务。单位作为分配任务的主动方，理应提供明确的证据证明存在上述事实。在本案中，斯超威公司并未提交相关证据证明其曾经分配过技术研发任务给刘某。综上，本案现有证据不足以证明刘某本职工作中包括技术研发，诉争专利与刘某在斯超威公司工作期间的本职工作或单位分配的任务有关”。

(三) 时间要件

对于任务发明而言，原单位的主导工作往往对于发明创造较为关键，由于发明创造的研发工作往往具有持续性，离职员工在原单位从事的研发工作任务，可能延续到新单位才会转化为相应的专利成果，《专利实施细则》从支持研发人员正常流动，保障劳动者的择业权同时又保证原单位的合法利益的角度出发，对离职员工的任务发明设定了一个合理时间上的隔断标准，法院在案件审理中，一般会据此将离职员工与原单位劳动或人事关系终止一年内作为发明人申请的专利认定为职务发明。这一规定的现实意义在于充分考虑了技术研发所具有的连续性特点，因为实践中，员工在原单位从事相关研发时，基于技术认知和专业素养获得新的研发构思，在离职后进一步研发取得成果的现象比较普遍。因此，“离职时间不超过一年”的这一时间要件对于认定任务发明作为原单位“职务发明”时十分关键，可以发挥“一票否定”的作用。例如，在“广州万孚生物技术股份有限公司、赖远强专利申请权权属纠纷（二审）”【（2020）最高法知民终590号】一案中，最高院即认为，对于“涉案发明创造是单位员工在离职后一年内在新单位作出的发明创造”，应直接适用专利法实施细则第十二条第一款的规定来确定涉案发明创造的归属，“无需审查涉案发明创造是否属于执行新单位的工作任务或利用了其物质技术条件”。

扫描上方二维码，

获取（2020）最高法知民终590号裁判文书

但是，对于主要利用单位提供“物质、技术”条件而成就的职务发明而言，则需要另当别论。对于这类借助型职务发明，一方面不能仅依据单位与发明人结束人事/劳动关系在1年内就被当然认定为职务发明，尚需通过证据进一步认定或合理推定为主要利用了原单位物质技术条件，例如在“深圳市斯超威科技有限公司与刘飞专利权权属纠纷（二审）案”【（2014）粤高法民三终字第1198号】中，广东高院认为“原审法院仅以认为诉争专利系（离职员工）刘某离职后一年内作出为由认定职务发明创造。这一认定曲解了专利法中有关职务发明创造的立法本意，职务发明创造的认定需综合考量员工的技术背景、任职岗位、工作任务、是否主要利用单位物质技术条件和离职时间等因素，不能简单地将所有员工在离职后一年内完成的专利都认定为职务发明创造，原审法院对这一问题论述不当”。另一方面，对于发明人从原单位离职超过一年的发明创造，也不能当然就否定其职务发明，比如正常情形下，发明人从原单位离职后就难以再利用原单位提供的“物质条件”，但作为“技术条件”的原单位商业秘密一旦为发明人所获悉并在研发活动中利用，则难以受时间和空间的限制，正如有学者指出，“发明人在离开本单位后，也可能利用原单位的不对外公开的资料完成或者参与完成发明创造”[3]。因此，对于发明人“主要是利用本单位的物质技术条件”完成的职务发明，结合具体情况，不必然受到发明人在职及离职后一年内的时间限制。如“陈鸿奇与汕头市光华机械实业有限公司专利权属纠纷（二审）”【（2005）粤高法民三终字第58号】案中，法院认为“如果这些技术被证明属于光华公司不对外公开的技术资料，而且被陈鸿奇用于自己的发明创造时，光华公司可以向其主张权利，并且不受陈鸿奇离职是否超过一年的限制”。

扫描上方二维码，

获取（2014）粤高法民三终字第1198号裁判文书

扫描上方二维码，

获取（2005）粤高法民三终字第58号裁判文书

(四) 关联要件

对于职务发明的关联要件认定，按照涉案发明创造是否属于“任务发明”以及“借助型职务发明”两种情况分别认定。

1.关于发明人从原单位离职一年内完成发明创造是否属于“任务发明”的认定。

关联要件，主要指对技术方案的关联性认定，即结合发明人在原单位从事的相关技术工作内容与案涉发明创造进行的技术对比。

以“信捷公司、林某与华强公司专利权权属纠纷（⼆审）”【（2020）最高法知民终444号】一案为例，最高院认为“专利法实施细则第⼗⼆条所指对于涉案专利的技术相关性考量，是将其与林某（发明人）在原单位的⼯作内容相⽐对”，“将前述林某工作内容及设计图纸与涉案专利的技术方案进行比对，本院认为其已实质包含了涉案专利技术方案的主要内容，研发需求已在技术协议中涉及”，标明技术主题的多张相关设计图纸所显示的“主要构件均已被华强公司提交的林某作为审核人签字的2016年12月6日的产品设计图完整记载”。

此外，还有一种观点认为，根据《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项的规定，“在劳动关系终止后1年内作出的完成的发明创造只要与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关即可认定为职务发明，并未规定原单位需要提供研发相应技术方案的证据加以证明”，比如，在“西安交大凯达新技术有限责任公司与陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司等专利权权属纠纷（二审）”【（2017）陕民终159号】、“信阳科美新型材料有限公司与安徽省隆达建材科技有限公司专利权权属纠纷（一审）”【（2017）皖01民初624号】等案的法院即采用了这一观点，不过总体看来，这一认定标准并不具有普遍性，根据司法实践中法院普遍采取的认定逻辑，原单位还是应该做好将离职员工的工作内容、工作记录与涉案专利的技术方案进行比对的证据准备。

扫描上方二维码，

获取（2017）陕民终159号裁判文书

扫描上方二维码，

获取（2017）皖01民初624号裁判文书

2.关于离职员工离职后完成发明创造是否属于“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的认定。

如果原单位不能直接证明案涉发明创造属于前述的“任务发明”，则可能需要考虑举证原单位提供的物质技术条件对案涉发明创造起到了实质性的贡献。例如，作为发明人的离职员工在离职之后较短的时间内申请了一项专利，而这一专利的技术特征或所需零部件较为复杂，需要特定的技术环境才能完成，离职员工主张物质条件来源于在离职后较短时间内的购置物质，并在此基础上完成发明研发与专利申请，或者新单位也未提供涉案专利申请技术研发的任何实验数据，显然并不符合日常生活常理，应认定涉案发明创造主要使用了雇主的物质技术条件。

因此，关键前提在于如何理解法律规定“物质技术条件”的范围，《专利法实施细则》将《专利法》第六条第一款所称“物质技术条件”规定为本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等，而《技术合同司法解释》对此概念定义大致相同，并将《民法典》第847条所称“物质技术条件”进一步区分为：

物质条件——职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；

技术条件——还包括该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。

同时《技术合同司法解释》明确下述情况不属于单位提供“物质技术条件”：（1）对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；（2）在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。

司法实务中对于“物质技术条件”的认定，以“郑州新材科技有限公司、宋军礼专利权权属纠纷民事（二审）”【（2020）最高法知民终1848号】一案为例，最高院结合《专利法实施细则》、《技术合同司法解释》的相关规定，认为“物质技术条件可以具体划分为发明创造的物质条件、技术条件。……，物质条件一般包括资金、设备、零部件、原材料等，其用途为直接或间接用于开展研发活动并在分析、验证、测试之后得到发明技术方案，包括在研发过程中对特定技术手段所产生的技术功能和效果或专利技术方案实用性等技术内容的分析、验证、测试，对于形成发明具有实质性的影响；而技术条件则指未公开的技术信息和资料，包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等，对于形成发明的实质性特点具有技术启示”。由此观察可知，如单位提供的仅仅是办公场地、基础办公设施、电力等辅助性劳动资料，这些物质资料对于研发工作而言仅仅属于缺乏必要性的辅助条件，显然不能属于完成职务发明所必需的“物质条件”，而技术条件也应限于原单位的商业秘密（尚未公开的技术成果、阶段性技术成果），发明人自身的职业技能、经验等，无论是否在原单位工作期间获得，均不应属于原单位提供的技术条件之列。

(五) 关于技术方案的技术比对标准

虽然同样要求在案件审理中对技术方案进行比对，但相较于专利权侵权纠纷所采用的全面覆盖原则，法院对于职务发明引起的权属纠纷的技术方案比对标准要求相对较低，一般达到实质性相似即可，部分案件甚至可以采取证明难度更低的“接触+相似度推定”标准即可（尤其是已经证明了案涉专利初步具备了“任务发明”的情形）。例如在“西安交大凯达新技术有限责任公司与陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司等专利权权属纠纷（二审）”【（2017）陕民终159号案件】一案中，陕西高院即认为“实际上，根据《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项之规定，在劳动关系终止后1年内作出的，完成的发明创造只要与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关即可认定为职务发明，并未规定原单位需要提供研发相应技术方案的证据加以证明”，以及“在离职后一年内的发明创造更多地是利用原单位物质技术条件积累的结果，可以认为是技术任务在事实和时间上的延续，法律法规因此规定这一期间的发明创造的权利归属于原单位，保护的是单位的权利要求具体的技术方案，因此并不需要证明该职务发明是来源于原单位已经成形的完整技术方案”，虽然上文已说明关于该案类似的审理观点可能不具备代表性，但不妨从中体会到我国法院对于在类似案件中进行技术方案比对的一些思路与标准。

扫描上方二维码，

获取（2017）陕民终159号裁判文书

三、基于职务发明权属纠纷中的损害赔偿

(一) 可能引发当事人损害的情形

因职务发明引起的专利（申请）权权属纠纷，当事人除了需要考虑救济纠正发明创造的错误占有状态外，也有必要考虑对附带损害的情况一并提出损害赔偿。

1.因涉案专利申请导致相关技术方案未经许可披露，侵犯原单位的商业秘密。

如果离职员工将原单位的“职务发明”在他人处申请专利，则当事人之间除了专利权属纠纷外，还可能因未经原单位许可披露了相关技术方案而侵害相关商业秘密，如在“大连博迈与何某侵害技术秘密纠纷、专利权权属纠纷”【（2019）最高法知民终672号】一案中，上诉人博迈公司诉称“涉案专利申请公布后，博迈公司发现麦可公司专利申请内容系博迈公司的技术秘密，涉案专利系何某在博迈公司工作期间作出的‘职务发明创造’，专利权应归博迈公司所有。何某违反保密协议约定，在工作期间向麦可公司披露及允许其使用博迈公司的技术秘密，麦可公司明知上述违法行为而获取、使用及披露博迈公司的技术秘密，二者的行为均侵犯了博迈公司的技术秘密，使博迈公司遭受了巨大的经济损失”，最高院认为“侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连，具有密切关系”，故支持上诉人提出侵害商业秘密的损害赔偿请求，将上述两诉（专利权权属纠纷、侵害技术秘密纠纷）合并在一个案件中提起诉讼。

2.以确权作为侵害专利权纠纷前置事项的情形

当事人可以专利权权属纠纷为由主张专利权，但对于因专利权属此前因错误占有状态而造成的相关损失，则经常难以在权属纠纷案由下得到法院的支持，比如“张某某、雪华铃家用电器（深圳）有限公司专利申请权权属纠纷（二审）”【（2019）最高法知民终77号】一案，最高院即认为“本案涉及的专利申请权权属争议仅解决权利应归属于谁的问题，其法律适用的构成要件并不包括过错。除在案证据表明存在明知他人权利而故意加以侵占等特殊情形之外，在权属纠纷中通常难以认定败诉一方具有主观上的可责性”，最终并未支持原告关于损害赔偿的诉讼主张。

扫描上方二维码，

获取（2019）最高法知民终77号裁判文书

因此，对于部分确实造成经济损失且在掌握了比较明确的证据与事实的情况，当事人可以径直按照专利侵权纠纷为由起诉，将争议事实中的权属争议内容在同一案中作为侵权纠纷诉请的前置事项，由法院直接予以审理确认。比如，“广州德港水产设备科技有限公司与广州宇景水产科技有限公司、中国水产科学研究院南海水产研究所侵害发明专利权纠纷（一审）”【(2016)粤73民初803号】一案中，原告的主要诉请为要求几被告连带共同支付原告经济损失及合理维权费用150万元，并未包括明确要求确认专利权权属的诉请，对此，广州知识产权法院根据查明的相关事实，将本案争议焦点归纳为“1.原告是否享有涉案专利技术的权益；2.各被告对涉案专利权终止是否负有责任；3.若侵犯了原告的权益，各被告应如何承担民事责任”三项，由此可见，对于因职务发明引起权属纠纷中，如果当事人有确凿证据证明基于权属错误占有状态而导致了损害赔偿，应径直提起损害赔偿，在此过程中权属纠纷将自然作为损害赔偿的前置审理事项得以确认。

扫描上方二维码，

获取（2016）粤73民初803号裁判文书

3.关于因恶意放弃专利权而构成实质侵权行为的情形。

因对方在错误占有案涉专利期间，如因滥用相关权利放弃了实际属于当事人的专利权，则当事人可以就此主张相关损害赔偿，在“上海锦农机械设备有限公司与上海鑫百勤专用车辆有限公司专利权权属、侵权纠纷（二审）”【（2018）沪民终42号】一案中，当关于涉案专利权属纠纷的另案审理期间，锦农公司于2015年3月24日向国家知识产权局提出放弃涉案专利权声明，同年3月27日，涉案专利因“权利人主动放弃”而失效。原告当事人就对方恶意放弃案涉专利权而提出了损害赔偿纠纷，上海高院二审认为“锦农公司在涉案专利权属纠纷发生时，以有害的方式行使权利，既欠缺正当利益的权利行使的主观意图，又造成当事人之间利益失衡，违背公序良俗、诚实信用的结果，超出权利行使的正当界限。……锦农公司放弃涉案专利权的行为构成对鑫百勤公司合法权益的侵害，具有事实和法律依据，本院予以支持”。

扫描上方二维码，

获取（2018）沪民终42号裁判文书

反过来讲，权属纠纷中在前专利权人占有争议专利期间，也应基于诚实信用原则，对涉案专利采取有效、善良管理的职责予以维持，这一管理职责既包括维持涉案专利有效的责任，也包括对出现可能导致涉案专利无效或终止的情况时的及时告知义务[4]。

4.擅自申请，公开方案，是否影响单位发明创造的保护范围。

对于这一情形，可能当事人在举证与证明方面确实存在一定难度，故笔者目前尚未检索到提出相关损害赔偿主张的案件。

(二) 法院支持损害赔偿的类型以及赔偿范围

1.经济损失

如上所述，如果当事人确有证据证明因专利权权属错误占有状态而造成了经济损失，一般可以专利侵权纠纷起诉，此时依据《专利法》第七十一条的规定提出赔偿即可，对此不予赘述。

2.合理支出

根据检索发现，因职务发明导致的专利权权属纠纷中，当事人在权属纠纷中附带提出的损害赔偿多集中在律师费、公证费等“合理支出”方面，如“锡乐尔科技有限公司、宁波希磁电子科技有限公司、王建国与江苏多维科技有限公司专利权权属纠纷（二审）”【(2021)最高法知民终55号】一案中，最高院认为“本案为专利权权属纠纷，实质上是乐尔公司、王某将原本应当属于多维公司的专利申请权和专利权，擅自申请专利并登记至自身名下，对多维公司的权利造成损害，符合民事侵权的基本特征，原审法院判令由乐尔公司、王某承担多维公司为提起本案诉讼所支付的律师费15000元并无不当，本院予以支持”。

扫描上方二维码，

获取（2021）最高法知民终55号裁判文书

(三) 法院不支持损害赔偿的情形

实务中，很多案件并不支持在权属纠纷中提出损害赔偿的做法，法院一般认为权属纠纷有别于侵权纠纷，其构成要件一般并不包含被告主观过错，故除非有证据证明，否则很少在权属纠纷中直接支持损害赔偿（含合理支出）。如“青岛欧普机械设备有限公司与青岛新型建设机械有限公司专利权权属纠纷（二审）”【（2020）最高法知民终1061号】一案，最高院认为“虽然原审判决欧普公司赔偿经济损失2万元，但该费用实为新型公司支出的律师费用，因专利权权属纠纷系确权纠纷，而非侵权纠纷，不宜适用专利法第六十五条关于侵权人应当赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支的规定”。

扫描上方二维码，

获取（2020）最高法知民终1061号裁判文书

(四) 向当事人释明需另案起诉的情形

如上所述，由于部分法院认为专利权属纠纷的构成要件一般不包含主观过错，则在权属纠纷中并不必然涉及对当事人行为违法性的评判，因此，法院对于当事人在权属纠纷中提出损害赔偿的另一种态度往往就是向当事人释明要其另案提出损害赔偿请求，以“楼上阳与西安西普电力电子有限公司专利权权属纠纷（二审）”【（2020）最高法知民终775号】一案为例，最高院认为“根据楼上阳原审提出的诉讼请求，本案审理的内容为确认现登记在西普公司名下的涉案专利权是否应归属于楼上阳所有。对权属的确认并不必然涉及对行为违法性的评价……。至于西普公司的行为是否构成侵权、违反合同约定及其是否应就此向楼上阳承担法律责任，均不影响确定涉案专利权的权属，故不属于本案的审理范围。楼上阳如有相应的诉求，可在另案中主张对相关事实进行审查认定”。

扫描上方二维码，

获取（2020）最高法知民终775号裁判文书

综上所述，本文所述的离职员工与原单位之间的“任务发明”与“借助型职务发明”一直是专利（申请）权权属纠纷领域较为值得关注的问题，相关的实务情形也较为多样化，许多问题宜做专题探讨，比如司法实务中对于否定职务发明的情形，也是十分值得关注的。本文仅能从所选的角度略作探究，限于笔者有限的经验及全文篇幅，难免有失偏颇，敬请读者谅解。

注释：

[1]国家知识产权局 . 国家知识产权局2021年报 , 2021:20。

[2]最高人民法院知识产权法庭 . 最高人民法院知识产权法庭年度报告（2021） .2022-02-28发布, https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-347361.html , 2022-06-10访问。

[3]戴哲 , 论依赖型职务发明的认定标准——以《专利法》第六条为解释对象，《法律方法》[J] 2020(1)第30卷 ， 2020:296。

[4]广州德港水产设备科技有限公司与广州宇景水产科技有限公司、中国水产科学研究院南海水产研究所侵害发明专利权纠纷一审民事判决书，（2016）粤73民初803号。

扫码添加知产力小管家

注明姓名+单位+商品名称

即可直接获取本文所涉裁判文书

（图片来源 | 网络）