浅述职务发明创造认定的考量因素
本文结合几起判例，阐述了实践中职务发明创造认定的考量因素。
随着我国经济社会持续快速发展，国家对知识产权保护力度的不断加大，知识产权在经济社会发展以及企业商业竞争中的作用越来越突出，由此企业对知识产权的关注度越来越高。与此同时，包括科研人员在内的企业员工在企业之间的流动也越来越频繁，相应地，实务中由职务发明创造引起的专利申请权权属和专利权权属纠纷也在不断增加。职务发明创造的认定必然是此类纠纷中解纷止诉的关键。
现行有效的《专利法》（2008修正）第六条规定：
“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”
同时，《专利法实施细则》(2010修订) 第十二条进一步规定：
“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：
（一）在本职工作中作出的发明创造；
（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”
鉴于前述法律规定比较笼统，本文结合几起判例，阐述了实践中职务发明创造认定的考量因素。
一、职务发明创造的分类
根据专利法及其实施细则的前述规定，职务发明创造可分为两类：
（一）执行本单位的任务所完成的发明创造；
（二）主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。
第（一）类又可以分为两种情形：
1、在本单位本职工作中或者履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
2、离开原单位后1年内作出的与原单位本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
第1种情形中构成职务发明创造的要求是：完成时间在发明人或设计人与单位工作关系的存续期间内，发明创造的内容属于发明人或设计人在单位工作任务的内容。
第2种情形中构成职务发明创造的要求是：完成时间在发明人或设计人与原单位解除工作关系后1年内，发明创造的内容与原单位工作任务有关。本情形的目的在于避免相关人员利用原单位或临时工作单位的职务便利，在掌握了职务发明创造内容后跳槽到其他单位，以前述掌握的职务发明创造内容为基础以自己或其他单位的名义申请专利，从而使原单位、临时工作单位的合法利益遭受损失。
第（二）类是指主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件所完成的发明创造。此类职务发明创造虽不必然与发明人或设计人在本单位的工作任务有关，但是由于发明人或设计人在研究开发过程中，主要依赖于单位的资金、设备、零部件等物质技术条件，为了保障单位的经济利益，法律规定此类发明创造也属于职务发明创造。
二、职务发明创造认定的考量因素
在判断一项发明创造是否属于职务发明创造时，首先需要考查发明人或设计人与单位之间是否存在劳动关系或临时工作关系。如果发明人与单位之间根本不存在劳动关系或临时工作关系，则可以认为，该项发明创造属于非职务发明创造，申请专利的权利应属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
在发明人或设计人与单位之间存在劳动关系或临时工作关系的情况下，应进一步考查以下内容。
1、关于第（一）类中第1种情形：在本单位本职工作中或者履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造
第一，根据发明人或设计人的劳动合同（或者岗位职责、或承担的工作任务），确认发明人或设计人的工作职责是否包括从事技术研究、设计或开发工作。
参照《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条关于“执行法人或者其他组织的工作任务”的规定[1]，应该认为，如果发明人或设计人在本单位的工作职责并不包括进行发明创造的技术研究、设计或开发工作，在发明人或设计人完成劳动合同中约定的工作职责或工作任务之余进行创造性的智力劳动并作出了发明创造的情况下，即使该发明创造与其本职工作或本职工作之外的任务相关，也不应被认为属于“在本单位本职工作中或者履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造”。
例如，在武汉船用机械有限责任公司与王汉国专利申请权权属纠纷一案〔案号：（2016）鄂民再8号〕中，湖北省高级人民法院指出：
“《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款中的‘本职工作’，是根据发明人的劳动合同或者岗位职责所从事的研究、设计和开发工作，即发明人的工作职责就是或者包含进行发明创造。如果发明人从事的工作岗位相关职责中并不包含进行发明创造，发明人只要完成了劳动合同中约定、单位依法规定的岗位职责，即已经完全履行了职务，至于其在完成工作职责过程中自主进行创造性智力劳动，作出了发明创造，即使与其本职工作有关，也不属于《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条所指的‘在其本职工作中作出的发明创造’。
“本案中，王汉国与武船公司签订劳动合同，在钳工岗位承担装配工作任务，该劳动合同中未约定王汉国有科研或从事发明创造的相关职责。根据武船公司提交的相关证据，该公司规章制度中装配钳工的岗位职责是‘承担计划下达产品的分类组装、总装’等，亦不含有进行技术研发等发明创造相关职责。王汉国所完成的‘提高叶片式液压油泵工作稳定性方法’的发明虽与其本职工作相关，但不属于履行其在武船公司本职工作中作出的发明。武船公司也没有提交证据证明本案发明是王汉国接受武船公司专门指派所完成的发明创造，武船公司主张本案发明是王汉国执行本单位任务所完成的理由不能成立。”
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案号｜（2016）鄂民再8号
第二，在满足第一点的情况下，进一步考查发明人或设计人在本单位中承担的本职工作或本职工作之外任务的具体内容及其与发明创造之间的关联性。主要涉及发明创造的作出时间是否在发明人或设计人与单位工作关系的存续期间内、发明创造的内容是否属于发明人或设计人在单位中工作任务的内容。
例如，将发明人或设计人在本单位中工作任务的内容或因其工作职责、权限而能够获知的相关技术信息内容与发明创造的内容进行对比分析，如果两者存在相关性，则应认为该发明创造的内容属于发明人或设计人在本单位中的工作职责或工作任务的内容。
2、关于第（一）类中第2种情形：离开原单位后1年内作出的与原单位本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造
对于这种情形，实践中各法院的评判尺度并不一致。例如，在重庆衡生药用胶囊有限公司等与四川天圣药业有限公司专利权权属纠纷一案〔案号：（2017）渝01民初821号〕中，重庆市第一中级人民法院认为，离职一年内作出的发明创造，只要与其本职工作或完成单位交付的本职工作之外的任务有关即可认定为职务发明，那么在判断任职期间的发明创造是否是职务发明创造时，也并不需要确认本职工作或单位交付的任务与诉争专利是否完全一致，而只需判断本职工作或单位交付的任务与诉争专利是否相关。
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案号｜（2017）渝01民初821号
又例如，在天津碎易得环保工程技术有限公司与碎得机械（北京）有限公司专利权权属纠纷一案〔案号：（2017）津民终104号〕中，天津市高级人民法院认为，“有关”是指发明人虽然已经与原单位不存在工作关系，但是只要证明发明创造的内容与其在原单位的工作任务具有内容上的延续性，也属于“有关”。
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案号｜（2017）津民终104号
重庆市第一中级人民法院和天津市高级人民法院对于“有关的发明创造”理解都较为宽泛，在某些情况下，这可能有损发明人或设计人或他们新任职单位的合法权益，在一定程度上可能限制研发人员的正常流动。
对此，在深圳市卫邦科技有限公司与李坚毅等专利权权属纠纷一案〔案号：（2019）最高法民申6342号〕中，最高人民法院认为，在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。
据此，最高人民法院指出，在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，需要综合考虑以下因素：
（1）离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等；
（2）涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。
（3）原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。
（4）权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
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案号｜（2019）最高法民申6342号
3、关于第（二）类：主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件所完成的发明创造
不可否认的是，虽然资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件对于发明创造的形成具有重要意义，但发明人或设计人的创造性劳动对发明创造的完成无疑具有决定性作用。因此，只有“主要利用”本单位的物质技术条件所完成的发明创造才构成职务发明创造，对本单位物质技术条件的一般性利用所完成的发明创造不能构成职务发明创造，但单位可以与发明人或者设计人订立合同就申请专利的权利和专利权的归属进行约定。
关于何为“主要利用”，现行专利法及其实施细则并未作出明确规定，可以参照《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2004]20号）第四款的规定进行理解[2]，应包含如下情形：
（1）发明人或设计人在发明创造的研究开发过程中，全部或者大部分利用了本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等，并且这些物质条件对形成该发明创造具有主要的或实质性的影响；
（2）该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的。
但下列情况不属于主要利用本单位的物质技术条件：
（一）对利用本单位提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；
（二）在发明创造完成后利用本单位物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。
同时，2015年4月13日国务院法制办公布的《职务发明条例草案（送审稿）》第七条也有类似规定。
对于发明人或设计人是否主要利用本单位的物质技术条件，根据“准主张，谁举证”的原则，应当由单位负担证明责任。退一步而言，在此类纠纷案件中，发明人或设计人一般均主张未利用本单位的物质技术条件，对于这种消极事实，即不存在某种事实，很难进行举证证明。为此，根据证明责任的分配原则，单位也应至少就发明人或设计人主要利用本单位的物质技术条件完成发明创造负主要举证责任。
例如，在上述武汉船用机械有限责任公司与王汉国专利申请权权属纠纷一案中，湖北省高级人民法院特别指出，由于单位对其资金、设备、器材、原材料以及尚未公开的技术成果都有完全的控制权，一般均制定有管理措施，并有相应组织机构予以实施，因此，单位主张发明人主要利用其物质技术条件完成发明创造的，应对构成“主要利用”的情形负举证责任。
注释（上下滑动查看）：
[1] 《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2004]20号）第二条：合同法第三百二十六条第二款所称“执行法人或者其他组织的工作任务”，包括：
（一）履行法人或者其他组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务；
（二）离职后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工作，但法律、行政法规另有规定的除外。
法人或者其他组织与其职工就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定的，人民法院应当依约定确认。
《中华人民共和国合同法》第三百二十六条第二款：职务技术成果是执行法人或者其他组织的工作任务，或者主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件所完成的技术成果。
[2] 《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2004]20号）第四条：合同法第三百二十六条第二款所称“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外：
（一）对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；
（二）在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。
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