周末特稿|“贴牌加工”制造环节是否“侵权”不应由销售环节决定

作者 | 赵文侠 陆穗峰

（本文系知产力获得独家首发的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

（本文3081字，阅读约需6分钟）

众所周知，商品贸易主要分两部分：首先把商品制造出来（即：制造环节）、然后将商品卖出去（即：销售环节）；一般情况下这两部分工作由同一企业完成。

随着经济的发展和分工的细化，生产与销售可以分离开来：从事生产制造的加工方（以下简称“加工方”）按照客户（以下简称“委托方”）的要求生产商品、并将商品全部交付给“委托方”销售，“委托方”向“加工方”支付相应的费用；这种贸易方式俗称“代工（OEM）”,也叫“贴牌加工”、“定牌加工”、“来牌加工”等；

如果“委托方”是外商、贴牌商品全部外销，则称为“涉外贴牌加工”；如无特殊说明，本文中的“贴牌加工”均为“涉外贴牌加工”。

一、“贴牌”侵权、早有定论

早年外贸的主要工作，便是“外贸公司”（有进出口经营权的公司）在“对外贸易经济合作部”（简称“外经贸部”）领导下进行的“贴牌加工”：

外贸公司首先与外商签订贸易合同（主要包括：牌子、品种、规格、质量、款式、交货方式和交货时间 等）；然后组织货源——安排国内具有生产能力的企业按合同要求进行生产、企业将上述产品全部交付给外贸公司；最后由外贸公司将贴牌产品运到外商指定的国外市场。这是“贴牌加工”典型的业务流程——“贴牌”一词由此而来！

“贴牌加工”由来已久，是否构成商标侵权也早有定论：当年，美国Western World Enterprises Group（简称“W公司”）贴牌加工“青岛啤酒”案轰动全国，外经贸部发出《关于停止与W公司进行贸易的通知》：

（W公司）由湖南株洲啤酒厂为其生产“青岛汇泉”、“青岛金蕾”等啤酒出口到美国市场，这一做法侵犯了我青岛啤酒在国内用于啤酒上的“青岛”牌注册商标的专用权。

早有定论的贴牌加工构成商标侵权，近年却成为知识产权诉讼中的热点与难点。

二、商标侵权，不是“使用”一种形式

2010年，最高人民法院办公厅在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出：

“贴牌加工”产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认，此种情形不属于《商标法》规定的侵犯注册商标专用权的行为。

该《复函》有两个明显的瑕疵：

A、商标侵权不以涉案产品是否进入我国市场、是否以相关公众接触为前提。换句话说：“贴牌”是制造环节的事情、进入市场是销售环节的事情；在先的制造环节是否侵权、岂能由在后的销售环节来决定？

B、商标侵权不限于商标“使用”一种形式；

（一）关于商标侵权的条款

《商标法》第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

……       

我国《商标法》虽经过多次修改、条款不断细化，但商标侵权按“制造”和“销售”两部分划分的宗旨始终没有变化。

（二）伪造、擅自制造：未入市场也侵权

五十七条第四款：“伪造、擅自制造他人注册商标标识”的，也属于“侵犯注册商标专用权”的行为。

“伪造”,是指未经商标注册人许可而仿照他人注册商标的图样、造出与该注册商标标识相同的商标标识；

“擅自制造”，是指未经商标注册人许可在商标印制合同规定的印数之外，又私自加印商标标识的行为。

“伪造”与“擅自制造”的区别在于前者的商标标识本身就是假的，而后者的商标标识本身是真的；其共同特点都是“未经商标注册人许可”；

“伪造、擅自制造他人注册商标标识”——这些“注册商标标识”显然还没有用在商品上、更没有在商业活动中用于“识别商品来源”——业已属于侵犯注册商标专用权的行为；

将这些侵权标识附着到商品上的“贴牌”行为如果不属于商标侵权，岂不成了笑话？

三、“加工方”应尽到的审查义务

为了避免“贴牌加工”带来的商标侵权纠纷，国家工商局和外经贸部多次联合发文对“贴牌”商标提出明确而具体的要求，要求“加工方”应尽到必要的审查义务。

（一）《出口商品商标管理办法》

1983年9月我国《商标法》实施不久，《出口商品商标管理办法》出台。

第八条 ……客户的定牌不得与在我国已注册的商标相同或近似。其商品的造型、包装装潢亦不得仿冒。客户必须提供经过公证的商标所有权或被许可使用的证明。

（二）商标局给地方工商局的复函

1988年，国家商标局就外商定牌生产REEBKO运动鞋问题，给福建省工商局复函：

考虑到对外贸易的具体情况和国际间通常的做法，可以同意福建省鞋帽进出口公司接受美国雷伯克公司定牌生产 REEBOK运动鞋的要求，并进行商标印刷；

再由美国雷伯克公司补送一份英国雷伯克国际公司许可其在中国使用REEBOK商标的证明。

（三）《关于对外贸易中商标管理的规定》

1995年7月出台的《关于对外贸易中商标管理的规定》，对贴牌加工提出进一步要求：

第十条 对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。

该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似。

（四）审查“委托方”在国外的商标状态是“不适当”的

“贴牌”产品的销售由委托方全权办理，即便在销售环节出了问题，也由“委托方”担全责、与“加工方”无关；然而“加工方”无视商标局“通知”、“规定”和“复函”的要求，却舍近求远、关心“委托方”国外商标的权利状态，岂非咄咄怪事？事实上，国外的情况相当复杂：

A、有没有注册商标、并不妨碍产品的销售。

B、即便委托方拿出商标注册证、但“委托方”是否与其它公司签订了“独占许可”？

凡此种种，“加工方”无从得知、即便知道也没有任何意义。这样的审查或“注意义务”显然是“不适当”的。

四、贴牌加工“不侵权”为“加工方”埋下隐患

（一）“加工方”依法经营成为空谈

贴牌加工 “不侵权”，将“加工生产”与“市场销售”这两个业已分开的过程又“捏”在一起：“贴牌”制造环节是否侵权、“加工方”不能自行判断，需要依据后续的销售情况来确定——贴牌产品全部外销便不侵权（否则便侵权）——而销售环节却不是“加工方”所能控制的；

“加工方”不能自行判断其贴牌过程是否违法，企业“依法经营”便成为空谈。

（二）“加工方”什么活都敢接

“加工方”无需审查“委托方”提供的贴牌商标是否与“在我国已注册的商标相同或近似”；只审查委托方在国外的商标注册情况。

这些外国注册信息对“加工方”没有任何意义、“委托方”的销售行为又与“加工方”无关，从而导致“加工方”没有后顾之忧——什么活都敢接、什么事都敢干。

（三）委托方不收货，加工方便不能免责

贴牌加工“不侵权”观点中隐含着一个前提，即：贴牌加工生产的商品全部到国外销售。

这个前提为“加工方”埋下隐患——如果“委托方”以产品质量未达到标准、未能按期交货等理由不予收货，积压在库房里的贴牌商品便不能继续以“全部外销”为由免责：原本是“加工方”与“委托方”之间的商务纠纷，却演变成“加工方”侵犯他人注册商标专用权的行为。

“加工方”除了蒙受经济损失外、还有可能面临牢狱之灾。

五、历史的经验值得借鉴

国家工商总局和外经贸部联合发文，要求贴牌商标“不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似”。

“加工方”根据上述规定进行审查，可有效避免“贴牌加工”过程中可能出现的商标纠纷、至今仍有借鉴作用。

（本文仅代表作者个人观点。）