注册商标被无效了，之前的使用侵权吗？

作者 | 何娟 张好  北京汇仲律师事务所

编辑 | 布鲁斯

编者按

在今年世界知识产权日前夕，最高法院及多家地方各级法院陆续公布了一系列2023年度知识产权典型案例，这些精心选择的案例很大程度上反映了中国知识产权司法保护的最新状况，是知识产权领域从业人员研究学习中国法院知识产权法律适用情况、裁判规则新发展的最佳素材。有鉴于此，汇仲知识产权团队将结合司法实践中的热点问题对相关典型案例进行分类梳理及解读，以期引发更广泛的交流与讨论。

近年来，在商标法实务领域，对于注册商标无效宣告后，在商标无效宣告前使用行为的法律定性及其产生的法律责任认定问题，已成为相关侵害商标权纠纷及不正当竞争案件中的焦点问题。此问题主要涉及注册商标在被宣告无效之前所进行的商标使用行为是否构成对他人在先注册商标的侵权行为，以及若构成侵权行为，赔偿责任应如何界定。目前，司法实践中针对这一问题尚未确立统一的裁判准则。本文将通过梳理2023年典型案例，并结合过往相关案例，尝试对相关裁判规则进行归纳、总结。

01

注册商标无效宣告前使用行为的侵权认定

（一）注册商标无效宣告的效力界定

鉴于本文的核心议题是探讨注册商标被无效宣告后，行为人在商标无效宣告前商标使用行为的法律定性，以及若构成侵权应如何确定赔偿责任。因此，在展开讨论之前，有必要对该场景下注册商标无效宣告前使用行为的法律效力进行界定。这是准确评估商标使用行为是否侵权，并据此确定法律责任承担的重要前提。

《商标法》第四十七条规定：

“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”

由上述规定可知，注册商标宣告无效具有溯及力，即注册商标一旦被无效宣告后，其自注册之初就不受法律保护，但为了维护社会经济秩序法律，《商标法》设置了特定情形下的不追溯原则。同时，对于恶意注册行为规定了相应的赔偿责任，以平衡各方利益。但是，对注册商标无效宣告后，商标注册人或其被许可人在商标无效宣告前即注册商标有效期间使用商标的行为是否具有追溯力并未给出明确规定。这一法律空白导致了在司法实践中对注册商标无效宣告前使用行为的认定存在不同观点，并引发了诸多争议。

（二）注册商标无效宣告前使用行为的定性

关于注册商标无效宣告前的使用行为是否构成侵权，司法实践主要存在以下三种观点：

第一种观点认为注册商标无效宣告前的使用行为不构成侵权。

该观点主要基于商标注册决定的公信力，认为国家知识产权局关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为，否则，基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏确定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全。在商标注册人不具有恶意的情况下，其在注册商标无效宣告前的使用行为，通常不应被视为侵权。

例如，在地素时尚股份有限公司诉东至县昭潭镇韩稚衣舍侵害商标权纠纷案[1]中，安徽省池州市中级人民法院认为，被告因信赖商标授权而签订许可合同，已尽到合理注意义务，其在商标存续期间，无法预料商标因与第6486665号“地素”商标近似而被宣告无效，因此，其信赖利益应予保护。其在“云地素”、“沄地素”商标无效宣告前的使用行为并不构成侵权。

第二种观点认为注册商标无效宣告前的使用行为是否构成商标侵权取决于行为人的主观意图。

该观点认为，申请注册和使用商标应当遵循诚实信用原则。商标注册人的主观意图是判断其使用行为是否构成侵权的关键因素，其判断需综合考虑在先商标的知名度、商标注册人是否存在主观恶意以及商标使用行为等多个方面。如果商标注册人主观上存在恶意，其信赖利益便不应得到保护。一旦注册商标被宣告无效，在先的权利人可以主张在后的商标被无效宣告前的使用行为构成侵权。相反，对于善意注册人或使用人的使用行为则不应被视为侵权。

在广东凤铝铝业有限公司与江西辉煌铝业有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案[2]中，浙江省绍兴市中级人民法院认为，如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时，主观上存在恶意，即，明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么信赖利益将不复存在，应承担相应赔偿责任。对于注册商标被宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，应取决于注册商标权利人申请或使用商标时是否具有恶意。

第三种观点认为注册商标无效宣告前的使用行为构成侵权。

该观点认为，商标侵权的认定不以行为人主观过错为要件，注册商标无效属于自始无效，行为人的使用行为没有合法的权利基础，使用自有注册商标不能作为不侵权抗辩事由，若其行为构成侵犯注册商标专用权的，应当承担商标侵权责任。

例如，在桦洁商贸（上海）有限公司与华喆达商贸（广州）有限公司等商标权权属纠纷案[3]中，江苏省无锡市中级人民法院认为，依照《商标法》第五十七条第二项的规定，判断商标被无效之前的使用是否构成商标侵权，不需要考察侵权人是否具有主观故意，只要其客观上未经商标权人同意在相同商品上使用了类似商标，容易导致相关公众产生混淆或误认的，即构成商标侵权。

同样，在郴州市北湖区麓峰酒店与丽枫舒适酒店管理(深圳)有限公司商标权权属纠纷案[4]中，北京知识产权法院指出，被宣告无效的注册商标，其注册人在商标注册期间的所有使用行为，均不受法律保护，对其使用行为所造成的损失和后果均应承担相应法律责任，这与通常的商标侵权行为并无区别。在认定商标侵权成立的情况下，法院也无需以恶意为条件确定侵权人是否应当承担赔偿责任，但在确定具体赔偿金额时需要考虑侵权人的主观恶意情形。

由上可知，关于注册商标无效宣告前的使用行为是否构成侵权的主要分歧在于是否应考虑商标注册人的过错。这种分歧的产生，很大程度上是因为在商标侵权认定过程中，未能将注册商标无效宣告前使用行为的定性与损害赔偿责任的认定予以明确区分。然而，值得注意的是，商标侵权的行为定性与商标侵权的损害赔偿是两个截然不同的法律概念。前者关注的是对某一行为是否侵犯商标权的判定；而后者则聚焦于在商标侵权行为成立后，对侵权行为人应承担的损害赔偿责任的界定。过错责任原则仅适用于损害赔偿责任的界定，而非商标侵权行为的判定规则。因此，将注册商标无效宣告前使用行为的定性和赔偿责任区分为两个存在关联但又相互独立的问题，显得尤为重要。只有在认定相关使用行为构成侵害商标权行为的基础上，才能进一步探讨该使用行为的损害赔偿责任承担问题。

02

注册商标无效宣告前使用行为损害赔偿责任的认定

在注册商标无效宣告后，对于在先权利人针对原注册人或其被许可人在商标无效宣告前使用行为提起的侵害商标权案件，相关使用人对于注册商标无效宣告前使用行为的损害赔偿责任认定是一个更具争议的问题。目前，《商标法》对此没有作出明确规定，导致实践中存在两种不同的观点和做法，下文将结合相关案例进行分析。

观点一：商标侵权损害赔偿应遵循无过错责任原则

该观点认为，商标侵权损害赔偿应遵循无过错责任原则，即不区分无效宣告前后行为，一旦被认定侵权成立的，就应当承担赔偿责任。商标使用人的主观状态不属于是否应当承担赔偿责任的考量因素，而是确定赔偿数额的考量因素。

例如，在桦洁商贸（上海）有限公司与华喆达商贸（广州）有限公司等商标权权属纠纷案[5]中，江苏省无锡市中级人民法院认为，判断是否构成商标侵权，不需要考察侵权人是否具有主观故意，只要其客观上未经商标权人同意在相同商品上使用了类似商标，容易导致相关公众产生混淆或误认的，即构成商标侵权。而且侵权人是否具有恶意，也不是决定是否需要承担赔偿责任的前提。只要侵权行为客观上造成了他人损失，就应当承担赔偿责任。

观点二：商标侵权赔偿责任应以过错为构成要件

该观点认为，在《商标法》对此未作明确规定的情况下，应从侵权责任的一般原理出发，认为商标侵权赔偿责任应以过错为构成要件。即，无过错的情况下不应承担赔偿责任，仅需承担停止侵权的责任。

在多个司法案例中，法院均持相同观点。例如，在拉菲罗斯柴尔德酒与南京华夏葡萄酿酒有限公司等不正当竞争纠纷案[6]中，最高人民法院明确指出，只有善意的信赖利益才能受到法律的保护。如果行为人明知信赖的基础不合法或明显违法，却仍然实施相应的行为，那么其主观态度就不能被视为善意，其信赖利益自然也不应得到保护。同样地，在上海游爱之星信息科技有限公司与安乐（北京）电影发行有限公司不正当竞争纠纷案[7]中，上海知识产权法院表达了如下类似的观点：基于维护注册商标专用权人的权利，以及市场交易秩序的稳定，通常注册商标无效宣告前的使用行为不具有溯及力，但如果注册商标专用权的取得违背诚实信用原则，该权利便不具有可保护的基础。

在南京亿华药业有限公司与无锡济民可信山禾药业股份有限公司侵害商标权纠纷案[8]中，上海知识产权法院认为，商标不予注册、被撤销或无效的决定、裁定等对于注册商标撤销或宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意。即，注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

在义乌市科美家用电器有限公司与浙江义乌购电子商务有限公司等侵害商标权纠纷案[9]中，浙江省杭州市中级人民法院也明确认定，损害赔偿责任的成立应当以侵权人具有主观过错为要件，并强调，如果在商标被无效宣告后，对此之前的使用行为不加区分地作侵权认定并判令赔偿，无疑有损于商标注册的公信力。

值得注意的是，前述观点已经体现在《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》当中。该意见稿第四十八条规定：

“商标核准注册后、被宣告无效前，使用该商标侵犯他人注册商标专用权，商标注册人或者被许可人存在恶意的，依照本法第七十四条第二款规定处理”。

03

针对当前分歧的思考及建议

从以上分析不难看出，注册商标无效宣告前使用行为的定性及损害赔偿责任的认定，在司法实践中尚缺乏统一的裁判标准。这主要是由于目前相关法律规定的空白，以及在法律适用过程中侧重点的差异。结合典型案例，本文认为，无论是未来构建新的法律规则还是形成统一、明确的裁判规则，应统筹考量以下几方面因素，从而在该问题的处理上形成法律效果与社会效果的统一。

第一，对信赖利益的适当保护。

商标注册决定的公信力使得市场参与者会基于信赖进行一系列的市场活动。然而，若在注册商标被无效宣告后，对此之前的使用行为不加区分地一律认定为侵权行为并判令行为人承担损害赔偿责任，将有损商标注册的公信力。相反，若过度强调信赖利益的保护，不加区分地认定不构成侵权，则可能导致制度被滥用，使得侵权行为以合法形式出现，进而扰乱市场秩序。

正如在拉菲罗斯柴尔德酒庄与南京华夏葡萄酿酒有限公司等侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷案[10]中，最高人民法院指出，信赖利益获得保护通常需要具备三个要件：一是存在信赖的基础，行政机关的行政行为或合法成立的合同关系均可能成为信赖的基础；二是产生了信赖行为，即行为人基于信赖基础实施了信赖行为；三是信赖利益应受保护。信赖利益是否受到保护通常取决于行为人的主观状态。一般而言，只有善意的信赖利益才能得到保护。若行为人明知信赖基础不合法或明显违法仍实施行为，其主观态度难言善意，所谓的信赖利益便不应给予保护。

第二，对行为人主观恶意程度的合理界定。

目前在商标侵权案件中，对侵权人主观恶意的判断缺乏明确、统一的标准，但总体上对于主观恶意的认定门槛较低。这种低标准可能导致对失效商标法使用人的合法权益保护不足，使得一些并非出于明显恶意的市场行为被认定为侵权行为。因此，在判断失效商标使用人是否具备主观恶意时应当慎重，需综合考量商标注册的公信力维护、诚信经营的鼓励、商标使用所关联的其他主体利益保护等多重因素。例如，在义乌市科美家用电器有限公司与浙江义乌购电子商务有限公司、吕央芬等侵害商标权纠纷案[11]中，浙江省杭州市中级人民法院认为，私权并非绝对，在特定情形下，对私权的保护需要为公信力的维护等其他社会利益留有空间。如果在商标被无效宣告后，对此之前的使用行为不加区分地作侵权认定并判令赔偿，无疑有损于商标注册的公信力。

第三，对合理投资预期和市场交易安全的保护。

除法律层面的考量外，在司法实践中还应考虑对市场主体合理投资预期及市场交易安全的保护。注册商标的稳定性对于保障市场主体的投资预期和交易安全至关重要。注册商标作为企业品牌和市场形象的重要标识，其稳定性直接关系到企业的市场信誉和投资回报，同时也影响着消费者的购买选择和市场交易的公平性。不统一、不明确的司法裁判标准不利于保护投资预期和市场交易安全。然而,对于投资预期和市场交易安全的保护并非是无条件的，而应遵循一定的前提，即行为人应当遵循诚实信用原则以及在申请、使用注册商标时出于善意。

正如，上海知识产权法院在南京亿华药业有限公司与无锡济民可信山禾药业股份有限公司侵害商标权纠纷案[12]中指出，商标局或商标评审委员会关于准予商标注册的决定对包括商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或宣告无效而使原本合法的行为转变为侵权行为，否则，基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全。但《商标法》第七条规定申请注册和使用商标应遵循诚实信用原则。若商标注册人在申请或使用商标时存在恶意即明知其行为侵害他人在先权利，则上述值得保护的信赖利益便不复存在。此时无论注册商标是否被宣告无效，在先权利人均可主张在后的商标使用行为构成侵权。

注释

[1]参见安徽省池州市中级人民法院(2023)皖17民初12号民事判决书。

[2]参见浙江省绍兴市中级人民法院（2020）浙06民初205号民事判决书。

[3]参见江苏省无锡市中级人民法院(2022)苏02民初193号民事判决书。

[4]参见北京知识产权法院(2022)京73民终1283号二审民事判决书。

[5]参见江苏省无锡市中级人民法院(2022)苏02民初193号民事判决。

[6]参见最高人民法院(2022)最高法民终313号民事判决书。

[7]参见上海知识产权法院（2019）沪73民终91号民事判决书。

[8]参见上海知识产权法院(2017)沪73民终299号民事判决书。

[9]参见浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民初958民事判决书。

[10]参见最高人民法院(2022)最高法民终313号民事判决书。

[11]参见浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民初958民事判决书。

[12]参见上海知识产权法院(2017)沪73民终299号民事判决书。

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