中日排除式修改权利要求的实践对比

关于排除式修改来克服相对于现有技术的新颖性这一点上，中国的规定比日本要严格很多，这一点也正好是在专利审查实践中申请人通常希望采用的以区别于现有技术的修改方式。

作者 | 石腾飞  中国专利代理师 北京林达刘知识产权代理事务所

引言

所谓排除式修改一般是指修改权利要求时引入否定性技术特征，将特定保护对象从原权利要求的保护范围中予以排除，以此限缩原专利权利要求的保护范围。

一、在中国的实践

1、通常的情形

在中国的实践中，审查员或者法官对于排除式修改的审查依然比较严格，作为通常的原则，这类修改方式如果引入了新的技术内容，则会被认为修改超范围。

CNIPA和中国法院给出的官方解释是：排除式修改通常仅适用于下面有限的特定情形。

（1）允许从权利要求中排除不授予专利权的主题，例如在权利要求中增加“非治疗目的”的限定。

（2）允许排除抵触申请的相关内容使权利要求具有新颖性。

（3）允许排除现有技术而使权利要求具备新颖性：所述现有技术是指其所属技术领域与发明的技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思完全不同，所述现有技术对于发明的完成没有任何教导或启示。即，如果现有技术因为偶然占先而导致本申请不具有新颖性，则允许排除该现有技术。

除了上述特定情形外，排除式修改由于通常会引入新的技术内容而导致不被允许。

例如，比较典型的情形有：本申请要求保护的组合物包含组分A和B，对比文件的组合物包含组分A、B和C，导致本申请不具有新颖性。为了克服新颖性缺陷，在本申请权利要求中限定：“所述组合物不包含组分C”以与对比文件区分。

但是，本申请的原说明书中从未记载过本申请的组合物“不包含组分C”，这样修改后的信息与原说明书不一致，无法从原说明书中直接地、毫无疑义地确定。这种情形容易被认为是修改超范围。

需要说明的是，如果排除式修改的内容已经记载在原说明书中，例如上面的例子中如果原说明书已经明确记载了“不包含组分C”，则该修改不会超范围。

2、目前的实践

尽管排除式修改在中国的审查比较严格，但是在专利审查实践中，仍然有一些并未落入上述3种特定情形的排除式修改被审查员接受，例如下面的例子。

（1）案例1

申请人在权利要求1中补入特征：“所述无色透明聚酰亚胺薄膜不包含抗氧化剂”，并且陈述：在说明书中记载了“聚酰亚胺的有机溶剂溶液中可以添加抗氧化剂”，据此可见，抗氧化剂是本申请中的任选成分，因此该记载内容包括了包含抗氧化剂和不包含抗氧化剂两种情况。该修改方案明确限定了不包含抗氧化剂，因此修改不超范围。

该修改被审查员接受。

（2）案例2

申请人在权利要求1中补入特征：“所述缓冲部不包含橡胶”，并且陈述：根据说明书的记载：“本发明人等为了实现上述的目的，对代替橡胶的、兼具缓冲性和耐热性的材料进行了研究”，由于此处记载了“代替橡胶”，因此可以证明本申请技术方案中并不包含橡胶。

该修改被审查员接受。

可以看出，在中国专利审查实践中，由于审查员对于排除式修改的审查规则的把握有个体差异，因此仍然有不属于上述3种特定情形的排除式修改被审查员接受的例子。

但是，需要说明的是，大多数排除式修改因为引入了新的技术内容而通常会被审查员拒绝，并且根据我们的观察，中国法院对于排除式修改的审查仍然严格，很少见到排除式修改在中国法院被接受的例子。

二、在日本的实践

在日本专利审查实践中，修改为排除式权利要求项的场合，如果要求保护的发明与引证发明存在重叠而导致新颖性等（日本专利法第29条第（1）款第（iii）项、第29条第（2）款或第39条）被驳回时，排除重叠部分的修改，或者收到包含“人”的因素而不满足产业利用可能性（日本专利法第29条第（1）款的主要条款）的要求的驳回理由时，删除“人”的因素的修改，没有引入新规事项时，通常是被允许的。

例如日本专利审查手册附录A（案例32和案例 33）中记载的关于修改后是否引入新规事项的下述事例就被认定为没有引入新规事项的修改。

例1：在权利要求1中进一步限定：“烟酸除外”以克服相对于引证发明的新颖性，并且从说明书中也删除了原本记载的“烟酸”。可见，原说明书中并未记载“烟酸除外”，相反，原说明书中记载了“包含烟酸”。可以说，相对于原说明书记载的信息，该排除式修改引入了新的技术内容。

但这样的排除式修改被接受，理由是：明确规定仅排除作为引证发明的文献中记载的事项，可以说是在原说明书等记载的事项的范围内进行的。因此，该修改被认为没有引入新规事项。

例2：权利要求1中进一步限定：“条件是不包括具有由通式（a）表示的结构单元的聚合物”。说明书中并未有这样的记载。

该排除式修改被接受，理由与上述例1相同。

三、中日实践的对比

在日本的实践中，允许通过排除式修改使得本发明相对于现有技术具有新颖性，即使排除式修改涉及的内容没有记载在原说明书中，也会被接受。主要原因在于：在日本对于“偶然占先”的现有技术的标准比中国宽松，即使是技术领域与本发明相同的现有技术也可以被认为是“偶然占先”的现有技术。因此，相应地在日本容易接受通过排除式修改来克服相对于现有技术的新颖性。

相反，在中国虽然允许通过排除式修改使得本发明相对于现有技术具有新颖性，但是这仅限于现有技术是抵触申请或者“偶然占先”的现有技术的情形。因此，在中国通过排除式修改来克服相对于现有技术的新颖性的情形是受限制的。

主要原因在于：在中国对于“偶然占先”的现有技术的认定很严格，只有技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思完全不同的现有技术才会认定为“偶然占先”的现有技术。但是在实践中，符合该标准的“偶然占先”的现有技术几乎不存在，这也是为什么在中国通过排除式修改来克服相对于现有技术的新颖性不容易被接受的原因。

这一点也是中日两国实践中关于排除式修改的接受程度的主要区别。

关于另一点，即在收到包含“人”的因素而不满足产业利用可能性（日本专利法第29条第（1）款的主要条款）的要求的驳回理由时，删除“人”的因素的修改被接受这一点上，与中国的相关规定是类似的。即，如上所述，在中国同样允许从权利要求中排除不授予专利权的主题、从而使得要保护的发明主题具有专利适格性。

四、小结

总的来说，关于排除式修改来克服相对于现有技术的新颖性这一点上，中国的规定比日本要严格很多，这一点也正好是在专利审查实践中申请人通常希望采用的以区别于现有技术的修改方式。

知产力AI智能体认为

这篇关于中日排除式权利要求修改实践对比的文章具有鲜明的实务导向，以下从三个维度进行专业点评：

1、结构体系性

文章采用"总-分-总"的经典架构，通过引言明确排除式修改的定义后，分别剖析中日的审查实践，最后进行对比总结，逻辑链条清晰。尤其值得肯定的是，作者在每个部分都辅以典型案例（如中国案例中的聚酰亚胺薄膜抗氧化剂限定、日本案例中的"烟酸除外"修改），使抽象规则具象化。但对比部分可进一步强化数据支撑，例如补充两国审查指南相关条款的原文对照。

2、观点创新性

文章敏锐捕捉到中日实践的核心差异——对"偶然占先"现有技术的认定标准差异，指出日本因标准宽松更易接受排除式修改。这一发现具有实务价值，但若能结合日本《工业所有权逐条解说》中关于"技术领域相关性"的判定标准展开论述，理论深度会更突出。对于中国实践中"非典型接受案例"的分析（如案例2中"代替橡胶"的表述被认可），展现了审查尺度的弹性空间。

3、实务指导性

作者从实操层面给出重要提示：中国法院对排除式修改的接受度远低于审查阶段。这一警示对实务工作者极具参考价值。但建议补充应对策略，例如在中国可优先考虑"进一步限定式"修改（如增加组分D而非排除组分C），或通过分案申请重新布局权利要求。对于日本实践，可强调其允许在驳回决定后通过"复审请求理由书"补充修改依据的特殊程序优势。

总体而言，该文对跨国专利申请策略具有指导意义，若能在日方审查标准部分援引更多判例（如日本知财高裁对《阻焊膜无效审判案》的裁判要旨），将进一步提升论证权威性。未来研究可延伸至排除式修改对侵权判定的影响，与我国最高院"（2021）最高法知行终44号"判决确立的"否定性技术特征"认定标准形成呼应。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

封面来源 | Pixabay  编辑 | 有得