独家 | 2020年美国联邦地区法院专利诉讼年度总结（上）

在开拓美国市场的过程中，除了可能涉诉美国国际贸易委员会的337调查之外，中国企业还可能在美国联邦地区法院面临专利、商标、著作权以及商业秘密等类型的知识产权诉讼。在2020年，涉及中国企业的美国专利诉讼高达188起，远超过中国企业涉诉的19起337调查。与337调查仅有禁令类型的救济相比，美国专利诉讼除了可以颁布禁令禁止继续销售侵权产品之外还通常涉及到由陪审团来认定金钱赔偿问题，如果败诉，可能会有高额甚至巨额的金钱赔偿。

考虑到中国企业涉诉美国专利诉讼的可观数量以及美国专利诉讼对中国企业的重要性，我们对2020年的美国专利诉讼进行了总结，主要内容包括对2020年专利诉讼以及美国无效案件的数据统计和分析、总结了美国专利诉讼的进展和值得关注的趋势（例如，疫情以及美国流动性泛滥对专利诉讼造成的影响、SEP诉讼的新进展）并简要分析了2020年一些重大的专利诉讼判例。

本年度总结上篇内容为2020年的美国专利诉讼以及无效程序的数据统计和分析，值得重点关注的发展和趋势主要包括：

（1）美国专利诉讼案件在2020年呈现上升趋势，且受美国专利诉讼基金支持的影响2021年会延续该趋势；

（2）2020年有相当数量的专利诉讼案件以及无效案件有中国企业涉诉或参与，有些案件特别是涉及到临时禁令的案件属于事关美国市场能否存续的重大案件；

（3）2020年出现了多起侵权人赔偿额超过5亿美元的案件，美国专利诉讼引起的高额赔偿风险值得中国企业关注；

（4）美国专利局无效程序申请人获得成功立案以及最终成功无效的比例呈现下降趋势，深刻影响地区法院专利诉讼的应诉策略。

一、2020年美国联邦地区法院专利诉讼及中国企业涉诉情况数据统计

因为专利法属于联邦法问题，仅有联邦法院可以受理专利诉讼。本部分用图表的方式重点介绍并分析了2020年美国联邦地区法院专利诉讼的整体情况以及中国企业涉案情况。为帮助理解我国企业应诉美国联邦地区法院专利诉讼的整体情况，本部分还提供了往年相关数据并进行总结分析。

1. 2020年专利诉讼案件数量呈现上升趋势

2020年虽受疫情影响，但相比2018、2019年，美国联邦地区法院受理专利侵权案件的数量有所增长，呈上升趋势，总数达到3964件。

如图一所示，在过去十年中，美国联邦地区法院受理的专利诉讼案件数量总体上呈现“逐年上升至高位后略有下降”的态势，而2018至2020年又呈现上升态势。

2012年是受案数量上一个的分水岭：受理案件数量从2011年的3600多件一跃至2012年的5400多件，在2013年达到6000多件的峰值之后因美国最高法院作出的Alice案（涉及可专利主题问题）以及Octane案（涉及败诉时承担对方律师费问题）对专利权人总体不利而整体呈下降趋势；2014、2015两年稳定在每年5000多件的水平；2016、2017年进一步跌落至每年4000多件。2018年跌至3595件，为近8年中的最低水平，2018至2020年又呈现上升态势。

图一：2010年-2020年美国联邦地区法院专利诉讼总数情况[1]（点击放大）

在2020年起诉的联邦地区法院案件中，截至2021年4月8日为止，和解/自愿撤诉的案件达到1899件，占全年提起案件总数的47.9%（注：美国专利诉讼95%以上的案件会以和解方式结案，仅有极少数的案件会走到开庭阶段）；49件案件已出现专利权人胜诉的情形，63件案件已出现专利挑战者胜诉的情形。

2. 德州西区在短时间内迅速成为受理专利案件最多的法院

图二：2020年受理专利诉讼案件数靠前的联邦地区法院

如图二所示，在2020年联邦地区法院受理的专利案件中，受案量前五位的法院是德州西区（WDTX）、特拉华（DDE）、德州东区（EDTX）、加州中区（CDCA）、加州北区（NDCA）。该结果反映了近年来美国专利诉讼在管辖方面的变化。

首先，德州西区新上任法官Albright对专利权人较为友好以及美国高科技企业在德州西区（例如，奥斯丁，其辖区之内包括了高科技企业云集的Silicon Hill）通常有办公机构吸引了大量专利权人来此诉讼，使德州西区受案数量超过传统上同样以此闻名的德州东区。

其次，2017年美国联邦最高法院在TC Heartland案[2]中的判决结果收紧了德州东区可管辖专利案件范围；2020年的数据显示该案对专利诉讼管辖趋势的影响更为明显，德州东区受案数量有所减少；特拉华联邦地区法院受案数量已超越德州东区。

需要注意的是，由于某些案件专利权人仍能在德州东区建立管辖，或因外国被告受TC Heartland案影响有限等原因，2020年仍有相当一部分的专利权人选择在德州东区起诉。

最后，加州作为美国科技业中心，众多高科技企业坐落于此，加州北区和中区联邦地区法院受案数量分列第四与第五。

3. ANDA案件数量略有下降，案件继续主要集中在特拉华和新泽西地区法院

ANDA案件是一种在美国联邦地区法院进行的特殊类型的专利案件，即美国专利链接制度下的诉讼，又可分为：由原研药公司作为专利权人提起的侵权之诉和由仿制药公司提起的请求宣告不存在专利侵权之诉（declaratory judgement）两种形式。实践中，ANDA案件以前一种诉讼形式为主，宣告请求之诉的数量远低于侵权之诉。此处的统计不包括美国生物类似药（BPICA）制度下的类似形式诉讼。

图三：2011年-2020年美国联邦地区法院ANDA诉讼受案总数（点击放大）

受理法院方面，ANDA诉讼高度集中于特拉华和新泽西联邦地区法院这两个法院。2020年中，特拉华联邦地区法院受理了141件ANDA案件，新泽西联邦地区法院受理了103件ANDA案件，2020年超过96%的ANDA案件在该二法院起诉。具体情况如下所示：

图四：2020年受理专利诉讼案件靠前的美国联邦地区法院、受案数及占比

4. 中国企业涉诉188起美国专利诉讼

根据我们的统计，2020年在美国联邦地区法院进行的专利诉讼案件中，涉及中国被诉企业的案件数量为188起。

管辖法院方面，如下图所示，上述涉及中国被诉企业的案件中，受案量前五位的法院是德州西区、加州中区、德州东区、特拉华、加州北区。在上述五个联邦地区法院起诉的案件数量占全体案件数量之比超过72%。

图五：2020年受理涉及中国被诉企业案件靠前的美国联邦地区法院、受案数及占比

涉案产品和技术领域方面，上述涉及中国被诉企业的案件中，119件案件为机电类案件，10件案件为生物医药化工材料类案件，59件案件为其它类案件（包括日常生活用品等）。

ANDA案件方面，上述涉及中国被诉企业的案件中，7件案件为ANDA案件，均为中国仿制药企业与外国原研药企业之间在美国展开的ANDA诉讼案件。

5. 赔偿和禁令情况

#01

多起案件出现巨额赔偿

美国专利诉讼素以高额赔偿闻名。被告一旦被认定侵犯原告有效的专利权，又不存在其它抗辩主张的情况下，案件通常由陪审团对侵权赔偿金额作出认定；在当事人同意放弃陪审团审理的情况下可由法官认定赔偿金额，这种形式被称作法官审理（bench trial）。2020年，联邦地区法院的专利案件中出现了若干巨额赔偿：在Virnet X v. Apple案[3]中，Apple被陪审团认定赔偿5.3亿美元；在PanOptis v. Apple案[4]中，Apple被陪审团认定赔偿5.6亿美元；在Caltech v. Broadcom et al案[5]中，被诉企业被陪审团认定赔偿11亿美元；在Centripetal v. Cisco案[6]中，Cisco被法官认定赔偿19亿美元；在生化领域，在Juno v. Kite Pharma案[7]中，Kite Pharma被陪审团认定赔偿11亿美元。此外，在2021年3月，在VLSI Technology LLC v. Intel Corporation案[8]中，被诉企业被陪审团认定赔偿21.8亿美元。

涉及中国被诉企业方面，在SIMO v. uCloudlink案[9]中，uCloudlink本被陪审团认定赔偿820万美元，上诉后美国联邦巡回上诉法院以权利要求解释存在错误为由推翻了该案中的侵权认定，认定uCloudlink应获得不侵权的简易判决（summary judgement of noninfringement）。此外，该案地区法院阶段，法官还曾判决赔偿应包括与涉案产品搭配使用的充值卡在美国之外的销售部分。[10]

#02

禁令情况

美国专利诉讼中，联邦地区法院有权颁布三种形式的禁令：永久禁令（Permanent Injunctions）、临时禁令（Preliminary Injunctions）、临时禁止令（Temporary Restraining Orders）。临时禁止令的有效时间较短，通常只有数周的时间。2020年中，各联邦地区法院在专利诉讼中颁布的各类禁令数量如下：

禁令种类

数量

永久禁令

114

临时禁令

57

临时禁制令

32

涉及中国被诉企业方面，在Illumina Inc. et al. v. BGI Genomics案[11]中，法官认定Illumina证明了其针对BGI Genomics的DNA测序产品存在侵权胜诉的可能性、BGI Genomics未能提出实质的无效问题、存在不可弥补的损害的威胁、公共利益与衡平权衡也偏向颁布禁令，因此针对BGI Genomics的涉案产品颁布了临时禁令。

二、与美国专利诉讼紧密相关的美国专利商标局无效案件情况

1. 立案成功率以及无效成功率呈下降趋势

与我国仅由专利局来审理无效请求不同，在美国可以认定专利无效的机构包括联邦地区法院、ITC以及美国专利商标局（USPTO）的专利审判与上诉委员会（PTAB）。由于在PTAB进行无效程序（主要包括Inter Parte Review和Post-Grant Review，PGR）的诉讼费用大大低于地区法院程序，且在成功获得PTAB立案的情况下有机会请求地区法院中止昂贵的地区法院程序，是否向PTAB提起无效程序成为应诉地区法院专利诉讼最核心的应诉策略之一。在收到无效请求之后，PTAB应当在6个月之内决定是否立案，如决定立案，其应当在12个月内做出专利是否有效的最终决定。

如下文所示，总体来看，2020年中PTAB案件立案成功率有所下降（主要原因是PTAB有更大的拒绝立案自由裁量权，下文“地区法院程序与IPR之间互动新进展”有详述）；无效成功率相对2019年以前来说亦有所下降。立案比例以及最终无效成功率的下降会深刻影响联邦地区法院专利诉讼的诉讼策略。

#01

PTAB立案比例达到

过去五年最低点

在2020财年[12]中，PTAB共收到立案申请1429件，共作出立案决定648起，驳回立案申请508起，立案比例为56%，如下图所示，在过去五个财年中达到新低。

图六：USPTO关于PTAB案件申请及立案情况

其中，按照科技领域分类的立案率如下所示，化学领域立案率最高，但仍未超过60%：

图七：USPTO关于不同技术领域PTAB案件立案率情况

#02

和解比例以及无效成功率

均呈现下降趋势

有163起案件的当事人在2020年中选择在立案前和解，有146起案件的当事人选择在立案后和解，二者占到结案案件总数的比例为22%，同样为近五个财年最低。

图八：USPTO关于PTAB案件和解率情况

根据USPTO的数据[13]，2020财年中，如下表所示，在已获立案并得到最终判决的案件中，权利要求被最终无效的比例有小幅上升，但整体上无效成功率相对2018年以前来看有所下降。2020财年中，涉案专利权利要求被全部无效的案件数为317件，混合结果（部分无效）的案件数为103件，全部权利要求被维持有效的案件数为88件，占全部IPR申请的比例分别为22%、7%、6%，占最终获得判决案件总数的比例分别为62.4%、20%、17.3%。

表一：各年度PTAB案件中权利要求有效性结果占全部PTAB申请数量比例情况

案件结果

FY 2020结果占比

FY 2019结果占比

FY 2019之前的全部案件结果占比

全部无效

22%

18%

16%

混合结果

7%

8%

4.1%

全部有效

6%

7%

4.8%

表二：各年度PTAB案件中权利要求有效性结果占最终获得判决案件总数比例情况

案件结果

FY 2020结果占比

FY 2019结果占比

FY 2019之前的全部案件结果占比

全部无效

62.4%

55%

64%

混合结果

20%

24%

16%

全部有效

17.3%

21%

19%

2. 越来越多中国企业参与了PTAB无效程序

根据我们的观察，中国企业参与的PTAB案件逐渐增多。一方面，中国企业在地区法院被诉后提起IPR等程序以挑战专利权的有效性，已越来越常见；另一方面，有些PTAB案件中，中国企业在专利权人没有提起侵权诉讼之前先发制人，先行提起无效程序。此外，某些案件中，中国企业作为专利权人被其它企业作为专利挑战者提起PTAB程序。

（未完待续）

（作者注：本文旨在提供相关领域的最新动态，不代表科文顿或其客户的观点或意见，亦不构成任何法律意见。）

注释：

[1] 若非特意标注，本文数据来源均为Docket Navigator。

[2] TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017).

[3] 德州东区联邦地区法院，案号：6:12-cv-00855。

[4] 德州东区联邦地区法院，案号：2:19-cv-00066。

[5] 加州中区联邦地区法院，案号：2:16-cv-03714。

[6] 弗吉尼亚东区联邦地区法院，案号：2:18-cv-00094。

[7] 加州中区联邦地区法院，案号：2:17-cv-07639。

[8]德州西区联邦地区法院，案号：6:21-cv-00057。

[9] SIMO Holdings Inc. v. Hong Kong uCloudlink Network Technology, Ltd., No. 19-2411 (Fed. Cir. 2021).

[10] SIMO Holdings v. Hong Kong Ucloudlink Network Tech. Ltd., 396 F. Supp. 3d 323 (S.D.N.Y. 2019).

[11] 加州北区联邦地区法院，案号：3:19-cv-03770。

[12] 即2019年10月1日至2020年9月30日。

[13] 数据来源包括：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_aia_fy2020_roundup.pdf; https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_aia_fy2019_roundup.pdf; https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180930a.pdf