三友知策 | 使用因近似被驳回的未注册商标≠必然侵犯引证商标权

——浅析商标申请阶段的近似性判定与商标侵权判定之间的差异

作者 | 孙庆华 李继燕  北京三友知识产权代理有限公司

编辑 | 布鲁斯

一、引  言

笔者作为从业多年的商标代理人，在向申请人转达《商标驳回通知书》时，经常被问题到这样一个问题：

“我这件申请商标因为与他人在先注册商标近似而遭遇了驳回，如果继续使用，是否会构成商标侵权？” 

答案是不必然构成侵权。具体来说，商标注册申请时因与某在先注册商标（下称“引证商标”）判定为近似商标而遭遇了驳回，该驳回决定生效后，申请人继续使用该商标的行为可视为是对未注册商标的使用，这种使用行为是否会构成对引证商标的侵害需要具体情况具体分析，并非一定会侵害引证商标的权利。

商标在注册申请过程中遭遇驳回，只是在商标注册审查阶段，审查人员根据《商标法》和《商标审查审理指南》的相关规定，经比对后认为在相同或类似的商品/服务上，申请商标的标识与引证商标的标识存在近似性，从而作出的驳回决定。然而，商标标识的近似性并不等同于商标在商业活动中的使用行为必然会构成对引证商标权的侵害。商标侵权与否的判定是一个更为复杂的法律问题，需要综合考虑多个因素，包括但不限于该使用行为是否属于“商标性使用”、商标标识的近似程度、商品或服务的类似程度、实际使用情况以及相关公众的认知是否会导致混淆可能性等。因此，即使申请商标在注册申请阶段因与他人在先注册商标近似遭遇了驳回，也并不意味着在驳回后的使用行为一定构成对该引证商标权的侵害。

当然，为了避免可能的侵权风险，建议申请人在收到驳回通知后，根据具体的驳回理由结合商标侵权的定性标准，审视申请商标与引证商标的实际使用行为是否可能导致混淆，重新评估申请商标的使用风险，以最大限度的降低侵权风险。

根据《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：

有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一） 未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的。

本文将针对上述第（二）项的情形，浅析商标注册审查阶段的近似性判定与商标侵权判定之间的差异。旨在阐释，即使根据《商标审查审理指南》的规定应被判为近似商标的但在实际商业活动中的使用却并不一定构成商标侵权。以此帮助申请人厘清二者的区别，为申请人在使用未注册商标时提供合规的使用指引。

二、商标注册审查阶段的近似性判定与商标侵权判定的考量因素

1. 商标注册审查阶段的近似性判定考量因素

《商标审查审理指南》（2021版）第三部分“商标相同近似的审查”指出：

“商标相同和近似的判定，首先，应认定指定使用的商品或服务是否属于同一种或者类似商品或者服务；其次，应从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面，以相关公众的一般注意力为标准，并采取整体观察与对比主要部分的方法，判断商标标志本身是否相同或近似。同时考虑商标本身的显著性、在先商标知名度等因素判定是否易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。”

上述审查指南中虽然将“混淆”列为判定商标近似与否的重要考量因素，但在实际的商标注册申请审查实务中，审查人员的审查重点还主要集中在对商标标识本身的近似性评估上，包括商标在发音、外形、含义等不同维度的对比。由于我国商标注册申请数量庞大，为了兼顾公平的同时提高审查效率，我国的商标注册审查较为标准化、机械化。在判定商品/服务的类似性问题时，主要遵循《类似商品和服务区分表》。在判定商标近似性问题时，审查人员一般会参照《商标审查审理指南》中所归纳列举的近似商标构成情形，对申请商标标识与已注册或申请在先的商标标识进行比对后得出结论。这一审查过程并不涉及对商标标识在商业实战中实际使用行为的考量，这主要因为在商标注册审查操作中难以对此进行了解和评估，同时考虑到我国商标注册申请数量庞大，当前这种兼顾效率与公平性的审查模式具有其合理性和必要性。

2. 商标侵权判定考量因素

商标侵权判定需要从更多的维度进行综合考量，除了比对商标标识是否构成近似之外，更关键的是站在相关公众的视角结合具体个案的实际情况，综合评估某一商标使用行为是否会侵害他人注册商标权，双方商标并存使用是否存在混淆的可能性。这样综合性的评估方法有助于更准确地识别商标侵权行为。

《商标法》第五十七条（二）项“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆”属于侵犯他人商标权的情形之一。这一表述明确将“容易导致混淆”作为判断商标侵权的标准，凸显了混淆可能性在商标侵权判定中的核心地位，即“容易导致混淆”是构成商标侵权行为的必要条件。

在判定某商标使用行为是否构成商标侵权时，究竟是“商标标识近似”起决定性作用？还是仅将“商标标识近似”作为一项参考因素，而“混淆性”才是发挥决定性作用的因素？这在司法实践中存在不同观点，笔者更倾向于后者。商标的基本功能在于区分商品或服务的来源，而混淆的实质在于相关公众对商品或服务的来源产生了错误的认识，从而可能产生损害注册商标权人权益的后果。因此，在商标侵权的判定过程中，“混淆性”被视为更为重要的考量因素。

商标侵权的实质，归根结底是对商标功能的实质性损害。而“混淆可能性”恰恰是建立在对商标来源识别功能损害基础上的，倘若两商标仅仅因为“商业标识的近似”而不考虑其他相关因素，如商标的实际使用情况、商标的显著性、知名度等，就判定为商标法意义上的“商标近似”从而导致消费者混淆认定商标侵权是背离商标法宗旨的。商标法毅然将“容易导致混淆的”作为“相同商品上使用近似商标、类似商品上使用相同商标或者近似商标”构成侵权的构成要素，是符合商标法的功能要求的，对市场经营者是一种公平合理的举措，也是一种从消费者的角度出发，将消费者作为判断“混淆”主体的合理举措，兼顾了消费者相关公众的利益。[1]

3. 相关案例

为更好的阐释上述观点，笔者通过“知产宝”平台分别以“未构成侵权”、“构成侵权”作为关键词搜索了相关案例，并详细比对了判决中涉案商标与被诉侵权标识的近似程度。经过筛选，笔者挑选了以下四个具有代表性的案例进行分析，以期为读者提供更具体、生动的实例参考。

案例1

“宝芝林”案- (2022)粤03民终26231号

宝芝林（厦门）生物科技有限公司、深圳市本草说科技有限公司与浙江宝芝林中药科技有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷二审民事判决书[2]

简要评析：被诉侵权标识使用在“艾草艾灸肚脐贴”商品，根据《类似商品和服务区分表》的规定，应属于第5类0501群组商品，与涉案注册商标核定的商品构成类似商品；双方标识的文字部分均为“宝芝林”，根据《商标审查审理指南》中示例：

应判定为近似商标。若被诉侵权标志在0501的商品上提出注册申请，根据审查标准应属于被驳回的情形。

因此，一审法院主要从双方商标标识构成近似为基础，认为被诉侵权标识与原告涉案注册商标构成近似商标、双方使用的商品构成类似商品，故认定被诉侵权标识的使用，对原审原告涉案注册商标构成侵权。但二审并未将商标标识的近似性做为判定是否构成侵权的重要考量因素，而是强调了商标的历史渊源、使用情况和知名度等因素在判断某一行为是否构成商标侵权时的重要性。同时，本案也提醒企业在商标注册和使用过程中要注重商标的独特性和显著性，加强商标的宣传和使用力度，以提高商标的知名度和辨识度。此外，对于历史悠久、具有特定含义的商标，相关公众的认知情况也应作为判断侵权行为的重要参考因素。

这一判决也体现了：

（1）商标的历史渊源与公众认知的重要性：在本案中，“宝芝林”作为具有深厚历史文化背景的商标，其起源和含义被广泛认知，这对判断侵权行为产生了重要影响；

（2）商标使用的合理性与主观意愿的考量：厦门宝芝林公司使用被控侵权标识具有合理历史渊源，且经过著作权人授权，反映了其使用的合理性和正当性；

（3）商标显著性与知名度对侵权判定的影响：原告浙江宝芝林公司涉案注册商标的显著性和知名度不高，且未能充分证明其进行了广泛的使用和宣传，这影响了其注册商标的保护力度；

（4）综合考量因素与侵权判断的谨慎性：在判断商标侵权时，应综合考虑相关公众的注意程度、双方商标的近似程度、双方商品的类似程度以及是否存在实际混淆等因素。本案判决体现了对侵权判断的谨慎性，强调了综合考虑各种因素的重要性。

案例2

“三禾”案-(2014)穗中法知民终字第35号

袁拱照与李新会侵害商标权纠纷二审民事判决书 [3]

简要评析：被诉侵权标识与涉案商标均使用于餐馆、快餐店，根据《类似商品和服务区分表》的规定，属于第43类4301群组服务，构成类似服务；被诉侵权标识中文部分因字号大小不同，分为“三禾”和“百味”两个相对独立的部分，根据《商标审查审理指南》中示例：

应判定为近似商标。然而，法院审理认为，原审原告经营的是日式料理，而原审被告则专注于中式快餐，双方的经营范围差异明显；同时，双方分别坐落于东莞市和广州市，经营地域不同；加之双方商标在构成要素及整体视觉效果方面均有明显区别，且涉案商标在实际使用时常以“三禾寿司”的形式呈现，这使得两者之间的的区别更加显著。综合评判，法院认为原审被告对被诉诉侵权标识的使用，不足以导致相关公众产生混淆，因此未构成对原审原告商标权的侵害。

本案结果也体现了：

（1）商标保护范围的动态性：本案体现了商标权具有弹力性的特点，即商标权的权利范围并非固定不变，会随着商标的使用情况而可能扩张或缩减。在判断商标侵权时，会充分考虑商标的实际使用情况；

（2）商标混淆误认的判断并非静态：商标混淆误认的判断并非静态，而是会随着商标的使用情况、知名度、商品或服务的类别、消费人群、经营区域等因素的变化而变化。上诉人未能证明其“三禾”商标已为相关公众所熟知，且日式寿司与中式快餐在消费人群、装潢、食物制作过程等方面存在明显区别，且双方经营未发生重叠或渗透。以上因素均降低了两品牌在真实的商业环境中混淆误认的可能性。

案例3

“旺顺斋”案-(2009)二中民终字第3794号 何书仙与北京旺顺阁美食有限公司、旺顺阁商务会馆(北京)有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书[4]

简要评析：被诉侵权标识与涉案商标分别使用于餐馆、商务会馆，根据《类似商品和服务区分表》的规定，已构成相同类似服务；双方标识的文字显著部分均为“旺顺”，“斋”和“阁”表示服务场所，根据《商标审查审理指南》中示例：

应判定为近似商标。如果在判定是否构成侵权时仅以“商标标识近似”作为重要参考，本案应认定构成侵权。然法院认为，原审原告的饭庄位于张家口，营业面积为150平方米，主要经营火锅，人均消费30-50元；原审被告公司的主楼共5层，营业面积4000-5000平方米，主要经营海鲜和鱼头泡饼，人均消费300元左右。双方在所处地域、经营特色、营业规模和服务对象等方面有明显的不同，且双方标识的组成要素和整体视觉效果不同。综合评判，原审被告使用被诉侵权标识不会使相关公众产生混淆，因此未侵害原审原告的商标权。

本案结果体现了：

（1）商标侵权判断需综合考虑：在判断商标侵权时，不能仅凭商标标识的相似性就轻易下结论。必须综合考虑经营地域、规模、具体内容、服务档次、服务对象、影响以及商标使用的具体情况等多个因素；

（2）商标标识局部差异的重要性：商标的局部差异对于判断是否构成侵权同样有着很大影响；

（3）公众认知是重要的考量因素：在商标侵权判断中，公众的认知是重要的考量因素。在真实的商业环境中，即使商标标识有一定相似之处，但如果两个品牌均各自诚信经营，经营风格各异，彼此主动作出区别、避让，不会导致产生混淆或误认的情况，那么便不易被认定构成侵权。

案例4

“VERO MODA”案-(2021)冀知民终294号

绫致时装（天津）有限公司、博野县幻蝶雾语服装店侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷二审民事判决书 [5]

简要评析：被诉侵权标识与涉案商标均使用于服装，已构成相同类似商品；被诉侵权标识“ONLY.LUU”完整包含涉案商标“ONLY”、“VEROTEXMODA”在“VERO MODA”中间添加了三个字母，有一定的相似性。此外，本案中原审被告还摹仿了原审原告的服装款式，服装款号也与其相同，在电商平台可以通过款号搜索原审原告服装的消费者引流到其店铺，购买其销售的类似款式的服装，以获取不正当的竞争优势，显然主观上具有恶意。综合评判，原审被告使用被诉侵权标识极易使相关公众产生混淆，侵害了原审原告的商标权。对比本案与上述三个案件，

影响本案结果的关键点：

（1）双方使用商品类似：被诉侵权标识与涉案注册商标均使用于服装，构成相同或类似商品。这是判断商标侵权的基础前提；

（2）双方商标标识近似：被诉侵权标识“ONLY.LUU”完整包含涉案商标“ONLY”，且VEROTEXMODA”在“VERO MODA”中间添加了三个字母，具有一定的相似性。这种标志的相似性极易导致消费者产生混淆；

（3）被告摹仿了原告的服装款式和款号：原审被告不仅使用了与原告相似的商标标识，还摹仿了原审原告的服装款式，并且使用了相同的服装款号。这种行为进一步增加了消费者混淆的可能性；

（4）产生了对消费者引流的效果：原审被告通过电商平台使用相同的款号，将原本可能搜索原审原告服装的消费者引流到其店铺，购买其销售的类似款式的服装。这种行为表明其主观上具有恶意，并试图获取不正当的竞争优势；

（5）有混淆可能性：综合上述因素，法院认为原审被告使用被诉侵权标识极易使相关公众产生混淆，从而侵害了原审原告的商标权。这是法院作出侵权判决的核心依据。

三、结  语

结合上文案例可以看出，在商标侵权的判定过程中，“混淆性”是更为重要的考量因素。其认定并非仅仅局限于对比标识本身的近似度，而是需要全面、深入的综合考量双方商品的类似程度、商标标识构成要素的近似程序、商标的显著性和知名度以及相关公众的关注度等多重因素。而相比之下，商标注册申请的过程则主要聚焦于商品的类似程度和商标标识的近似程度。因此，当申请商标因与在先注册商标近似而遭遇驳回的，需根据具体情况分析侵权可能性。当然，无论侵权之诉最终结论如何，抗辩的过程无疑会耗费申请人大量精力和财力。相信每一位申请人在提交商标注册申请时都怀揣着申请商标能够获得权利保护的殷切期望。因此，为了避免不必要的驳回和抗辩，建议申请人在提交申请之前，委托专业的服务机构对申请商标进行全面的检索分析，并根据检索分析结果制定出合理的申请策略。例如，对商标标识进行调整以避开他人在先权利，或者重新构思并设计出更具独特性和显著性的商标标识。即使申请商标因与他人在先注册商标判定近似而被驳回，申请人也不必轻易放弃，仍可以考虑通过后续的法律救济途径，如驳回复审、行政诉讼等，尽可能争取获权。商标获得注册保护，方可最大限度的避免侵权，让知识产权为企业的经营和品牌发展保驾护航，让企业能够安心地将重心放在业务经营和品牌建设上。

注释（上下滑动查看）

[1] 祁战勇 关于商标近似、混淆与商标侵权关系的解读——以商标法第三次修改为视角

[2] (2022)粤03民终26231号 宝芝林（厦门）生物科技有限公司、深圳市本草说科技有限公司与浙江宝芝林中药科技有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷二审民事判决书

[3]  (2014)穗中法知民终字第35号 袁拱照与李新会侵害商标权纠纷二审民事判决书

[4] (2009)二中民终字第3794号 何书仙与北京旺顺阁美食有限公司、旺顺阁商务会馆(北京)有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书

[5] (2021)冀知民终294号 绫致时装（天津）有限公司、博野县幻蝶雾语服装店侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷二审民事判决书

本文作者

孙庆华

北京三友知识产权代理有限公司

合伙人 商标部部长 资深商标代理人

李继燕

北京三友知识产权代理有限公司

资深商标代理人

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