法院发回重审的专利无效案件实务分析

作者 | 张银英 连飞 北京恒都律师事务所

编辑 | 墨客

当事人对国家知识产权局作出的无效宣告请求审查决定书（以下简称“无效审查决定“）不服，可以向北京知识产权法院起诉；当事人对北京知识产权法院的行政一审判决不服，可以上诉至最高人民法院。当法院判决撤销无效审查决定、判令国家知识产权局重新作出决定的判决生效之后，国家知识产权局会重新审查专利无效案件。本文将结合案例对法院判决国家知识产权局重新作出无效审查决定的情形、重审的专利无效案件的程序性规定、重审的无效审查决定结果进行实务分析，以期为面临专利无效案件重审的当事人提供参考。

壹

法院判决国家知识产权局

重新作出无效审查决定的情形

《行政诉讼法》第七十条[1]规定了法院判决撤销或者部分撤销行政行为、并可以判决被告重新作出行政行为的六种具体情形。

具体到“国家知识产权局作出无效审查决定”的行政行为，司法实践中，法院判决撤销无效审查决定、判令国家知识产权局重新作出决定的主要有以下四种情形。

情形1：违反法定程序

违反法定程序例如包括违反无效宣告程序中的请求原则、听证原则。在恒都代理原告的（2017）京73行初1647号案件中，由于被告国家知识产权局在被诉无效决定中脱离了请求人提出的无效宣告请求理由（分别以证据1、证据4、证据5作为最接近的现有技术），而以证据3作为最接近的现有技术来评述创造性，所以法院认定违反了请求原则，判决撤销无效审查决定、并要求国家知识产权局重新作出决定。该（2017）京73行初1647号案件的二审判决维持了原判。

情形2：主要证据不足、有新证据影响证据认定

在（2020）京73行初14084号案件中，被诉的无效审查决定认定涉案专利相对于对比设计1和对比设计2的组合不具有明显区别，对比设计1是网络证据，由于原告在行政诉讼中提交了新证据来质疑对比设计1的公开时间，北京知识产权法院认定原告新提交的证据足以影响被诉无效审查决定中对比设计1的公开时间认定，从而判决撤销无效审查决定、并要求国家知识产权局重新作出审查决定。

情形3：主要证据不足、不能支持无效审查决定

在专利无效行政诉讼中，该情形3典型地为区别特征没有被证据公开或启示、从而对创造性评价错误的情况。在恒都代理上诉人的（2020）最高法知行终518号案件中，最高人民法院认定被诉决定及原审判决错误地认定了涉案专利权利要求1与最接近现有技术之间的区别技术特征，并且二者的发明构思不同，根据现有证据不足以认定涉案专利的权利要求1缺乏创造性，因此判决撤销无效决定和行政一审判决、并要求国家知识产权局重新作出审查决定。 

情形4：适用法律、法规错误

同样，在前述（2020）最高法知行终518号案件中，争议焦点除了涉案专利的创造性问题，还有权利要求8、9是否缺少必要技术特征的问题。被诉决定、原审判决以权利要求8、9未能记载实现对应功能的具体结构或是具体实现方式为由，认定其缺少必要技术特征。最高人民法院认为，权利要求8、9已经通过其中的功能性特征记载了解决技术问题的必要技术特征，并未缺少必要技术特征，所以被诉决定属于法律适用错误。

贰

发回重审的专利无效案件的程序性规定

（一）发回重审的专利无效案件与原案的关系

发回重审的专利无效案件是一个新的专利无效案件，拥有新的案件编号，将重新成立合议组，重新进行口头审理，重新作出无效审查决定。因此，发回重审的专利无效案件与原案的关系是国家知识产权局基于无效请求人和专利权人提交的资料进行的重新审查，但是该重新审查行为与原专利无效案件是完全独立的。

要注意的是，无效请求人或专利权人针对该发回重审的专利无效案件的重审结果不服的，还可以再次提起行政诉讼。

（二）发回重审专利无效案件中的合议组的确定

根据国家知识产权局的《审查指南》规定，对于审查决定被人民法院的判决撤销后重新审查的案件，一般应当重新成立合议组。

在具体实践中，国家知识产权局可能会发出《合议组成员告知通知书》，并告知当事人“逾期未答复，视为对合议组成员无回避请求”。因此，该《合议组成员告知通知书》就是给予行政行为相对人一个申请回避的机会，从而在程序上保障公正。

（三）关于无效理由与证据

如前所述，发回重审是针对已经提起的专利无效请求的重新审查，无效请求人不能再提交新的无效理由和证据。这是与司法程序不同之处，在法院发回重审的程序中，通常会给予双方当事人新的举证期限。例外的是，在口审之前，专利权人和无效请求人都可以提交新的公知常识证据。

在发回重审的专利无效程序中，尽管无效请求人不能增加无效请求理由，但是在具体实践中，发生过合议组在口审时主动引入新的证据组合方式的情况。

（四）关于发回重审专利无效案件中的权利要求修改

专利权人在无效程序中对权利要求的修改包括多种方式，例如删除权利要求或技术方案、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。原则上，在发回重审专利无效案件，专利权人不能以删除以外的方式修改权利要求书。根据审查指南的相关规定，专利权人在无效审查决定作出之前还可以删除权利要求或技术方案。

此外，专利权人一般不能再对权利要求进行进一步限定的修改，但是也有例外情况。例如，在发回重审案件中就发生过，合议组在口审时主动引入了新的证据组合，则专利权人针对所述主动引入的新的证据组合就获得了一次答辩机会，并在对应的答复期限内可以再修改权利要求，包括权利要求的进一步限定的修改方式。

叁

重审的无效审查决定结果

合议组重新作出的无效审查决定，须经国家知识产权局复审和无效审理部的主任委员或者副主任委员审核批准。根据《审查指南》的规定，因主要证据不足或者法律适用错误导致审查决定被撤销的，不得以相同的理由和证据作出与原决定相同的决定，即要纠正法院认定的错误行政行为；因违反法定程序导致审查决定被撤销的，根据人民法院的判决，在纠正程序错误的基础上，重新作出审查决定。

对于“不得以相同的理由和证据作出与原决定相同的决定”主要包括“理由和证据”和“无效审查决定”这两方面。这意味着，在发回重审的无效审查程序中，可以改变理由和证据，也可以改变“专利是否维持有效”的无效审查结果。对于无效请求人和专利权人而言，最重要的还是无效审查结果。

以下结合本文第一部分罗列的四种情形，给出重审的无效审查决定结果的实务分析。

对于情形1的违反法定程序，在纠正程序错误的基础上，重新作出无效审查决定。以上文的（2017）京73行初1647号案件为例，二审判决生效后，重审的无效程序不能以证据3作为最接近的现有技术来评述涉案专利的创造性，重审的无效审查决定维持专利有效。

在这种情况下，由于先前的无效审查决定中已经表明了涉案专利在以对比文件3为最接近对比文件时可以被无效，其稳定性较差。相应地，如果无效请人重新提起无效请求，并且以对比文件3为最接近对比文件，则涉案专利有较大可能被无效。

对于情形2的主要证据不足、有新证据影响证据认定，发回重审程序中结合新证据来进行审查。

以上文中（2020）京73行初14084号案件为例，北京知识产权法院认定需要结合行政诉讼中的新证据重新确定对比设计1的公开时间而发回重审。在无效重审程序中，行政一审中的新证据导致对比设计1的公开时间需要重新认定，其可能难以作为现有设计证据。但是，国家知识产权局仔细审查了其它无效理由，并最终认定涉案专利相对于无效请求中的其它证据组合应该被宣告无效。最后国家知识产权局在重新作出的无效审查决定中，依然宣告涉案专利无效。

对于情形3的主要证据不足、不能支持无效审查决定，以上文中（2020）最高法知行终518号案件为例，最高人民法院认定根据现有证据不足以认定权利要求1缺乏创造性。相应地，国家知识产权局在重新作出的无效审查决定中，不能认定涉案专利相对于对比文件1和对比文件3的结合不具有创造性，而是要对其它无效理由和证据重新审查，以确定涉案专利的有效性。最终，在发回重审的第56157号无效审查决定中，维持了专利权有效，与原决定结果相反。

对于情形4的适用法律、法规错误，以上文中（2020）最高法知行终518号案件为例，最高人民法院认定权利要求8-9已经记载了解决技术问题的所有必要技术特征，从而认定被诉无效审查决定适用法律错误。国家知识产权局在重新作出的无效审查决定中，认定权利要求8-9包括了所有必要技术特征（参见第56157号无效审查决定）。

肆

总     结

对于专利权无效行政纠纷，法院对国家知识产权局作出无效审查决定的行政行为是否合法做出判决。即使存在错误，法院也只能判决撤销或者部分撤销无效审查决定，并可以判决国家知识产权局重新作出决定，而没有权力审判专利是否有效。希望本文能够帮助了解发回重审的专利无效案件，了解发回重审案件的程序，对重审的无效审查决定结果有一定的预判。   

注释：

[1]《行政诉讼法》第七十条 行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：（一）主要证据不足的；（二）适用法律、法规错误的；（三）违反法定程序的；（四）超越职权的；（五）滥用职权的；（六）明显不当的。

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