“醉”是那一抹“红”究竟能否注册为商标

作者 | Bruce

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由法国同名设计师创立于上世纪90年代的奢侈品牌Christian Louboutin，因红底高跟鞋而风靡全球，它不仅仅是时尚界的宠儿，就连美国总统特朗普夫人梅拉尼娅·特朗普等各界名流也十分喜爱。而Louboutin在世界各国为了保护“使用在鞋底位置的红色”商标，一直不遗余力。 

Louboutin的“使用在鞋底位置的红色”（潘通色号18.1663TP）国际商标早在2010年就已获得了国际注册（注册号G1031242）。不过，“使用在鞋底位置的红色”商标在中国的可注册性问题一直困扰着Louboutin。

（G1031242号商标图样）

“使用在鞋底位置的红色”商标可注册性问题凸显

2010年，Louboutin本人申请在中国领土延伸保护G1031242号“使用在鞋底位置的红色”商标。2010年10月，国家工商行政管理总局商标局作出《商标国际注册驳回通知书》，根据《商标法》第十一条第一款第（三）项，认为“使用在鞋底位置的红色”商标缺乏显著性，驳回了该商标的领土延伸保护申请。

Louboutin于是向商标评审委员会申请复审。2015年1月22日，商评委作出《关于国际注册第G1031242号图形商标驳回复审决定书》（商评字[2015]第8356号），认为申请商标由常用的高跟鞋图形及鞋底指定单一的颜色组成，指定使用在女高跟鞋商品上，相关公众不易将其作为区分商品来源的标识加以认知，缺乏商标应有的显著性，申请人提交的证据亦尚不足以证明申请商标整体标识在指定使用商品上，经其实际有效的商业使用已具有商标应有的显著性，因而驳回了该商标在中国的领土延伸保护申请。

在遭到商标局和商评委的一再驳回后，Louboutin于2015年2月就商评委该决定诉诸北京知识产权法院。Louboutin主张商评委错误认定了“使用在鞋底位置的红色”商标的构成要素和请求保护的范围，商标申请注册的范围为“女士高跟鞋底位置的红色”；该商标属于颜色与位置结合的商标，具有固有显著性；“使用在鞋底位置的红色”商标的大量商业宣传和使用，进一步增强了其显著性。

2017年12月20日，北京知识产权法院经审理后作出判决，撤销了商评委决定。在北京知识产权法院看来，该案诉争商标应当属于三维标志，“表示了高跟鞋商品本身的外形，并在局部部位填涂红色”，商评委认为诉争商标属于图形商标认定有误。

然而，这一判决并没有终结“使用在鞋底位置的红色”商标的争议，Louboutin与商评委双双提起上诉。虽然对判决结果表示支持，但Louboutin仍旧表示应在维持一审判决结果的同时纠正一审判决中关于商标定性的错误——Louboutin认为，“使用在鞋底位置的红色”商标并不应算作三维标志，更不能简单地说是图形商标，而是一件《商标法》并未列举出来的、由位置和颜色要素组合而成的新类型商标。

商评委则在上诉状中称，其将申请商标认定为图形商标并无错误，因此请求撤销一审判决，维持商评委驳回复审决定。

毫无疑问，这是一起涉及新型商标可注册性问题的典型案件，其中隐含的一些法律问题亟待梳理和解决。

上文中提到，Louboutin认为“使用在鞋底位置的红色”是由位置和颜色要素组合而成的新类型商标。Louboutin在上诉中提出，“使用在鞋底位置的红色”商标由使用在特定位置的颜色组成，由位置和颜色要素组合而成，属于《商标法》未列举的新类型商标。为什么说“使用在鞋底位置的红色”商标属于《商标法》并未列举出来的商标类型呢？

在我国现行《商标法》中，第八条涉及了可以作为商标申请注册的标志类型：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”

可以看出，《商标法》第八条列举了一些可以作为商标申请注册的标志，但并未列出位置、单一颜色这样的要素，只是以“等”字作结。那么，由这些没有被《商标法》第八款列举出的要素组合而成的一件标志，究竟能否作为商标申请注册呢？

业内人士指出，对于法条的理解应当依据现代汉语一般的语法和词义。第八条中的“等”后未有数量或其他任何限定，因此，按照“等”的一般语义理解，第八条中的“等”应作“等外”理解，即该条对可注册为商标的标志的列举为不完全列举，不禁止将其他能够识别商品来源的标志及其组合注册为商标。同时，随着经济活动的发展，新的商标类型层出不穷，法律无法预见与传统文字、图形等商标类型具有同等性质的新类型标志，因此《商标法》采取了不完全列举可注册标志的方式。

笔者查询到《商标法释义（2013年修改）》中指出：“只要是具有可区别性的标志，就可以作为商标申请注册”，“考虑到实践中我国企业还没有将单一颜色作为商标注册的需求，且在商标注册、管理等环节也缺少相应实践，立法机关决定暂不在法律中明确”。这在某种程度上或许可以理解为立法机关在《商标法》修订时允许在实践中探索新类型商标的注册管理经验。

业内人士认为，法律解释需要尽量消除各法条的矛盾，使体系完整顺畅、无冲突。将《商标法》的第八条与从反面规定了不可作为商标注册的标志的第十一条结合起来看，如果认为第八条禁止注册颜色商标、位置商标，则会与第十一条矛盾。认为单一颜色商标等不能注册为商标的观点往往基于单一颜色不具有显著性这一理由，而根据第十一条第二款，缺乏显著性的标志通过使用获得显著特征的，也可以作为商标注册。因此，从第十一条第二款也可以看出，我国《商标法》没有概括地禁止由特定要素组成的标志获得商标注册。同时，中国作为缔约国之一的国际条约《与贸易相关的知识产权协定》（TRIPs）也没有排除单一颜色商标、位置商标，而是规定具有显著性的可视性标志都可以注册为商标。

既然“使用在鞋底位置的红色”商标并非必须是《商标法》第八条中所列举的标志类型，那么，“使用在鞋底位置的红色”商标实质上属于什么类型的标志呢？

在上诉中，Louboutin表示，“使用在鞋底位置的红色”商标在商标图样中用虚线表示高跟鞋商品的轮廓，说明图样中的高跟鞋商品仅用于指示位置，商品或商品部分的形状不是申请商标的组成部分，并且“使用在鞋底位置的红色”商标的商标描述中也进一步澄清虚线表示的高跟鞋外形不属于商标的一部分，因而，“使用在鞋底位置的红色”商标不包括立体形状，因此不应属于三维标志，而应作为颜色与位置结合的商标来对待。

G1031242号马德里商标国际注册信息（来源：WIPO）

笔者在WIPO网站查询了这件商标的相关信息，发现并无信息显示该商标为三维标志，反而是商标描述中明确声明虚线表示的商品轮廓不是“使用在鞋底位置的红色”商标的组成部分，申请商标保护的是用于鞋底位置的特定红色，高跟鞋商品的整体或部分形状不属于申请商标的范围。

业内人士分析指出，商标权属于私权，权利人可以根据自己的意思选择申请的标志、处分申请标志，在商标申请人没有声明申请商标为三维商标、甚至明确否定这一点的情况下，法院依职权认定是立体商标可能干涉了申请人对私权的处分，似乎是不妥的。

归根结底，“使用在鞋底位置的红色”商标实质上是使用在特定位置（鞋底）上的特定颜色（红色）标识。那么，商标申请人使用虚线来表示商标使用的位置是否合理呢？根据商标局公布的《商标审查和审理标准》，商标图样中的虚线部分可以用来说明位置，虚线部分不属于权利人权利保护的范围。分析人士指出，此前最高人民法院在审理一起由意大利爱马仕公司诉商评委的商标行政纠纷案（（2012）知行字第68号）时，曾认定虚线勾勒的商品形状用于指示位置。

“位置商标”在中国商标实践中并非首次出现。对于位置商标可注册性的认可也不乏案例：在萨塔公司诉商评委商标驳回复审行政诉讼（（2010）高行终字第188号）等多起涉及位置商标的判决中，法院均未否认位置商标的可注册性。 

商标的显著性是判断一件标志能否注册为商标的重要因素，通常需要从固有显著性和通过使用获得的显著性两方面考虑。抛开“使用在鞋底位置的红色”商标的类型不谈，这件商标是否具有显著性呢？

从固有显著性上看，根据Louboutin的说法，“使用在鞋底位置的红色”商标的颜色使用明确限定于特定位置，即将红色使用于鞋底，这种使用方式具有非通用性，可以具有固有显著性——众所周知，我们的鞋底大多数时候是黑色或皮革原色，红色鞋底的确有其特殊之处；而鞋底的颜色也并不影响鞋的功能。业内人士指出，将颜色限定在特定位置上使用，可以增强标志的显著性和可识别性。

而在通过使用获得的显著性方面，Louboutin的表现无需多言。2002年就已进入中国市场的Louboutin在中国也积攒了不少人气，在网上随手搜索便能找到大量有关Louboutin红底高跟鞋的信息和报道，“红底鞋”或“红鞋底”在某种程度上甚至已经成为了Louboutin品牌的代名词。

笔者注意到，目前世界各国对于单一颜色作为商标的保护较为克制，但就可准确界定、表现形式固定、非功能性或商品通用的单一颜色而言，仍不乏成功注册的案例。例如，美国联邦巡回上诉法院早在1985年就曾认定玻璃纤维生产商Owens Corning的粉红色通过使用获得了显著性，能够区别商品来源，因而允许其将粉红色申请注册在绝缘材料上。时至今日，诸如“蒂芙尼蓝”、“妙卡紫”等单一颜色商标都获得了认可。同样，上文提到的萨塔喷枪案等国内外案例也表明，经过长期或广泛使用、相关公众能够通过该标志识别商品来源的位置商标，是可以被认定为具有显著特征的。

我国《商标法》只规定了对三维标志的非功能性要求。但是，参考国外案例，有观点认为位置商标注册也需要满足的非功能性要求。而这里的功能性又分为实用功能性和美学功能性两方面。如果说“使用在鞋底位置的红色”不具有实用功能性是显而易见的，那么“使用在鞋底位置的红色”的美学功能性就成为其是否满足非功能性要件的关键。

学界通常认为，颜色是否具有美学功能性，其判断标准在于保护该商标是否会导致不公平的市场竞争环境。分析人士指出，“使用在鞋底位置的红色”商标与行业中的常用设计明显不同，使用其他颜色的替代设计很难影响商品质量，也不太可能导致商品的成本显著提高，不至于增加同业竞争者的预防成本；由于“使用在鞋底位置的红色”商标图样和商标说明已经对红色的使用方式进行了明确限定，所以不至于出现所谓的“颜色垄断”，其他经营者可以合理的避让。

如今的市场上已经出现了很多其他经营者使用使用在鞋底位置的红色，但这些经营者多是冲着Louboutin的商誉而来，而非因红色的装饰作用。如果不给予“使用在鞋底位置的红色”商标以保护，反而对Louboutin品牌有所不公，也有损于经营者创立和维护品牌声誉的积极性。

分析人士表示，考虑商标对竞争的影响不应只衡量经营者的利益，更应该考虑竞争法的目的，即通过维护竞争保护消费者利益。品牌和标志是消费者购买Louboutin高跟鞋很重要的原因，考虑到“使用在鞋底位置的红色”商标的品牌价值和对消费者识别利益的保护，商标注册也是具有必要性的。

虽然“使用在鞋底位置的红色”商标在中国能否注册仍悬而未决，但“使用在鞋底位置的红色”事实上已被全球多个主要国家和地区的商标行政管理部门或司法机构确认可以注册为商标并获得保护。

在欧洲，Louboutin曾在荷兰起诉Van Haren Schoenen有限公司侵犯其“使用在鞋底位置的红色”商标权并取得一审胜诉，但对方在上诉中主张该商标无效，认为该商标不足以作为权利基础。2018年6月12日，欧洲法院针对荷兰法院就“使用在鞋底位置的红色”商标可注册性的询问（C-163/16）作出答复：认可该品牌用在鞋底上的一种特定红色（潘通色号：Pantone 18.1663TP）可以作为品牌的显著性标志。

该案明确了“使用在鞋底位置的红色”商标与形状无关，因此不是“仅由使商品具有实质性价值的形状构成的标志”。Christian Louboutin的律师表示“使用在鞋底位置的红色”商标是由用在鞋底上的特定红色构成，与形状无关。欧洲法院强调，“该商标与鞋底的特定形状无关，因为在该商标说明中有明确指出，鞋子的轮廓不属于商标的一部分，只是用来明确该品牌注册的红色所处的位置”。

在印度，Louboutin“使用在鞋底位置的红色”商标不仅获得注册，还被法院认定为驰名商标。2017年12月12日，印度德里高等法院认定Louboutin的“使用在鞋底位置的红色”商标（1922048号）为驰名商标，判决Louboutin应获得损害赔偿金约107万卢比以及针对几家印度鞋类销售商的长期禁令。

Louboutin于2016年对位于新德里、从事女鞋及配饰销售的被告Pawan Kumar及其名下两家公司和Vijay Kumar及其名下一家公司提起诉讼，称被告在销售的女鞋上使用了“使用在鞋底位置的红色”商标构成侵权，请求法院长期禁止被告生产、销售、宣传带有“使用在鞋底位置的红色”商标的女士鞋类商品或其他商品，禁止被告使用“使用在鞋底位置的红色”商标，并向被告索赔10005000卢比。

经过审理，德里高等法院于2017年12月12日作出判决，将Louboutin的“使用在鞋底位置的红色”商标理解为“被应用于鞋子外底的特定色调的红色”。据法院称，Louboutin这件“使用在鞋底位置的红色”商标已经在包括印度在内的世界多国的商标行政管理部门注册，具有“国际可识别性”并在印度有广泛使用：“‘使用在鞋底位置的红色’商标的商誉和知名度已从世界各地多个国家延伸至印度，消费者甚至在原告商标首次正式在印度推出以前就已经非常了解其商誉和声誉。”法官认为，Louboutin对该商标的使用等材料显然可以证明“原告的‘使用在鞋底位置的红色’商标获得了驰名特征”。最终，法院判决由被告向原告支付损害赔偿及诉讼合理支出共约107万卢比。

“使用在鞋底位置的红色”商标案无疑是一起涉及新类型商标的典型案件，其判决将对我国以后的新类型商标注册申请影响深远。但无论“使用在鞋底位置的红色”商标案将走向何处，无论“使用在鞋底位置的红色”商标能否在中国被核准注册，当前围绕单一颜色商标、位置商标可注册性的更加深入的争论和探讨，或许都将在未来较长一段时期内持续。