康信视点 | 企业IPR在专利挖掘中需要考虑的事项

作者 | 宋鸣镝 李慧 北京康信华源知识产权咨询有限公司

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专利挖掘是企业知识产权管理工作中不可或缺的一部分，而且也是最为基础和关键的一部分内容。在技术研发或产品开发过程中，企业IPR通常需要对所取得的技术成果以专利申请的形式进行保护，而专利挖掘就是通过梳理技术创新点，并加以剖析、整理、拆分和筛选，从技术创新成果中提炼出具有专利申请和保护价值的技术创新点和方案的活动。在此活动中，企业IPR通常需要考虑以下事项。

对于小型创新企业来说，企业IPR可以考虑对企业的所有产品都进行专利挖掘。但是，对于大中型具有较强研发能力的企业来说，由于时间精力或者价值取舍等原因，不可能对所有产品都进行专利挖掘，所以就应重点考虑企业的重大科研项目和重点产品等，如果是外向型企业还要重点考虑有出口意向的产。对于这些产品，企业IPR可以结合实际需求适时开展专利挖掘工作。

同时，专利挖掘工作需要融入到研发的整个过程中，并跟随研发项目的进程分阶段地开展，以确保专利申请的在先布局和后续申请的持续布局。在不同的研发阶段，其专利挖掘的侧重点也有所不同，可以分别组织进行专利挖掘。例如，在项目立项阶段，可以重点考虑模型概念的设计；在研究开发阶段，可以重点考虑具体技术方案的设计；而在产品市场化阶段，则可以重点考虑是否还有其他可改进的方案。对于具体专利挖掘的频次，则可以根据项目的实际需求来定，以满足技术创新方案的产出数量和频率为准，同时与要与项目的进程相匹配。

专利挖掘可以采用召开专利挖掘会的形式来进行，会议通常由研发项目负责人、技术人员、企业IPR和专利代理人一同参加。其中研发项目负责人对专利挖掘重点负责，整体把控技术创新点，尤其是梳理技术创新点的系统性和完整性，保证技术创新成果专利保护的高度和全面性；技术人员要重点关注技术细节，在企业IPR和专利代理人的引导下充分挖掘技术方案的可专利性；企业IPR则要提前收集相关技术方案，了解挖掘项目或产品的基本技术情况，并做好专利挖掘会议的准备、组织和实施工作。专利挖掘工作的有效实施，一方面可以确保项目成果不侵犯他人的知识产权，另一方面还可以将创新成果转化为受法律保护的知识产权。

专利挖掘前，企业IPR可以组织技术人员对项目技术或产品进行技术分解，编制技术分解表，逐层分解、分级罗列项目技术或产品所涉及的相关零部件和技术，并对其中的重点零部件和技术进行标注。同时根据技术人员的描述，企业IPR可以记录下各层级技术相对于现有技术的相应改进点、所要解决的技术问题、所采取的具体实施方式、以及所能达到的预期技术效果等等。

技术人员在介绍项目技术或产品所涉及的技术成果时，企业IPR可以引导技术人员分模块或者分部件进行依次介绍，还可以按照重要部件到次要部件的顺序依次介绍，介绍内容应覆盖技术分解表所罗列的各层级相关零部件和技术的创新点或改进点，通过文件表格或其他形式的罗列，确保所有创新技术事实没有遗漏。

企业IPR可以针对技术人员提供的技术资料，从技术扩展、项目延续、上下游技术、竞争对手等角度，引导和启发技术人员进一步描述与技术成果相关的、可能成为创新点的其他技术信息，明确创新成果的技术方案。同时，还可以让技术人员进一步澄清创新的来源在哪里、是否存在有技术合作、可能的竞争对手是谁等情况，以便为后续的技术方案检索和新创性判断做好准备。

最终，企业IPR可以对获得的所有信息进行综合评估，区分出技术创新点的创新层次，是开创型发明还是改进型发明，或者是转用型发明等。同时明确各技术创新点之间的关系，相互之间有无关联，是并列关系还是从属关系，是否还有进一步扩展的其他方案的可能性。

在专利挖掘会议上，企业IPR应与研发项目负责人、技术人员、专利代理人等进行充分的沟通，并在整个过程中引导和控制专利挖掘的实施，使得专利挖掘成果符合全面性、关联性和深入性的要求。

全面性就是按照技术分解表上所罗列的研发项目或产品，逐一梳理所涉及的技术或者零部件，以确保不遗漏可能的技术发明点。关联性就是要将与创新点相关的其他技术点在专利挖掘会上一并挖掘，不仅要从产品结构方面考虑，还要从上下游零部件、制造设备、制造方法和试验方法等方面来考虑。深入性就是要关注创新点的技术细节，把与创新点相关的技术构思、替代方案、拓展方案等均包括在内，并把这些综合在一起来统筹考虑。

专利挖掘会后，企业IPR应及时将专利挖掘成果汇总到技术分解表中，形成专利挖掘成果表。表中可以包括技术创新点、创新技术方案、替代技术方案、弃用技术方案、规避技术方案和其它扩展方案等，还可以包括对技术方案重要程度的初步评估。在此基础上，有利于后续技术交底书和专利申请文件的撰写。

在专利挖掘过程中，企业IPR如果能够进行良好的把控和有序的实施，不仅可以防止企业无形资产的流失，而且可以提升企业对技术研发成果的保护力度。从而有益于提高后续获得专利权的法律稳定性，避免出现专利保护漏洞，提升专利申请的综合质量。进而巩固企业自身的核心竞争力，对竞争对手形成有效遏制，实现法律权利和商业收益的最大化。