周云川：最高法《商标授权确权规定》学习心得（三）

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作 者 | 周云川  众达律师事务所（Jones Day）香港办公室  顾问

（本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

接学习心得（二）

五、关于在先著作权

《征求意见稿》第十四条对在先作者权的保护给出了两种意见。

第一种意见：

当事人主张其对诉争商标的标志享有在先的著作权，诉争商标的申请注册损害其在先权利的，应当提供其为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人的证据。

商标公告、商标注册证等可以作为确定著作权人或者利害关系人的初步证据，诉争商标申请人如有异议，应当提供相反证据予以证明。

人民法院应当依据著作权法的相关规定，审查当事人主张的在先权利是否构成作品、诉争商标的申请注册是否构成对其著作权的侵害。

第二种意见：

当事人主张诉争商标侵害其在先著作权的，人民法院应当依照《中华人民共和国著作权法》等相关规定，对是否构成作品、是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及是否构成对著作权的侵害进行审查。

仅依据单独的商标注册证、商标公告或者当事人在商标评审程序中或者之后取得的著作权登记证书不能用来证明商标标志著作权的权属，但可以结合其他相关证据，作为证明作品著作权归属的初步证明。

这两种意见最主要的差别在于商标公告、商标注册证等是否可以作为确定著作权人或者利害关系人的初步证据。意见一认为可以作为可以作为初步证据，但对方当事人如有相反证据可推翻，即一种可推翻的推定。而意见二则认为仅有商标注册证、商标公告是不够的，还需要有其他的证据。

《规定》基本采用了第一种意见，但提出了新的路径和思路，将“商标公告、商标注册证等”可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。

关于为什么如此规定呢？最高法院知识产权庭负责人在答“人民法院报”记者问中作了较为详细的回答：根据商标法的规定，有权主张著作权的不仅包括著作权人，还包括利害关系人。在先的注册商标经过公告，在没有相反证据的情况下，应当认为其是合法取得的，不侵犯他人著作权。在这个前提下，其商标标志可能有如下来源：自行创作；委托创作；许可；受让。在第一种和第四种情况下，商标权人享有著作权。在委托创作的情况下，委托人即在先商标申请人可以依照合同约定享有著作权，如果合同没有约定，则其有权在约定的范围内或者委托创作的目的范围内使用作品。考虑到商标的特性，应认为除非合同中有相反约定，在先商标申请人对于将该标志作为商标注册和使用享有专有权，其可作为利害关系人来主张权利。许可使用的情况下商标申请人作为被许可人亦是有权主张著作权的利害关系人。故《规定》第十九条第三款规定在先商标申请人可以作为利害关系人来对在先商标标志主张著作权。当然，其也可以提供该条第二款规定的如设计底稿、取得权利的合同等证据证明其为著作权人。这种“初步证据+反证”的方式也符合著作权法对于权属问题的通常证明标准。另一方面，如果在后的商标申请人并非抄袭在先商标标志，而是有其他来源，其也很容易举出反证。[1]

六、 删除了“共存协议”的条款

《征求意见稿》第二十条：商标评审委员会以与在先引证商标冲突为由决定驳回商标注册申请、不予核准注册或者裁定宣告注册商标无效的，如果在诉讼阶段，引证商标权利人与诉争商标权利人达成协议，同意在后商标注册的，人民法院可以准许。

《规定》没有对相关内容作出规定。

共存协议是实践中争议较大的问题之一。是否允许两个主体在相同或者类似商品上，通过协议的方式，共同注册两个相同或者近似商标，不仅是操作层面的问题，更有着背后关于商标注册性质的争论。从早期的否定到后来的参考考虑再到2012年左右“UGG”等案件中基本尊重和接受，《征求意见稿》的这个条款正是当时主流观点的反映。

然而，近两年来，这种基本尊重和接受的观点又有所返潮。尤其是对于相同或者基本相同商标，到底能够共存，是否会导致混淆误认损害消费者利益；商标注册是公权管理，还是允许私权处分等等，仍有分歧。我想，《规定》没有对此作出明确，有这方面的原因。但我认为没有作出规定，并不意味着不予考虑，接受共存协议是主要国家商标注册的一致做法，有其合理性和必要性。没有规定，只是把规则交给具体的案件去衡量设定罢了。[2]

七、删除了“诉讼期间提交证据”的内容

《征求意见稿》第二十二条：

        当事人在行政程序中未提交而在诉讼期间提交的证据，除经人民法院准许的以外，一般不予采信。但同时满足下列条件的除外：

        1．诉讼中提交的证据用于补充证明商标评审委员会已经审理的相关事由；

        2．补充提交的证据足以影响案件实体结果，且证据提交方没有其他救济途径的。

        前款所述的证据应当在第一审程序指定的举证期限内提交，但在第二审程序及审判监督程序中，当事人依法提供的新的证据除外。

《规定》没有相应内容。

关于是否允许当事人在诉讼期间提交在评审期间没有提交的证据，同样是一直困扰此类案件审理的一个问题。《征求意见稿》提出以不予采信为原则辅以例外的方案，同时还对提交的时机作出规定。

原则上不予采信，一方面是基于此类案件整体上仍属于司法审查的考虑，另一方面也是倒逼当事人尽量在评审期间提交证据，防止架空评审程序，搞证据突袭。但考虑到此类案件又有着与一般行政诉讼不同的特点（一般的行政诉讼中也存在允许当事人新提交证据的情形），提出了两个方面的例外：1. 补强证据，补充已经审理的相关事由。这是实践中经常碰到的。当事人在评审时已经提出了相关事由，也提交了证据，但在诉讼中，当事人可能觉得原来的证据还不够，又补充提交了进一步补强其主张的证据。考虑这些证据可以更好地还原案件事实，又不至于严重损害对方当事人的程序权利，通常予以采信。2. 足以影响实体结果且无其他救济途径的。这个例外主要是从结果考虑的。比如诉争商标权人在诉讼中提交的足以证明诉争商标已经实际使用的证据，如果不予考虑，诉争商标就被撤销，且其再无其他救济途径了，显然不公平。

《征求意见稿》第二款是关于提交时机。虽然第一款给出了可以提交的一些例外考虑，但实践中，有些当事人非要到二审再提交，造成对方的审级损失，甚至对方没有机会提交反驳证据，这又是另一种不公平。因此要求补强和其他证据原则上需在一审期间提交。但也有例外，这个例外是诉讼法上所称的新的证据。[3]新的证据不等同于新提交的证据，新提交的证据可以是新的证据，也包括原来已经可以提交但并未提交的证据。

《规定》删除了这些内容。我想这可能也是因为争议较大，且情形复杂，不宜在司法解释中给出统一的规定，而交由具体案件去处理。但总体上，我认为《征求意见稿》中给出的方案还是比较合理和可行的。[4]

八、删除“商标注册人死亡或终止”的条款

《征求意见稿》第二十五条：人民法院在审理商标不予注册复审行政案件时，如果对方当事人举证证明被异议商标申请人被吊销营业执照三年以上的，且被异议商标没有被许可使用，人民法院可以据此推定其无实际使用意图而判定被异议商标不应予以核准注册。

在商标授权确权案件中，时常能碰到商标权主体消亡（包括自然人死亡、法人被注销）或者法人被吊销，未对涉及的商标权作出处分，导致无法通知其作为当事人参加诉讼的情形。主要是如下两种：1、商评委准予诉争商标注册或维持诉争商标有效，异议和争议/无效启动主体不服提起诉讼时，作为第三人的诉争商标权利人消亡或者被吊销；2、商评委不予诉争商标注册或撤销其注册，诉争商标权利人不服起诉，阻碍诉争商标注册的引证商标的权利人消亡或者被吊销。《征求意见稿》对于第一种情形中的涉及异议的情形提出处理方案，以其无实际使用意图而判定被异议商标不应予以核准注册。这种意见源自司法判例。比如第3551640号“亞伯樂ABERLOUR”商标异议中，第三人迪尔佩斯公司被吊销营业执照长达四年之久，法院认为其既未在合理的期限内履行法定义务及时办理公司清算及注销手续，也未在合理的期限内向其他具有经营资格的主体转让被异议商标，可推定其已无使用被异议商标的主观意图，在此基础上，结合被异议商标尚处于注册审核阶段、尚未成为一项法定的权利，以及节约社会资源等因素综合考虑，认定被异议商标不应予以核准注册。[5]

《规定》采用了《征求意见稿》的第二种意见，即删除相关条款，没有就此作出规定。虽然《规定》没有这方面的内容，但实践中碰到的问题仍需要面对和解决。我认为《征求意见稿》中的方案已经将范围缩小到很小，而且还需要满足“被吊销营业执照三年以上”，这种情形下不予核准注册并无不合理。

九、删除了关于实质性解决纠纷的相关条款

《征求意见稿》第二十六条到第二十八条都涉及实质性解决纠纷、避免程序重复空转。其中第二十六条允许在驳回复审案件中，直接变更法律依据而维持结果，驳回诉讼请求；第二十七条要求法院对于能够作出判断的要给出明确意见；第二十八条规定无效申请人所提理由均已经过审理且均不能成立的，法院可直接判决撤销被诉裁决，商标评审委员会不用重新作出裁决，避免又一轮诉讼。

程序来来回回，未实质性解决是反应较多的问题之一。这三个条款都是试图抽象出一些常见情形，在符合现行法律规定的前提下提出的一些变通方案。

《规定》没有相关内容，可能是因为这些做法从形式上可能跟一般行政诉讼法不尽相同。另外，因为《规定》第三十条已经对“循环诉讼”作出不予受理或驳回起诉的规定，《征求意见稿》第二十九条的规定也没有多大必要性了，因为即使商评委重新作出裁定，也不具有可诉性。同样的，没有规定并不代表不可为。

十、新增加的条款

《规定》与《征求意见稿》相比，除了前述这些删除和重大变化的条款外，还增加了第六、七、八、十、十一、十五、十八、二十四、二十六条等内容。但正如我在《解读》（一）一开始所说的，这些内容都来自2010年的《意见》。《征求意见稿》时，一方面对于新的司法解释与《意见》到底如何处理，是同时并存还是覆盖替代尚未有特别清晰的意见，另一方面也觉得这些内容比较成熟和有共识，没有必要再次征求意见，因此没有包含在《征求意见稿》中。后来按照覆盖替代的思路，就将《意见》中的这些内容放进来。这些条款的适用，可详见2010年《意见》的“理解与适用”。[6]

注 释：

[1] http://www.chinacourt.org/article/detail/2017/01/id/2511473.shtml

[2] 关于共存协议的实践、争论和分析，参见拙著：《商标授权确权诉讼：规则与判例》，法律出版社2014年4月第1版，第323-334页。

[3] 《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》（简称《行政诉讼证据规定》）第五十二条规定：“新的证据”是指以下证据：（一）在一审程序中应当准予延期提供而未获准许的证据；（二）当事人在一审程序中依法申请调取而未获准许或者未取得，人民法院在第二审程序中调取的证据；（三）原告或者第三人提供的在举证期限届满后发现的证据。对于“新的证据”，该规定第五十条明确：在第二审程序中，对当事人依法提供的新的证据，法庭应当进行质证。第五十一条规定：按照审判监督程序审理的案件，对当事人依法提供的新的证据，法庭应当进行质证。可见，即使在二审和再审程序中，对于“新的证据”，法院也应当进行质证。

[4] 详细分析可见拙著：《商标授权确权诉讼：规则与判例》，第492-503页。

[5] （2011）一中知行初字第1897号。

[6] 陶凯元主编：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2016年6月版。