ZY正见 | 浅析《商标法》第十五条第二款中关于“在先使用”和“特定关系”的判断标准

作者 | 王坤舒 张诗雨  北京市正见永申律师事务所

编辑 | 墨客

前   言

商标作为经营者与消费者之间的重要纽带，对于经营者的商业经营、品牌运营具有至关重要的作用。而在现实的商业竞争中，抢注他人未注册商标的不诚信的经营者层出不穷，其往往借助着“合作”之名，行“搭借他人商誉便车”之实。

作为生活中常见的抗生素药物，相信各位读者对于“头孢西林”都并不觉得陌生。可你是否知道作为该抗生素药物的生产者，正通公司差一点就与“头孢西林”相关的商标权失之交臂？这一切还要从正通公司与其国内销售商的合作开始。2002年，正通公司与华蜀公司签订了《关于专销“头孢西林”产品的协议书》，约定后者为前者在中国全国区域内的独家销售商。无论是在正通公司的药品审批申请中，还是在双方合作期间生产的产品包装上，“头孢西林”四字均被以特殊字体使用在显著位置，且字号明显大于其他文字，在实际上起到了产源识别作用。在该年9月份，华蜀公司便试图抢占先机，向国家工商行政管理总局商标局（以下称商标局）针对“头包西灵Toubaoxilin”商标提出注册申请。但是，依据2001年《商标法》的文义规定以及在此之前的司法实践，“代理人抢注”仅被狭义地理解为“商标代理人”的抢注，无法有效地覆盖到具有其他代理关系人或是其他特定关系人的抢注，正通公司面临求救无门的困境。好在，本案中，最高人民法院突破了以往的“代理人抢注”范围，根据巴黎公约的权威性注释、其他公约成员国的通常做法以及我国相关行政执法的态度，对《商标法》第十五条规定的“代理人”作了广义的理解，即此处所指的“代理人”不仅限于“接受商标注册申请人或者商标注册人委托、在委托权限范围内代理商标注册等事宜的商标代理人、代表人，而且还包括总经销（独家经销）、总代理（独家代理）等特殊销售代理关系意义上的代理人、代表人”，进而更正了二审法院对第十五条所指的“代理人”的狭义认定。

可以说，以该案为标志，正式开启了《商标法》第十五条的发展，不仅丰富了第十五条第一款的“代理人”内涵，也推动了《商标法》第十五条第二款的诞生。

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《商标法》第十五条第二款的诞生与发展

2001年，作为《巴黎公约》成员国，为打击愈发猖獗的恶意抢注行为，同时履行该公约义务，我国在《商标法》中增设了现行《商标法》第十五条第一款，意图规制未经授权的代理人或代表人以自己名义抢注被代理人或被代表人商标的恶意行为。然而，随着市场经济发展，商标作为无形资产在经济活动中的地位愈发重要，商业实践中，也频繁出现与未注册商标所有人具有代理、代表外的其他特定关系（如合作、业务往来等）的恶意抢注人。该种情形下，适用《商标法》第十五条第一款保护的局限性较大，即便是对该条款进行广义解释，也难以覆盖到代理、代表关系以外的其他特定关系人的抢注行为。因此，2013年，《商标法》增设了第十五条第二款，规定“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”[1]，该款在此后的《商标法》修法中并未被修订。作为第十五条第一款的补充，该款规定旨在规制通过商业往来、劳动关系等原因接触到他人在先使用商标而后予以抢注的恶意行为，是诚实信用原则在《商标法》中的具体体现。结合近年来我国大力遏制商标恶意抢注行为的大背景，《商标法》第十五条第二款在实务中的意义更加凸显，值得关注和讨论。

总体而言，《商标法》第十五条第二款适用要件有三：（1）系争商标注册/申请人与商标在先使用人存在合同、业务往来关系或者其他关系，由此明知他人商标存在；（2）系争商标与他人商标构成同一种或类似商品上的相同或近似商标；（3）他人商标构成在先使用的未注册商标[2]。在实务中，针对第二点适用要件的争议不大，探讨主要集中于针对“特定关系”和“在先使用”的判断。可以说，“特定关系”和“在先使用”是第十五条第二款适用必须要参透的两道法门，笔者也将结合相关案例，对“特定关系”和“在先使用”的标准加以分析，以引诸君通往实务中适用第十五条第二款维护当事人权益的坦途。

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《商标法》第十五条第二款中关于“特定关系”的判断标准

《商标法》第十五条第二款中的“特定关系”对应了第一款中的“代理人或代表人”，属于“代理人或代表人”关系以外的特定关系人。而对于该特定关系所能涵盖的范围，却不似前款一样清晰。第二款中列举了合同、业务往来关系应属特定关系，同时辅以“其他关系”作为兜底，以最大限度地灵活适应实际商业活动中可能出现的多样情形。《商标审查审理指南》中列举了常见的合同、业务往来关系，包括买卖关系，委托加工关系，加盟关系，投资关系，赞助、联合举办活动，业务考察、磋商关系，广告代理关系以及其他商业往来关系等[3]。实践中，买卖关系、委托加工关系、加盟关系、投资关系、广告代理关系等业务往来关系较为常见，更易得到法院支持，被认定为特定关系。而业务考察等关系则证明难度较大，例如在文化便利店俱乐部株式会社诉中华人民共和国国家知识产权局无效宣告案中，原告提交了第三人对原告茑屋电器进行参观和业务考察的新闻报道，该证据真实性被法院认可。然而，一审法院依然认定第三人的业务考察行为不足以证明二者之间存在第十五条第二款当中规定的特定关系[4]。二审法院亦维持了一审法院的认定[5]，可见在实务中对特定关系的认定需要二者之间的往来足以达到一定程度。笔者认为，从立法目的来看，第十五条是为了阻止特定关系人基于其与商标所有人的商业、人身等各种往来关系而具有的信息优势地位，抢占他人劳动成果的行为。因此，对前述“往来程度”的判断应以能够证明其“明知”或可以“推定明知”案件所涉的未注册商标为限。而孤立的、单一的业务考察可能不足以证明抢注人对涉案商标已达到明知、或推定明知的程度，因而其在实务中也并不被法院所认可。

此外，前述往来关系也并不仅限于直接关系。在实际的商业活动中，关联公司、关联主体之间往往互通有无，其商业利益也息息相关，与未注册商标权利人具有特定关系的主体指使自己的关联主体进行商标抢注的情况并不鲜见。如仅认定直接的合同、业务往来关系，恶意抢注人将极易逃脱于法律的规制。因此，第十五条第二款中所规定的特定关系应当既包括直接关系，也包括间接关系。在（2015）京知行初字第5566号判决中，原告微知物连电子有限公司和第三人微知纳特有限公司之间并不存在直接的商业业务往来，但微知物连公司的法定代表人谢泽波与谢氏公司的法定代表人为近亲属，谢泽波以谢氏公司名义与微知纳特公司子公司的经销商浩然公司进行邮件往来，且两公司在同一地区从事相同行业。法院据此推知微知物连公司存在知晓涉案商标的客观可能性[6]。在本案中，微知纳特有限公司和涉案商标权利人经由数个关联主体之间的商务往来以及近亲属关系建立起了间接关系。关联公司的法定代表人、实际控制人、监事等高管之间经常存在近亲属关系，依据近亲属关系而产生的间接关系也往往被法院所认可。在（2018）最高法行申656号判决中，便存在抢注人既是与被抢注人具有业务往来的公司股东，同时又是被抢注人曾经员工的近亲属的情况。不过，法院在该判决中仅对各个关系进行了综合考虑，并未明确指出究竟是依据前者还是后者而界定。笔者认为，当明确的合同、业务往来关系与借由近亲属而产生的间接关系竞合时，更宜理解为依据合同、业务往来关系认定，而非依据与特定关系人的亲属关系，因为前者的关联性更加直接，更具有盖然性。

至于《商标法》第十五条第二款中规定的“其他关系”，则相对于合同、业务往来关系而言更难以界定。有观点认为，此处所指的“其他关系”也应当参照类比“合同、业务往来关系”而认定，不应当超出商业往来中可能存在的其他关系的范畴。但从《商标审查审理指南》中的规定来看，指南已经在下编第十二章5.2条中明确规定了“其他商业往来关系”属于“常见的合同、业务往来关系”，依据此解释，商业往来中的其他关系已经被囊括进特定关系的前半段，后半部分中的“其他关系”因而应当可以超越商业往来范畴。这种界定方式也被其他法规所印证，如在最高人民法院关于《审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称“商标授权确权司法解释”）中，最高法明确指出《商标法》第十五条第二款中所规定的其他关系包括：（1）亲属关系；（2）劳动关系；（3）营业地址邻近；（4）曾就达成代理、代表关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系；（5）曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商，但未达成合同、业务往来关系。其中，亲属关系、营业地址邻近关系均不属于商业往来中与合同、业务往来相类似的关系。

在商标授权确权司法解释列举的几种“其他关系”中，营业地址邻近关系在实务中的判断最具争议，概因“邻近”的概念较难界定。在杭州临安奥博照明电器有限公司诉国家知识产权局不予注册复审行政纠纷中，第三人的经销商在浙江省范围内销售了大量“TORCH”牌节能灯，原告的经营范围也位于浙江省，法院据此认定二者构成第十五条第二款中所规定的“其他关系”[7]。在本案中，法院对于营业地址邻近的界定范围就较广，二者营业地址在同省份内即被认可。而在（2018）京73行初1232号中，争议双方其一住所地为湖南省长沙市天心区，其二住所地为湖南省长沙市芙蓉区[8]。在（2017）京73行初9623号判决中，诉争商标申请人即第三人住所地在福建省厦门市海沧区，而原告的住所则为福建省厦门市同安区[9]。以上两案中，关于营业地址邻近的主张均未被法院认可。究其原因，可能是由于在“TORCH”节能灯一案中，第三人与原告系同业经营者，虽然二者营业地址仅在同省份范围内，获知对方商标的可能性仍然更高。而在后两案中，争议双方或不存在同业竞争关系，或虽然存在同业竞争关系，但均未从事涉案商标指定商品的经营和销售。北京市高级人民法院作出的（2021）京行终5296号判决或亦可佐证笔者的观点，该案中，深圳一电公司主张其名下子公司与冰丰伟业公司营业地址均位于北京市，仅相距30公里，因此应当属于“营业地址邻近”的情形[10]，法院并未支持该主张。根据双方提交的证据可知，深圳一电公司主要从事无人机商品的销售，冰丰伟业公司则主要从事制冷设备的生产销售，二者并非同业经营者，仅凭营业地址同在北京市，恐难以认定冰丰伟业公司具有明知深圳一电公司名下商标的可能性。综合以上判例，笔者认为，如要认定二者营业地址邻近从而构成《商标法》第十五条第二款中的特定关系，应当结合双方是否为同业经营者、住所地邻近程度等因素综合判断，判断的标准则应当以足使抢注人达到“明知”的程度为限。

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《商标法》第十五条第二款中关于“在先使用”的判断标准

除特定关系以外，《商标法》第十五条第二款关于“在先使用”的规定亦是学界与实务讨论的重点。从立法沿革层面而言，2016年中华人民共和国国家工商行政管理总局修订的《商标审查及审理标准》（以下简称“2016年《审查审理标准》”）中明确规定，《商标法》第十五条第二款中规定的“在先使用”包括：（1）在实际销售的商品、提供的服务上的使用；（2）针对商标进行的宣传推广；以及（3）为标有系争商标的商品/服务投入市场而进行的实际准备活动[11]。在2021年国家知识产权局颁布的《商标审查审理指南》（以下简称“商标审查审理指南”）中，沿用了以上标准。可见，相比于撤三、驰名认定等体系中所规定的商标使用而言，《商标法》第十五条第二款中规定的“在先使用”认定要求较低，并不一定要求实际进入市场流通领域，也未要求证明系争商标已经由在先使用而产生了一定影响。

除以上规定外，针对在先使用的地域限制值得关注。在2021年《商标审查审理指南》颁布之前，《商标法》十五条第二款中的“在先使用”应当被限制在中国境内是公认的标准。具体而言，2016年《审查审理标准》中明确要求系争商标应当是“已经在中国市场使用”的商标，为商标投入市场而进行的准备活动也局限于中国市场[12]。2019年北京市高级人民法院颁布的审理指南中则明确规定“仅在其他国家、地区使用商标的，不属于《商标法》第十五条第二款规定的‘在先使用’的情形”[13]。

现实中，常常出现境外主体曾与境内公司进行过磋商，但合作未实际发生，而境内主体抢注境外主体在国外在先使用的商标的情况。该种情况下，境外主体往往没有在中国市场内实际使用过其商标，即便有使用行为，也通常由与其进行磋商的境内主体进行，在代理、代表关系难以成立的前提下，境内主体的使用行为也无法被视为境外权利主体的使用行为，使得其权益难以得到保护。例如，在天域公司诉国家知识产权局无效宣告请求行政纠纷案[14]中，天域公司在中国大陆地区以外开设门店并被媒体宣传报道，但北京市高级人民法院在该案中明确认定“仅在其他国家、地区使用商标的，不属于《商标法》第十五条第二款规定的‘在先使用’的情形”，而天域公司提交的使用证据均为其在中国境外开设蹦床乐园的报道，不足以证明其在中国境内的商标使用行为，也不足以证明其商标在中国境外经广告宣传，已为一定范围的相关公众所知晓。可见，针对商标在先使用的地域限制给原商标人的维权增加了困难。

不过，笔者注意到，在实际的司法实践中，对于“中国境内的使用行为”的认定似乎并不严格局限于2016年《审查审理标准》中明确列举的三种类型。在众多案例中，法院对于中国境内的商标使用行为作了扩张解释。例如，在塑料工业公司诉国家知识产权局商标异议复审行政纠纷案中，北京知识产权法院在一审中认为在案的发票、海运提单等证据仅能够证明塑料工业公司通过杭州远洋公司购买了商标为“Viniball”的足球等商品并出口至中国境外，但上述行为并未发生在中国境内的商品流通环节，未面向中国消费者，无法起到识别商品来源的作用，亦无法产生商标权益，不构成中国境内的商标使用行为[15]。但北京市高级人民法院在二审中纠正了本判决，认为该案中的购买行为虽然是为了出口至国外，但发生于中国境内，应当被视为商标性使用。而本案第三人申请涉案商标的行为主观上存在恶意，应当予以制止[16]。无独有偶，在北京知识产权法院作出的（2016）京73行初1441号判决中，原告通过凯瑞公司委托第三人在中国境内加工“CHOPPIES”品牌洗衣粉，并由中国境内出口至博茨瓦纳，因此，原告的“CHOPPIES”商标实际上并未在中国市场中使用。但该案中，法院认为：“原告在洗衣粉商品上使用‘CHOPPIES’商标，最终目的在于促使相关公众认牌购物，发挥该商标识别商品来源的功能，虽然此种识别功能的发挥未在中国境内市场完成，但第三人作为原告的贴牌加工商，明知原告商标存在，却在同一种或类似商品上申请注册相同商标，明显违反诚实信用原则，亦不利于我国外向型经济环境建设[17]”。由上述判决可以看出，在以往的司法实践中，如抢注人明显具有恶意，针对中国境内的商标性使用似乎不宜严格设限，只要其针对涉案商标使用的影响可以及于中国境内，达到使抢注人足以明知该商标的程度，即可以考虑被认定为中国境内的使用行为。事实上，该种认定也与第十五条第二款设立的宗旨相呼应，即基于诚实信用原则，保护未注册商标权利人，打击特定关系人的恶意抢注行为。值得关注与期待的是，在2021年新颁布的《商标审查审理指南》中，针对第十五条第二款的适用应在“中国境内”的限制已经被删去，虽然囿于时间原因，尚未检索到相关判例，但笔者相信，该指南的修订无疑更有利于保护境外权利人在中国境内的未注册商标，也更靠近《商标法》第十五条第二款的立法本意。

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小     结

综合来看，《商标法》第十五条第二款是诚实信用原则在《商标法》中的具体体现，在实务中对于更精准地打击恶意抢注行为具有重要意义。“特定关系”和“在先使用”是判断能否适用《商标法》第十五条第二款的两大重要标准，而无论是从立法沿革还是司法实践的发展来看，针对二者的界定均有逐渐扩张的趋势。特别是2021年国家知识产权局颁布的《商标审查审理指南》中已明确删除了关于在先使用应当限定在中国范围内的要求，可谓法规层面的重大突破。从根本而言，这样的趋势从诚实信用原则的立法宗旨出发，以保护在先权利、制止不公平竞争为落脚点，无疑更加贴合《商标法》第十五条第二款的立法本意，有利于进一步打击猖獗的恶意抢注行为，更有利于保护企业经营利益，维护公正的市场竞争环境。

注释

[1] 《中华人民共和国商标法》（2013）第十五条第二款。

[2]《商标审查审理指南》（2021）下编第十二章第三条，国家知识产权局。

[3] 《商标审查审理指南》（2021），下编第十二章第5.2条，国家知识产权局。

[4] (2020)京73行初4755号行政判决书。

[5](2021)京行终4522号行政判决书。

[6] (2015)京知行初字第5566号行政判决书。

[7]（2018）京73行初6170号行政判决书。

[8]（2018）京73行初1232号行政判决书。

[9]（2017）京73行初9623号行政判决书。

[10] （2021）京行终5296号行政判决书。

[11]《商标审查及审理标准》（2016）下篇第三章第四条，中华人民共和国国家工商行政管理总局。

[12] 《商标审查及审理标准》（2016）下篇第三章第四条，中华人民共和国国家工商行政管理总局。

[13] 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第二部分第12.5条，2019年4月24日，北京市高级人民法院。

[14](2021)京行终6452号行政判决书。

[15](2015)京知行初字第1028号行政判决书。

[16]  (2018)京行终6054号行政判决书。

[17] (2016)京73行初1441号行政判决书。

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