ZY正见 | “被动使用”能否视为商标法意义上的使用？

作者 | 韩雅洁  北京市正见永申律师事务所

编辑 | 墨客

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何为商标的“被动使用”？

商标的生命在于使用，此种使用通常指的是权利人及其相关主体的主动使用[1]。“被动使用”，顾名思义，是与商标权人的主动使用相对的使用方式。正如同一个人的姓名会被身边的人起个别致的“外号”一样，商标在使用过程中也经常会被媒体或者社会公众起一些简称或者昵称，如资生堂的红妍肌活精华露被消费者称为“红腰子”，英国著名的越野车品牌“LAND ROVER”（香港为“越野陆华”）在大陆地区被媒体称为“路虎”。此时媒体及社会公众对这些商标/产品昵称、简称的使用就是本文所称的“被动使用”。权利人对其从未主动使用过的但已与权利人及其品牌建立起对应关系的昵称、简称来寻求保护，由此引发了司法实践及学术界关于“被动使用”是否构成商标法意义上的使用的探讨。

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司法实践对“被动使用”的态度

实践中出现了不少将他人商标或企业名称的简称、昵称抢注为商标的案子，商标权人通常会主张涉案商标违反了商标法第30条、第32条前半段、第32条后半段的规定，请求宣告涉案商标无效或不予核准注册。透过这些案件，我们可以看出司法实践对“被动使用”的态度转变——从不认可到承认其可以产生商标性使用的效果。“被动使用”能否构成商标法意义上的使用，公众使用的昵称、简称是否能作为特定经营者使用的未注册商标而获得保护，是司法实践的主要分歧点。

（一）关于商标法第32条后半段——公众对该昵称、简称的被动使用使得其成为特定经营者“已经使用并有一定影响的商标”

1. 2009年，北京高院、最高人民法院先后在“索爱”案[2]、“伟哥”案[3]中对“被动使用”构成商标性使用持否定态度。

第3492439号 “”商标案中，北京高院认为，媒体报道用“索爱”指代索尼爱立信(中国)公司产品，不能视为其将“索爱”作为商标进行商业性的使用，由此推翻了一审判决“‘索爱’这一简称被中国相关公众、媒体采用并广泛使用，且这种称谓已被广大消费者感知并一致认同，成为‘索尼爱立信’公认的简称，与之形成了唯一的对应关系及‘索爱’已被广大消费者和媒体认可并使用，具有了区分不同商品来源、标志产品质量的作用，这些实际使用效果、影响自然及于索尼爱立信公司和索尼爱立信(中国)公司，其实质即等同于他们的使用”的认定。最高人民法院亦认为，在争议商标申请日前，索尼爱立信公司并无将争议商标用作其商业标识的意图和行为，相关媒体对其手机产品的相关报道不能为其创设受法律保护的民事权益。

“伟哥”不正当竞争、侵犯未注册驰名商标权纠纷案中，最高院认为，相关报道均系媒体所为,并非辉瑞公司对自己商标的宣传。辉瑞公司也明确声明"万艾可"为其正式商品名,并承认其在中国内地未使用过"伟哥"商标。故媒体在宣传中将"Viagra"称为"伟哥",亦不能确定为反映了辉瑞公司当时将"伟哥"作为商标的真实意思。故辉瑞公司所提供的证据不足以证明"伟哥"为未注册商标。

2. 2011年，北京高院在“路虎”案[4]中认可“被动使用”构成商标法意义上的使用，开启了“被动使用”被视为商标性使用的先河。 

第1535599 号“”商标案中，北京高院认为，虽然新闻报道或评论文章并未表明是由宝马公司所主动进行的商业宣传，但仍可以证明中文“陆虎”商标已经与英文“LANDROVER”指向了同一产品，并进行了商业化的使用。

3.2011年后，“广云贡饼”[5]、“枭龙”案[6]等多起案件中法院均开始认可“被动使用”构成商标法意义上的使用。

第4594511 号“”案中，最高人民法院基于广东茶叶公司提交的有关国家机关、社会团体出具的证明、媒体报道、行业著作等证据，认定“广云贡饼”作为未注册商标已经在先使用并具有一定影响，该未注册商标所产生的合法权益应当由广东茶叶公司享有。

第3718486号 “”案中，北京高院认为，成都飞机公司提交的证据能够证明其生产的“枭龙”战斗机通过包括《人民日报》在内的国内众多媒体的广泛报道已具有了较高的知名度，应当认定“枭龙”是成都飞机公司在“飞机”商品上的在先使用并有一定影响的商标。

（二）关于商标法第30条和第32条前半段——该昵称、简称与权利人在先注册的商标构成类似商品上的近似商标、侵犯了权利人的在先企业名称权

2012-2019年期间，似乎是受到路虎案判决的启发，诸多判决均是基于商标昵称、简称与某一主体之间建立起的稳定对应关系，如“天津拖拉机”与“天拖”[7]、“广州本田”与“广本”[8]、“曼彻斯特联合有限公司”与“曼联”[9]、“牛栏山二锅头”与“牛二”[10]、 “LAFITE”与“拉菲”[11]、“扎鲁特旗二锅头酒”与“扎二”[12]、“TWITTER”与“推特”[13]， 认定相关昵称、简称与在先注册的商标或企业名称近似，违反了《商标法》第三十条、第三十二条前半段的规定。

当然，从法条字面含义来看，第三十条、第三十二条前半段并不要求权利人有主动使用行为，这不同于商标法第三十二条后半段要求权利人“在先使用”。因此，这些案例并不涉及被动使用是否构成商标性使用的问题，法院均是基于媒体及公众“被动使用”昵称、简称而形成的该标识与权利人的对应关系，而认定涉案商标落入权利人在先商标权或企业名称权的保护范围之内。

这也启示我们，对于诸如“推特”、“牛二”之类的与权利人商标具有一定关联性的标识，无论是从字形、读音或含义上，都较为容易得出其与权利人商标构成“近似”的结论，在这种情形下，我们可主张第三十条或第三十二条前半段来解决他人抢注问题，从而不必让法院和当事人都纠结于商标的“被动使用”是否构成商标性使用的问题。“索爱”案就是一个典型的例子。在2009年败诉之后，索尼公司于2010年联合其关联的合资公司索爱普天公司对广州索爱公司注册的第6256439号等多枚“”商标依据2001年商标法第三十一条前半段提出异议申请，经历异议复审、一审、二审[14]后，最终北京高院认定被异议商标的申请注册损害了索爱普天公司在先享有的企业名称权，违反了《商标法》第三十一条的规定。

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公众的“被动使用”能否产生商标法意义上的“使用”的效果？

笔者以为，虽然承认公众被动使用可以产生商标性使用的法律效果，似乎会更有助于商标功能和商标法保护消费者利益的宗旨的实现。但是，从商标法概念解释统一性的角度来看，不宜随意创设“被动使用”的概念，应仅在极为特殊的情形下，才能通过认可公众“被动使用”可以产生商标性使用的效果，进而认定该商标昵称、简称的财产权应归属于特定经营者。参考实践中的案例，笔者以为，对于符合一定条件的公众使用的商标昵称、简称，我们适当放低标识近似的判断标准，通过认定其与特定经营者的在先商标权、企业名称权近似而给予保护，也不失为一种有效的保护路径。

（一）从商标的基本功能的角度看公众“被动使用”的法律效果

商标是区别商品和服务的标记。商标的基本作用是识别不同的商品生产者和服务者，表明商品的出处。如果商标的昵称或者是简称经过媒体的大量宣传报道，已经形成了广泛的认同，在公众的心中，商标的昵称或简称与特定经营者已经建立了稳定的对应关系，此时，我们应当承认，昵称和简称都发挥了商标区分商品和服务来源的基本功能，此种“被动使用”与商标权人自己使用达到了基本同等的效果。如果允许该特定经营者之外的其他主体将昵称或者简称注册为商标，该标识的识别功能将会受到损害。这样的结果与商标法的基本原则和宗旨是相违背的。对此，有学者甚至认为，“商标被动使用行为不仅是商标使用行为，还在整个商标法体系中占据绝对的核心地位：它是特定标志转化为商标的必经途径，商标主动行为也需依赖被动使用行为才能发挥作用。”[15]

当然，商标的昵称或简称与特定经营者是否已经建立了稳定的对应关系成为公众的“被动使用”产生商标性使用的效果的关键。比如，在“二院”案[16]中，北京高院认为，“二院”简称与绍兴第二医院缺乏唯一对应关系，其他符合特定条件的主体亦有可能被简称为“二院”并据此享有正当权益，因此，基于现有证据不能认定绍兴第二医院对“二院”简称享有名称权。不过，商标的昵称或简称与特定经营者之间的对应关系也不需要是唯一对应的。比如，“路虎”案中，诉争商标注册人主张“LANDROVER”被媒体译称或呼叫为罗孚、兰德•罗孚等13种不同称谓，因此，中文“陆虎”与“LANDROVER”不具有唯一的对应关系。法院认为，对英文“LANDROVER”确曾存在不同的中文译法，但这并不能否认中文“陆虎”已经由宝马公司在先使用，且“陆虎”为“LANDROVER”越野车中文呼叫的客观事实。

（二）从商标保护消费者利益的宗旨看公众“被动使用”的法律效果

保护消费者利益是商标法的一项基本原则，无论是在立法上还是实践中都以消费者的利益为宗旨的。商家使用商标的根本目的就是让消费者识别商标、将商品和自己喜爱的品牌对应，从而进行购买。商标是消费者和产品之间的桥梁，商标对消费者具有指向性的作用，对于消费者的选择和购买有着重要的影响。若商标简称、昵称与特定经营者或其品牌已经在消费者心中形成了稳定的对应关系，那么为了防止他人的注册或者使用造成消费者混淆，理应认定“被动使用”产生“使用”的效果，从而使商标昵称、简称作为未注册商标获得保护。

（三）从商标法体系化的角度来看公众“被动使用”的法律效果

虽然从上述商标的功能和商标法保护消费者利益的宗旨来看，对符合条件的商标简称、昵称承认其商标性使用的效果并给予未注册商标的保护，似乎更符合该标识实际发挥的功能，更有助于防止消费者混淆。但是，商标的使用只有与商业活动相关才能实现商标的功能和目的，而消费者使用商标既没有创设商标权的主观意图，也没有通过该商标向他人提供产品或服务的目的，何以能够产生商标性使用的效果？将消费者“创设”的商标财产权归属于没有付出劳动和努力的经营者，是否有违财产权劳动理论及“他人耕种，不得己收”的朴素正义理念？

北京高院在第G672414 号“”案中[17]认为，单纯依据诸如第三方宣传报道等被动使用证据不宜认定诉争商标存在足以否定本条所规定的“连续三年停止使用”的使用行为。广州知识产权法院在“”商标侵权民事纠纷案中[18]认为，上述商标系相关消费者的被动使用行为，并非原告阿尔塞拉公司的主动使用行为，不属于商标法意义上的使用。

这些案例提醒我们思考，假若我们承认与商业活动无直接关联的消费者被动使用可以产生商标性“使用”的法律效果，那社会公众的“被动使用”是否可以视为商标法中“经使用获得显著性”中的“使用”，又是否可以视为商标法撤三制度所要求的“使用”？商标民事侵权纠纷类案件中的被控侵权人是否可以抗辩商标权人未使用？我们在商标法不同语境下对商标性使用作出不同解读，是否有违法律解释统一性的原则？这都是需要我们进一步探讨的问题。

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总     结

笔者认为，为了防止消费者混淆、确保商标法保护消费者利益的宗旨的实现，当前司法实践似乎是认可社会公众的“被动使用”属于商标法意义上的使用，进而认为其符合商标法第三十二条后半段的“在先使用”。但是，从商标法概念解释统一性的角度来看，我们不宜随意创设“被动使用”的概念，应仅在极为特殊的情形下，才能通过认可公众“被动使用”可以产生商标性使用的效果，进而认定该标识的财产权应归属于特定经营者。我们适当放低标识近似的判断标准，通过认定公众使用的昵称、简称与特定经营者的在先商标权、企业名称权近似而对经营者的权益给予保护，也不失为一种有效的保护路径。不论如何，对于权利人而言，应密切关注并及时将消费者对自己品牌所起的昵称申请注册为商标，以避免被其他主体抢先注册而造成不必要的麻烦。

注释

[1] 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条：商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。

[2] (2008)高行终字第717号行政判决书；最高人民法院（2010）知行字第48号裁定书。

[3] (2009)民申字第313号民事裁定书

[4] (2011)高行终字第1151号行政判决书

[5] (2013)知行字第40号行政判决书

[6](2016)京行终1669号行政判决书

[7](2012)高行终字第1334号行政判决书

[8](2013)行提字第22号行政判决书

[9](2013)高行终字第984号行政判决书

[10] (2017)京73行初3128号行政判决书

[11](2016)最高法行再34号行政判决书

[12](2017)京行终2232号行政判决书

[13](2019)京行终522号行政判决书

[14](2015)高行(知)终字第3582号、3573、3574号行政判决书。

[15]邓宏光：“为商标被动使用行为正名”，载《知识产权》2011年第7期。

[16] (2013)高行终字第1734号行政判决书。

[17](2021)京行终912号行政判决书。

[18](2020)粤73民终2442号行政判决书。

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