魏立舟:论商标冲突认定标准在授权确权程序与侵权程序中的不同

2022-05-09 17:55:00
本文围绕商标授权确权程序与侵权程序关于判断商标冲突这个问题是否具有一致性展开,经过研究指出了两种冲突标准实质上存在差异以及该种差异背后的原理。

作者 | 魏立舟 浙江大学光华法学院助理教授

编辑 | 墨客

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引  言

商标的基本功能在于指示商品或服务的来源,让消费者能够区分不同来源的商品或服务,进而做出正确的消费选择。不言自明的,如果纵容不同商业主体在相同或类似的商品或服务上使用相同或近似的商标(又称:冲突商标),消费者就可能混淆相关商品或服务的来源,进而导致市场失灵问题。在此立法宗旨下,我国商标法为在先注册的商标提供了下列两方面的保护。

(1)禁止冲突商标之注册:与在先注册商标相冲突的商标申请构成拒绝注册的相对理由(§§ 30, 31),商标注册人可以通过异议(§33)或无效等行政程序(§45)排除在后冲突商标的注册;

(2)禁止冲突商标之使用:第三人未经许可使用冲突商标易致混淆的,构成侵权,商标注册人得向法院提起民事侵权诉讼寻求救济(§57.1, §57.2)。

上述两种保护机制存在一个共同点,就是都需要就在后商标是否与在先注册商标构成冲突作出认定。由此产生一个问题,授权确权程序中商标冲突的认定标准(以下简称:授权型冲突标准)与侵权程序中商标冲突的认定标准(以下简称:侵权型冲突标准)本质上是否是一回事。这个问题涉及既判力的法效范围,在实务中有重要意义。因为根据既判力理论,如果法院对某问题作出终审判决,那么其他法院在同一问题上不得作出矛盾裁判。试举一例以说明——

某甲拥有注册商标X,该商标注册的商品类别为Y。某乙在后成功注册了商标X’,注册的商品类别为Y’,并付诸使用。甲认为乙的商标X’与其注册商标X构成冲突,因此一方面根据第30条和第45条,主张乙的注册商标无效,另一方面向法院起诉乙在Y’等商品上使用X’商标构成第57条第2项意义上的侵权。如果在无效程序中,北高院终审判决乙的注册商标X’与甲的注册商标X存在冲突而无效,那么受理侵权诉讼的法院根据第57条第2项裁判时,在商标冲突这一问题的认定上是否受到北高院在确权程序中认定结果的拘束?

如果授权型冲突标准与侵权型冲突标准一致,那么受理侵权诉讼的法院理论上应当尊重北高院在行政诉讼终审判决中对商标冲突认定的结果;否之,则不然。针对这一问题,我国学界的主流观点都认为两个标准虽然存在许多共同点,但实质上存在差别。然而对于差别究竟何在以及背后的机理,各家论述却都有语焉不详之处,由此导致实践中法院在处理类似问题时仍然存在困惑。本文拟就这个问题进行研究。

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冲突标准差异化的表现

(一)形式一致性:以混淆可能性为中心

就商标确权授权程序而言,虽然《商标法》第30条和第31条仅规定商品是否类似、商标是否近似为判断商标冲突的标准,并未提及混淆可能性这一要件,但是相关部门在实务中的考虑因素其实早已超越了单纯的商标/商品的比对。无论是国知局《商标审查审理指南》(2021)、北高《商标授权确权行政案件审理指南》(2019)还是最高院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2017)都要求以混淆可能性作为商标冲突的判断标准。具体而言,在适用第30条和第31条时不仅需要考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度,还必须考虑引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及诉争商标申请人的主观意图等因素,综合判断是否容易造成相关公众混淆(具体参见:北高《商标授权确权行政案件审理指南》(2019)第15.2条)。

就商标侵权而言,2013年的修法首次明文将混淆可能性纳入第57条第2项近似侵权的文本中。但实际上,这种修改更像是一种对实务的追认而非革新。最高院早在2002年《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10-12条中,就要求在进行商标侵权判断时,要将在先注册商标的显著性和知名度、相关公众的一般注意力等因素纳入商标近似或商品类似的概念中进行判断。2013年的修法无非是把混淆可能性独立出来,不再依附于商标近似的概念,进而明确要求在混淆可能性判断时综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度以及请求保护商标的显著性和知名程度、相关公众的注意程度等因素,并且强调这些因素之间可以互相影响(参见:宋晓明等《<关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定>的理解与适用》中对该规定第12条的评述)。这一标准也被行政机关在商标侵权行政执法中所吸纳(具体参见:国知局《商标侵权判断标准》第21条)。

综上可见,无论是授权型冲突标准还是侵权型冲突标准,两者形式上都采纳以“混淆可能性”为中心的判断方式。最高院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发[2010]12号)中指出:“人民法院在审理商标授权确权行政案件中判断商品类似和商标近似,可以参照最高院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定”。尽管这一司法解释存在争议,但却是两种冲突标准具有形式一致性的侧面体现。

(二)实质差异性:考量因素的不同侧重

虽然形式上统一于混淆可能性的判断,授权型冲突标准和侵权型冲突标准在实质上仍然存在较为明显的差别。两者的区别在于授权型冲突标准集中于对商标/商品自身特征的考量,而侵权型冲突标准在此基础上还需要将某些商标具体使用方式纳入考虑范围。具体分析如下:

1. 考量因素的二分法:内部因素和外部因素

结合各类司法文件,我们把混淆可能性判断中可能涉及的因素罗列如下:

a.商标的近似程度;

b.商品的类似程度;

c.在先注册商标的显著性或知名度;

d.相关公众的注意和认知程度(包括相关商品或服务的特点);

e.商标的使用方式(如商品具体的呈现环境,相关产品是否还有其他显著性标识等)。

我们可以把这些因素划分为内部因素和外部因素两类。内部因素主要指由商标/商品自身特征所决定的因素,外部因素主要指非由商标/商品自身特征所能决定的因素。一般来说,内部因素是商标局审查员在受理商标申请时即可掌握的信息,这些信息审查员通过阅读商标申请文件、在先注册商标的登记信息或并在此基础上稍作调查就能够获得。而外部因素是商标审查员在商标初步审查时囿于有限的文件信息以及客观情况难以掌握的。

依此标准,商标的近似程度、商品的类似程度、在先注册商标的显著性或知名度当然属于内部因素。相关公众的注意和认知程度主要由相关商品或服务的特点推知(例如汽车这类商品因为价格较昂贵,因此相关消费者在购买此类商品时注意力和认知程度较高,相应地对商标间近似的容忍度就会较高),所以也属于内部因素。需要指出的是,内部因素又大致可以分为稳定性内部因素(商标的音、形、义,商品的类别)和可变性内部因素(在先注册商标的显著性或知名度)两类。前者一般不随时间经过而变化,后者则可以经商标使用而改变。

外部因素典型的就是商标的具体使用方式,包括相关商品是否还贴附了其他显著性标志、相关商品销售时具体的呈现环境等等。因为商标的申请注册不以已经投入使用为前提,而且实践中一般都是商标申请先于商标使用,所以客观上审查员在初步审查时也难以掌握相关商标的具体使用方式。

2. 两种冲突标准之差异

授权型冲突标准聚焦于审查商标注册申请时的场景:商标审查员在阅读商标申请文件后,与登记在册的在先商标进行对比,以决定两者是否存在冲突。这时候,审查员主要围绕商标近似性和商品类似性进行形式审查,纳入考量的主要是我们上面提到的由商标/商品自身特征所能决定的内部因素。至于诸如商标使用方式这样的外部因素,并不在授权确权程序的考虑范围内。虽然国知局《商标审查审理指南》在关于商标相同、近似的审查审理中提到商标的使用方式可以作为其他因素予以考虑,但实际上这种结合具体使用方式的审查并不符合商标审查的制度目的,客观上也难以实现。很可能是基于上述原因,北京市高级人民法院在《商标授权确权行政案件审理指南》(2019)第15.2条中把商标的使用方式排除在混淆可能性判断的参考因素之外。这种做法值得赞同。

需要提及的是,虽然无效程序的启动在商标获得注册之后,但因为无效程序要解决的就是商标申请注册时实际存在但被忽视的问题,所以无效程序受理机关仍然需要以相关诉争商标申请时的情况为参考基准,遵循以审查内部因素为主的形式审查标准。这也与被无效的商标视为自始即不存在的法律效果相一致。

与授权确权程序不同,侵权型冲突标准的聚焦对象是已经在市场中具体使用的被控侵权商标。此时判断商标是否冲突采用的是具体审查的标准,判断时不仅要考虑由商标/商品自身特征所决定的内部因素,而且要把某些被控侵权商标的具体使用方式等外部因素一并纳入考量。最直接体现这种观点的是国知局于2021年颁布的《商标侵权判断标准》,该文件第21条明确规定在判断是否构成《商标法》第57条第2款的混淆可能性时,需要考虑商标的使用方式。另外,侵权型冲突标准的判断时点与授权型冲突标准也有差别,前者的参考时点为侵权行为发生时,而后者的参考时点为商标申请之时。这就导致可变性内部因素(如在先注册商标的知名度或显著性)在两个程序中需要分别予以评价。

综上,即使授权确权程序与商标侵权程序中涉及的商标相同,两个程序中对商标冲突的判断也不一致,两者区别主要在于:

① 对于是否需要将商标具体使用方式等某些外部因素纳入考量存在区别。

② 对于在先注册商标的显著性或知名度等动态内部因素评价因为参考时点的不同可能存在区别。

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冲突标准差异化的原理

在上述论断的基础上,值得追问的是,为什么商标侵权判定中对商标冲突的判断需要考虑外部因素?在这部分,我们将从制度原理的角度来回答这一问题。

(一)外部因素对商标侵权判断的意义

众所周知的,商标权所保护的是商标与其所指示的商品或服务之间的固有联系,及其所形成的相应商业声誉,而不是让权利人简单地独占特定标识符号。如果商标侵权判定像商标授权那样仅仅考虑内部因素,就会使商标专用权的范围不合理地扩大,从而脱离了商标法制度的初衷,变相地等于让权利人在相关标识符号上拥有了独占权。以关键词广告为例,如果侵权判断只要求考虑内部因素(商标近似、商品类似),那么使用他人商标作为关键词来触发自己产品链接的行为,就当然地构成侵权。但是,如果按这个标准来进行商标侵权判定,必然会导致关键词广告这种商业模式被完全禁止,反而不利于消费者获取合理信息和社会整体福利的增进。

因此,商标侵权判定,不仅应当比较诉争商标标识是否近似,还应当对是否足以造成相关公众混淆、误认进行认定。即使诉争的商标标识客观上相近似,但如果被控侵权标识的使用不会造成相关公众的混淆、误认,就不应认定构成商标侵权(《江苏省高院侵害商标权民事纠纷案件审理指南》(2020)第4.2.13条)。而判断相关公众是否有可能发生混淆、误认,则必须结合商标具体使用方式等外部因素进行考量。举例来说,假如商标具体使用方式构成指示性使用(本刀片适配“飞利浦”剃须刀)或作品名称式使用(“功夫熊猫”电影)等情形,都不会构成商标侵权。

另一方面,侵权判定中要求被控侵权标识的使用会造成相关公众的误认,但这种误认并不等于实际混淆。在现实生活中,消费者的认知状态是由他掌握的所有内、外部因素综合决定的。如果将这些因素都纳入考量,消费者实际上很难会对商品来源产生真实误认。例如,村口小卖部销售“雷碧”汽水,但是在店招上明确提示所售产品与“雪碧”汽水没有任何联系。这种情况下,考虑到店招这一外部因素的存在,实际混淆并不会发生。

结合上述两个方面,商标侵权的成立标准应该介于商标授权和实际混淆标准之间,所需要考虑的因素除了内部因素外,还包括部分(注意:不是全部)外部因素。至于何种外部因素需要纳入商标侵权的考虑范围,何种不需要,各国商标法对此并没有统一标准,主要依靠各国司法政策确定。

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(二)侵权型冲突标准中纳入外部因素的必要性

判断商标侵权是否成立大体上需要依次检视如下要件:

a.对被控侵权标识的使用构成商标性使用(§48);

b.被控侵权标识与注册商标构成冲突,容易导致混淆(§57.2);

c.不落入注册商标专用权的限制(§59);

通过本部分的分析,我们可以看到商标性使用(§48)与商标权的限制(§59)这两个要件均不足以完全承载外部因素的考量,因此法院实务中不得不通过混淆可能性要件(§57.2),将某些外部因素纳入考量。

首先,在三个要件中,商标性使用承载了一部分评价外部因素的功能。如果被控侵权标识并未用于指示相关商品的来源,例如用来指示正品、用于比较广告,或者作为产品装饰出现,那么就能够排除商标侵权的成立。此外,利用商标性使用这一要件,将某些外部因素纳入考虑,进而否认商标侵权成立的例子还包括:① 考虑被控侵权标识销售时置于非透明包装内不为消费者所见这一外部因素,认为不构成商标性使用(辉瑞公司等诉威尔曼公司等,最高院(2009)民申字第268号裁定书);② 考虑到被控侵权产品专用于出口,认为不构成商标性使用(莱斯防盗诉亚环锁业,最高院(2014)民提字第38号判决书)等。对于这些判决,业界有观点认为法院对商标性使用的要件进行了过度扩张解释,不适当地限缩了商标专用权范围,合理性存在争议。可见,我国司法实践中商标性使用这一管道在侵权判定中的确承担了一部分引入外部因素考量的功能。但需要承认的是,囿于文义,商标性使用这一要件只适宜承担一部分外部因素评价功能而非全部。

其次,除了商标性使用要件外,商标权限制的规则实际上也承担了一部分评价外部因素的功能,典型的是第59条第1款描述性使用,例如被控侵权商标的使用仅为指示商品或服务特点的,法院通过该要件进行排除(冯某诉阅江楼公司,最高院(2017)最高法民申4920号裁定书)。但是,因为我国《商标法》第59条规定的限制和例外极其有限,实际承载外部因素评价功能的仅限于第59条第1款,且该款很大程度上与商标性使用存在重叠,因此总的来说商标权限制规则在承担评价外部因素中的作用非常有限。

在上述背景下,通过选择第57条第2款的冲突标准引入外部因素就成了必然选择。在若干案例中,法院通过混淆可能性的判定,将商标具体使用的方式等外部因素纳入商标是否冲突的考量中。这也构成了侵权型冲突标准与授权型冲突标准间的最大不同。

(三)案例佐证:MK案

法院在侵权型冲突标准中如何评估各类因素,浙江省高院二审判决、最高院再审维持的MK案在提供了一个很好的例证(浙江省高级人民法院(2018)浙民终157号;最高人民法院(2019)最高法民申6283号)。该案原告建发手袋工艺厂于1999年就在第18类手提包等类别上注册了“640?wx_fmt=png”商标,被告迈克尔高司瑞士、迈克尔高司上海公司系“MICHAELKORS”品牌权利人。原告认为被告在手提包等商品上使用640?wx_fmt=png等标识的行为侵害了其注册商标专用权,因此提起诉讼。

在关键的二审审理中,浙江省高院首先认定被告在其手提包上使用被控侵权标识的行为构成商标性使用。在此情况下,案件的胜负手就聚焦于被控侵权标识与在先注册商标是否会构成第57条第2款意义上的商标冲突。在论述这一问题时,法院首先考虑了原告注册商标“640?wx_fmt=png”仅由两个字母组成,固有显著性较弱这一情况,并指出原告建发厂并未通过后续使用使注册商标获得较强的显著性和知名度。可见,法院在适用侵权型冲突标准时注意到了注册商标的显著性或知名度这一内部因素具有动态性,因此必须结合侵权行为发生时注册商标显著性或知名度予以重新评价。

接着,更重要的,法院进一步考虑了被控侵权商标具体的使用形式,其指出“MK”系“MICHAELKORS"的首字母简称,被告在其商品、专卖店、专柜、官网、微信店铺等销售渠道中使用被控侵权标识时,均同时使用了“MICHAELKORS"商标,使得相关公众能够将“MK"与“MICHAELKORS"相关联,对商品来源作出正确区分。可见,在该案判决中,法院将被控侵权标识在使用中与另一显著性商标同时出现这一外部因素纳入了是否存在混淆可能性的判断中。综合上述因素,浙江省高院最后二审判决被告的行为不侵犯原告的商标权。

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总   结

本文围绕商标授权确权程序与侵权程序关于判断商标冲突这个问题是否具有一致性展开,经过研究指出了两种冲突标准实质上存在差异以及该种差异背后的原理。全文要点总结如下:

• 授权型冲突标准与侵权型冲突标准虽然在形式上都统一于混淆可能性的判定,但实质上两种冲突标准的考虑因素有所不同。授权型冲突标准的判断时点是商标申请之时,主要考量的是由商标/商品自身特征所决定的内部因素;侵权型冲突标准的判断时点是侵权行为发生之时,不仅要考量内部因素,还要考量某些商标具体的使用方式这样的外部因素,另外两者在判断注册商标显著性或知名度这一动态内部因素上存在差别。

• 因为两种冲突标准实质存在差异,所以无效程序中根据第30条、31条就商标冲突作出的终审判决,对法院根据第57条第2项在侵权程序判断是否存在混淆可能性无拘束力。

• 商标侵权判定必须结合商标具体使用的情况进行考量,这是由商标法的制度属性决定的,否则会导致权利人在相关标识上形成独占。商标侵权的构成不要求发生实际混淆,也不要求将所有外部因素在都纳入考量范围。外部因素在何种程度上被纳入考量,由各国具体司法政策决定。

• 商标侵权判定中,商标性使用这一构成要件承担了一部分考量外部因素的功能,剩下的外部因素只能通过侵权型冲突标准(即第57条第2款意义上的混淆可能性判定)这一管道纳入考量。这就构成了侵权型冲突标准区别于授权型冲突标准的原因。

(图片来源 | 网络)

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