浅析商标法第32条构成要件中的“不正当手段”和“有一定影响的商标”

作者 | 孙鑫鑫  北京威诺律师事务所

编辑 | 布鲁斯

纵观商标法第32条的立法本意和司法实践中的理解，商标法第32条后半段的法律构成要件主要包括两部分，即“不正当手段”和“有一定影响的商标”。笔者认为两个构成要件看似各自独立并有着不同的定位和概念，但实则相辅相成构成了一个完整的整体。

笔者愚见，该条款的立法宗旨和目的主要是为了保护未注册商标权利人的权益和利益，禁止他人以不正当的手段抢先注册该在先使用的商标，该条款规制的抢注行为主要体现的还是诚实信用原则。此外，笔者认为该条款也体现了平衡注册商标和未注册商标的利益的目的。

本文拟对这两个构成要件进行简单的梳理和分析，并提出一些观点供业界讨论。

（一）商标法第32条的“不正当手段”

总体分析，商标法第32条后半段构成要件中的“不正当手段”主要考量的还是抢先注册的权利人是否具有主观恶意，禁止的还是恶意抢注行为，从而达到保护正当的商标注册秩序的目的，从另一个角度也可理解为条款是反不正当竞争法的内容在商标法中的体现。

关于“不正当手段”的理解，司法实践中，最高人民法院和北京市高级人民法院的相关司法解释和审理指南均有相应规定，具体内容简述如下：

1.《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第23条：

在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标的，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”；

2. 北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》第16.22条【恶意抢注的适用条件】

笔者认为北京高院的该条规定，在司法实践中对认定诉争商标的申请注册商标是否“以不正当手段”时，应参考该条款的下述具体规定：

（2）诉争商标与在先使用的未注册商标构成相同或近似商标；

（3）诉争商标指定使用的商品与在先使用的未注册商标所使用的商品构成相同或者类似商品；

（4）诉争商标申请人明知或者应知他人在先使用商标。

笔者认为上述司法解释和审理指南在具体案件中，对认定商标抢注人注册在先商标是否采取了“不正当手段”具有较高的指导作用和参考价值。此外，司法实践中还有一些更具体的案例可供从业者进一步参考，具体内容详见下述第二点。

（二）商标法第32条的“有一定影响”

商标法第32条后半段构成要件中的“不正当手段”主要考量的还是抢先注册的权利人是否具有主观恶意，禁止的还是恶意抢注行为，从而达到保护正当的商标注册秩序的目的，从另一个角度也可理解为条款是反不正当竞争法的内容在商标法中的体现。

关于“有一定影响”的理解，司法实践中，最高人民法院和北京市高级人民法院的相关司法解释和审理指南均有相应规定，具体内容简述如下：

1.《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第23条第2款：

在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。

2. 北京市高院人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》第16.25条【“有一定影响”的判断】

当事人举证证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的，可以认定构成“有一定影响”。

当事人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等证据，足以证明该商标为一定范围的相关公众所知晓的，可以认定构成“有一定影响”。

（一）“鳄鱼”商标无效行政诉讼案件

1. 案号：(2018）最高法行再100号案件

2. 案情

（1）争议商标系第638122号鳄鱼图形商标，由拉科斯特公司于1994年10月19日申请；

（2）引证商标系第1331001号“CARTELO及图”商标，由鳄鱼国际公司于1993年12月24日申请（后由卡帝乐公司继受）；此外，卡帝乐公司还在先使用了头朝左的鳄鱼图形；

（3）卡帝乐公司于2012年6月13日向商标评审委员会提出无效宣告请求，认为争议商标与引证商标构成近似商标，同时构成对其在先使用并有一定影响的“系列头朝左鳄鱼图形的抢注”，违反了商标法第32条的规定;

（4）商标评审委员会认定争议商标与引证商标不构成近似商标，依据商标法第29条维持了争议商标的注册（不再适用商标法第32条）。北京市第一中级人民法院和北京高院认定争议商标与引证商标构成近似商标，判决撤销了被诉裁定;

（5）拉科斯特公司向最高人民法院提出再审。2018年11月29日，最高人民法院判决撤销了一审、二审判决，维持被诉裁定。

3. 法院观点

在本案中，法院明确了以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标的判断标准，即如下几个标准：

（1）在先使用商标具有一定影响；

（2）争议商标构成以不正当手段抢先注册（申请人具有主观故意）；

（3）在先使用并有一定影响的商标保护限于相同或者类似商品或者服务。

最高院认为综合分析本案情况可以认定：争议商标并未违法商标法第32条的规定：

（1）卡帝乐公司提交的使用证据不能证明其主张的在先使用的商标具有一定知名度和影响力（在争议商标向中国延伸申请日1995年3月23日前，其仅开设了一家专卖店）；

（2）争议商标没有利用在先鳄鱼图形的商誉。拉科斯特注册的争议商标系对其在先第141103号商标（1979年5月12日申请）的鳄鱼图形商标的基本水平镜像反转，符合争议商标在商品上的惯常使用方式。并且争议商标与在线鳄鱼图形相比，具体形态不同，具有较大差异；

（3）卡帝乐公司主张的先使用未注册商标行为难谓善意正当（鳄鱼国际公司明知拉科斯特公司在中国在先申请注册或者使用了鳄鱼图形，仍然使用头朝左鳄鱼图形，其使用行为不属于善意正当）。

笔者认为：

该案件可谓最高院近年来比较详细论述商标法第32条的判断标准。详细论述了“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响”的几个构成要件以及如何在司法实践中进行判断，对类似案件具有较高参考价值和指导作用。

（二）“捕鱼达人”商标无效案件

1. 案号：(2016）最高法行再96号

2. 案情：

（1）被异议商标系第9274903号“捕鱼达人”商标，由波克公司于2011年3月29日申请，注册在第42类“计算机软件、技术研究”等服务上；

（2）2012年1月6日初步审定公告后，希力公司和千贝公司向商标局提出异议，主张被异议商标系抢先注册其在软件上在先使用并有一定影响的“捕鱼达人”商标，违反了商标法第32条的规定；

（3）商标局裁定被异议商标予以核准注册，商标评审委员会裁定被异议商标在除“计算机软件设计、更新”等服务以外的其他服务上予以注册；

（4）波克公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院维持了被诉裁定。波克公司又提出上诉，北京市高级人民法院认定即使不考虑“希力公司在先使用商标的经营活动是否符合行政管理方面的规定，希力公司的证据也不足以证明在先使用的商标具有一定知名度，判决撤销了一审判决和被诉裁定。

（5）希力公司和千贝公司向最高人民法院提出再审，最高人民法院最终维持二审判决。

3. 法院观点

法院在认定希力公司提交的在先证据无法证明“捕鱼达人”商标属于在先使用并有一定影线的商标时，综合考虑了如下几点因素：

（1）“捕鱼达人”软件著作权登记证书，不能证明公司已经将“捕鱼达人”作为商标使用；

（2）2009年仅有一张销售发票，该事实也无法证明该游戏软件于2009年已经对外销售并产生较好的经济效益；

（3）2010年的销售发票也仅有9家单位，购买主体不多，并且97%的发票均是希力公司的子公司和另一家公司；

（4）在先宣传杂志内容不符合我国行政主管部门对杂志的审批要求，不能证明捕鱼达人商标的在先知名度；

（5）被异议商标申请日前，我国国内娱乐场所已经有了名称为“捕鱼达人”的游戏机，在一定程度上也弱化了被异议商标与希力公司进行联系的程度。

笔者认为：

该案件除了在常规角度论述商标法第32条后半段的构成要件已经参考因素之外，还重点突出强调了在先使用行为的合法性问题，以及该在先使用行为合法性对商标知名度判断的影响问题。

此外，笔者认为最高院判决书实际同时强调：如果商标在先使用行为违反了行业监管制度或者其他法律法规（即属于违法性在先使用），这种使用行为会对判断商标是否具有一定影响产生消极作用，或带来不利影响。

《商标法》第32条后半段的法律构成要件中的“不正当手段”和“有一定影响的商标”并非是完全独立的关系，两个构成要件相辅相成，共同规制了抢注他人在先使用商标的行为，商标法第32条后半段对未注册商标提供了更加有利的保护。最高院的指导案例间接起到了法律的指引作用、评价作用和预测作用，对从业者在处理类似案件中提供了相对明确的指引。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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