金杜知卓 | 《专利法实施细则》的修正和《专利审查指南》的修订对于专利无效宣告请求程序的影响

2024-01-08 08:00:00

梳理和汇总此次细则的修正和审查指南的修订对后续专利无效宣告请求程序所产生的影响。

作者 | 张晓霞曾力北京市金杜律师事务所

编辑 | 布鲁斯

2023年11月3日，国务院总理主持召开国务院常务会议，审议通过了《中华人民共和国专利法实施细则（修正草案）》， 2023年12月11日国务院第769号令公布《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》，新的实施细则将自2024年1月20日起实施。同时，国家知识产权局根据《中华人民共和国专利法实施细则》（下称“细则”），对《专利审查指南》进行了修订，并于2023年12月21日公布了修订后的《专利审查指南》（下称“审查指南”），新的审查指南也将于2024年1月20日起实施。这次细则的修正和审查指南的修订涉及多个条款，并涉及审理标准的调整，对于专利申请、授权、复审和无效程序等都有较大的影响。

我们对此次细则的修正和审查指南的修订对后续专利无效宣告请求程序所产生的影响进行了梳理和汇总。

1. 电子方式送达的送达日以进入电子系统的日期为准，将缩短当事人的答复期限。

在旧的细则规定下，无论是电子送达还是纸件送达，均按照国家知识产权局文件发出之日加上15日，作为推定当事人收到文件的时间，并以此作为起始点计算答辩期或者起诉期。关于送达日的确定，在之前的司法案例[1][2]中，曾出现法院内部、法院和国家知识产局之间态度上的差异。此次修改后，在新的细则规定下，如果是电子送达方式，将以文件进入当事人认可的电子系统的日期为送达日，摈弃了15日的推算规则。

随着国家知识产权局专利业务办理系统的推广，据悉，目前利用该系统采用电子方式提交的专利申请、复审及无效案件的比例在90%左右，在该系统中，在国家知识产权局发出文件的发文日当天，基本上文件就会进入当事人的电子系统。也就意味着，对于指定1个月答复期限的专利权人而言，之前约45天的答辩期将缩短为约30天。

在无效宣告程序中，专利权人可能会变更代理无效案件的代理机构，考虑到原申请阶段的代理机构通知专利权人需要时间，有时候还可能产生延误，留给专利权人的答辩期会进一步缩短，也就意味着对于专利权人而言，无效程序的答辩的节奏加快。相应的，未来无效案件的审理周期可能会因此而进一步缩短。

2. 在国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或者技术会议上首次发表的发明创造也可获得新颖性宽限期保护。

在旧的细则下，不丧失新颖性宽限期的学术会议或者技术会议，仅包括国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议，也就是说，新颖性宽限期局限于国内组织召开的学术会议或技术会议，对于国际组织召开的学术会议或者技术会议则不在新颖性宽限期的条件下。而为了更好地保障创新主体权益，使其参加国际会议时的创新成果也能获得及时、有效的保护，在新的细则下，适度放宽了不丧失新颖性的情形，将国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或者技术会议也纳入新颖性宽限期的范围内。

目前在审查指南或其它规范性文件中尚未对可以纳入新颖性宽限期的国际组织召开的学术会议或者技术会议作出规定和细化，但无疑这次修改是提供了一个出口。对于对此有迫切需求的通信等行业的企业而言，在3GPP、IEEE等国际标准会议上首次提交的提案等，也有望获得六个月的新颖性宽限期保护。

3. 诚实信用原则纳入专利无效理由，且该理由属于合议组可以依职权引入的无效理由。

在新的细则和审查指南规定下，无效请求人认为专利权存在弄虚作假情形，没有以真实的发明创造活动为基础时，可以将涉案专利的取得违背诚实信用原则、不符合专利法实施细则第十一条的规定作为无效理由。同时，在请求人没有提出该理由的情况下，如果后续审查过程中发现该情形，合议组也可以依职权引入该条款进行审查。

此举也是配合近些年国家知识产权局规范专利申请行为、打击非正常申请而增加的条款。通过在无效阶段引入该无效理由，可以进一步对于在授权阶段未能及时发现的非正常申请予以后续程序的救济。

4. 已被无效宣告审查决定宣告无效的专利权，无论该决定是否生效，对其提出的新的无效宣告请求将不予受理。

在旧的审查指南下，只有当在先作出的无效宣告审查决定生效之后，针对已被该决定宣告无效的专利权新提出的无效宣告请求才不予受理。但在新的审查指南之下，无需等待无效宣告审查决定最终生效，针对已被审查决定宣告无效的专利权新提出的无效宣告请求都将不予受理。

此处指南用的术语为“专利权”，我们理解，其所指向的是专利的具体的权利要求，也就是说，如果专利的某项或几项权利要求被无效宣告审查决定宣告无效，则针对对应的权利要求提出新的无效宣告请求将不被受理，不管该审查决定是否生效。只有在宣告专利权无效的审查决定被生效判决撤销之后，提出的新的无效宣告请求才可能被受理。

5. 扩展影响在后无效宣告请求审查节奏的在先审查决定的情形，并增加合议组对因受到在先无效审查决定影响而暂停审查的案件恢复审查的自由度。

针对同一专利权，当存在多个先后提起的专利无效宣告请求时，在先审查的案件可能会影响在后案件的审查节奏。在旧的审查指南中，对于可能影响在后审查的情形限定为“需等待在先作出的专利权无效或部分无效的审查决定生效而暂时无法审查的”，此次修改将其扩展为“涉及在先作出的无效宣告请求审查决定而暂时无法审查的”。这也就意味着，在后案件的审理是否要中止，是否要等在先无效案件的进展，不限于在先作出的审查决定涉及专利权无效或部分无效的情形，而是由合议组来判断，给予了合议组更多的自主权。只要出现可能影响在后案件导致无法审查的情形，例如：在先审查决定虽然是维持专利权有效的结论，但是该决定中涉及对权利要求保护范围或者某个技术特征的理解，而这个内容的确定将影响在后案件的审查，这种情况下，就可以暂停在后案件的审查，等到在先决定的争议事项确定后再行恢复审理。

另外，在旧的审查指南中，案件的恢复审查所限定的条件也较为局限，即必须要“在先审查决定生效或者被人民法院生效判决予以撤销后”，修改后，只要相关影响因素消除即可启动恢复审查，一方面是呼应前半段的修改，另外一方面是将恢复审查的条件弹性化，不再拘泥于必须收到生效判决等条件，赋予了合议组更大的处理自由度。

6. 限缩了公民代理的范围，只有当事人的近亲属、工作人员以及有关社会团体推荐的人员才符合公民代理的资格，这意味着律师如果没有得到社会团体的推荐，将不再有出席口头审理的资格。

在旧的审查指南下，对公民代理的身份以及证明材料并无过多要求，通常而言，当事人的工作人员提供身份证即可。而在新的审查指南之下，当事人可以委托的公民代理限制为当事人的近亲属、工作人员、有关社会团体推荐的公民三类，其中，社会团体推荐的公民进一步要求是涉案领域相关的社会团体所推荐的公民。这也意味着，对于没有同时取得专利代理师资格的律师而言，如果没有获得社会团体，例如律师协会的推荐，将不再有出席口头审理的资格，这一举动短期内将对律师代理专利无效业务产生较大影响。

7. 对于权属纠纷的当事人请求无效宣告程序中止，复审和无效审理部在特定情形下可以不中止审理。

在旧的审查指南下，权属纠纷当事人向专利局提交的中止程序请求书和有关证明满足审查指南所规定的各项条件时，应当执行中止，对于涉及的无效宣告程序，也均应当中止审理，不存在例外情形。而在新的审查指南下，专利局流程管理部门在完成中止程序请求书和有关证明的形式审查后，会由复审和无效审理部作进一步审查，而当复审和无效审理部认定根据已进行的审查工作能够作出无效宣告审查决定、或者权属纠纷当事人依据的理由明显不充分，也未提交足以证明确有权属纠纷存在的证据、或者中止专利权无效宣告程序将明显损害当事人利益或者公共利益、或者中止程序的请求明显具有不诚信、不正当行为时，可以不中止无效宣告程序。

在旧的审查指南规定下，曾出现当专利面临被无效的风险时，部分专利人采用虚构权属纠纷的方式，利用规则来中止专利无效审查[3]，而这种情况已经严重扰乱了专利无效案件的正常审查节奏，出现不诚信诉讼的情况，极端情况下，甚至导致严重后果。此次修改，将一定程度上改善这种情况。

8. 增加了非现有专利权人、但作为权属纠纷案件的当事人参加无效宣告请求程序的渠道。

参见上述第7点中论述，专利权属纠纷在一些情况下，可能不会导致无效宣告程序的中止，即使中止，目前因专利权存在权属纠纷而中止专利无效宣告程序的期限也会被限制在一年，而权属纠纷通常很难在一年内结案。这样就会出现，在权利归属未确定的情况下，权属纠纷中非现有专利权人的一方将不能参与专利无效宣告审查程序，极端情况下，可能会导致真正的专利权人无法参与其中进行答辩，而现有专利权人又可能会怠于行使答辩权利，这样可能对真正的专利权人造成不可逆转的损失。为了尽量减少这种情况，更好保障专利权属纠纷当事人的合法权益，在新的审查指南下，增加了非现有专利权人、但作为权属纠纷的当事人参与专利无效宣告程序的渠道，其可以在专利无效宣告程序未中止审查时，请求参加无效宣告程序，并且在无效宣告程序中可以提出意见。

9. 外观设计国际申请的无效宣告程序中，对在中国内地没有住所的专利权人，可以采取电子邮件、邮寄、传真、公告等方式送达。

2022年2月5日，中国政府交存了《海牙协定日内瓦文本》（1999年）的加入书，并已于5月5日在中国正式生效。中国成为海牙联盟的第77个成员。这意味着，国内申请人只需提交一件国际申请，即可选择在77个缔约成员（涵盖94个国家）注册外观设计。

外观设计国际申请经过国家知识产权局审查，决定给予保护时，该外观设计国际申请可能没有相应的国内专利代理机构。此次指南修改新增了第六部分“外观设计国际申请”，为了解决这种没有委托国内专利代理机构的外观设计国际申请在后续专利无效宣告程序的送达问题，规定对于在中国内地没有住所、又没有委托过国内专利代理机构的专利权人，可以采取电子邮件、邮寄、传真、公告等方式送达。

10. 进一步细化外观设计专利审查中关于整体观察、综合判断原则，优化实质相同的判断基准，以及可以用于组合的现有设计特征的相关规定。

在旧的审查指南下，更多强调整体观察、综合判断，即应该观察涉案专利和对比设计整体，而非其部分或局部来得出结论。而在新的审查指南下，则全面地强调了不仅需要整体观察涉案专利与对比设计，要进一步确定二者的相同点和区别点，还需要判断总结出的这些相同点和区别点对整体视觉效果的影响，综合得出结论。这一审查原则，实际上是对近些年来审查实践的总结，同时也与近些年在外观设计民事侵权案件中法院的判断标准[4][5]逐渐对齐。

这里将旧的审查指南中“不能察觉”修改为了新的审查指南中“不易察觉”，实际上属于对审查标准的进一步完善，在具体实践过程中，通常均是以是否容易察觉到作为判断实质相同的判断基准。

这一修订实际上是对现行外观设计无效审查实践的总结、归纳和提炼，明确要求可以用于组合的现有设计特征应当是物理上或者视觉上可自然区分、具有相对独立视觉效果的设计，而不能是随意划分的点、线、面。此外，在局部外观设计的情形下，可以用于组合的现有设计特征有所放开，即针对该局部外观设计所保护的内容，现有设计中对应部分可以提取出来，作为用于组合的现有设计特征。

11. 确定局部外观设计保护范围除了本身的形状、图案、色彩外，还要考虑该部分在所示产品中的位置和比例关系。

在新的审查指南下，明确规定在确定局部外观设计的保护范围时，既需要考虑要求保护部分的形状、图案、色彩，还需要考虑该部分在所示产品中的位置和比例关系。也就是说，对局部外观设计进行保护时，并非完全割裂产品的其它部分，要看所要求保护的局部外观设计在整体产品中的位置比例对于整体视觉效果的影响，作为确定其保护范围时考虑的因素。

另外对于局部外观设计，也同样要考虑产品的类别，只是除了考虑整个产品的用途外，还要考虑该要求保护的局部外观设计在整体产品中的用途，只有当产品用途和局部用途都相同时，二者才属于相同种类产品。

12. 细化涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件的特殊规定。

2020年新修正的《专利法》第七十六条引入了药品专利纠纷早期解决机制，即在药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权利人或利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权产品纠纷的，相关当事人可以就申请注册的药品相关技术方案是否落入药品专利权保护范围选择向人民法院提起诉讼，或者向国家知识产权局请求行政裁决。

国家药品监督管理局、国家知识产权局为进一步落实药品专利纠纷早期解决机制，于2021年7月发布了《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》，该办法中规定了药品上市许可持有人需要在中国上市药品专利信息登记平台（“平台”）中注册上市药品相关专利信息，否则相关专利纠纷无法适用该早期解决机制，对后续化学仿制药注册申请不再设置9个月的等待期。

同时，在药品上市许可持有人已经在平台中注册了上市药品相关专利信息时，后续化学仿制药申请人提交药品上市许可申请时，如果认为平台中收录的专利权应当被宣告无效，或者其仿制药未落入专利权保护范围，则应当提交第四类声明。专利权人或者利害关系人对第四类专利声明有异议的，可以就申请上市药品是否落入专利权保护范围向人民法院提起诉讼或者向国家知识产权局请求行政裁决，国家药品监督管理局在收到人民法院立案或者国家知识产权局受理通知书副本后，对仿制药注册申请设置9个月等待期。而对于首个挑战专利成功并首个获批上市的化学仿制药，即申请人提交了第四类声明且成功无效了相关专利权，给予12个月的市场独占期。

为更好地衔接新引入的药品专利纠纷早期解决机制，新的审查指南对涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件进行了适应性规定，即无效请求人应当明确在请求书中标注涉案专利为中国上市药品专利信息登记平台上登记的专利权，请求人为相应药品的仿制药申请人，且已经提出第四类声明，并且需要提交仿制药注册申请受理通知书和第四类声明文件副本。以此，国家知识产权局能够准确地识别出涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件，并在审查顺序和审查基础上适用本节的特殊规定。

同时，由于药品专利纠纷早期解决机制中对于首个挑战专利成功的仿制药申请人给予了12个月的市场独占期，因此，无效宣告审查决定的作出时间将申请人的权益造成重大影响，新的审查指南中为了适应该市场独占期奖励的规定，规定了针对同一专利权的多个涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求，按照提出无效宣告请求之日先后顺序进行审查，以此保证公正性。

13. 明确口头审理可以采用线下审理、线上审理以及线下与线上审理相结合等方式，并且在事实清楚、焦点明确的简单案件中，可以由主审员代表合议组单独出席并主持口头审理。

过去几年，疫情催生了在线审理系统，在审查实践中已有较多无效宣告程序的口头审理采用了线上审理的方式，国家知识产局的在线审理系统日趋完善，行政部门和代理机构都积累了丰富的线上审理经验。在新的审查指南下，进一步明确了口头审理的形式可以为线下审理、线上审理或者线下与线上审理相结合等更为灵活的方式。

同时给予了案件口头审理形式更多自由度，对于一些事实清楚、焦点明确的简单案件，可以由主审员单独出席并主持口头审理。这意味着，将来合议组可以根据案件的具体情况，灵活选择线上线下审理方式、以及出席口头审理的人员，节约行政资源，提高审理效率。不过，即便是在主审员单独主持口头审理的情况下，无效宣告审查决定最终依然是由合议组共同合议作出，这一点并没有改变，只是因合议组另外两位成员未参与口头审理过程，主审员对案件观点的总结归纳的权重可能会增加。

14. 域外证据经过所在国公证机关予以证明即可，不再需要驻外使领馆的认证。

我国于2023年3月8日加入《取消外国公文书认证要求的公约》，该公约于2023年11月7日在我国正式生效。根据该公约要求，其他缔约国公文书送中国内地使用，只需办理该国附加证明书，无需办理该国和中国驻当地使领馆的领事认证。

同时，2019年修正的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十六条规定，当事人提供的公文书证系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关证明，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

为了顺应公约的要求，与民事诉讼程序中证据规则相适应，在新的审查指南下，域外证据经过所在国公证机关予以证明即可，不再需要驻外使领馆的认证。

15. 合议组转送文件时指定的答复期限一般为一个月，也可以根据案件的实际情况，指定其他合理的答复期限。

在旧的审查指南下，合议组指定的答复期限均为一个月，是一个固定期限。而在新的审查指南下，合议组可以综合考虑案件的实际情况，针对转送文件的具体类型和实质内容，指定一个月或其它合理的答复期限。

我们理解，对于无效宣告请求书及补充意见陈述书，由于通常会涉及主要的无效理由和证据，合议组指定的答复期限一般还是一个月，对于其它类型的转送文件，则可能指定较短的答复期限，因此需要案件当事人、代理人更加关注转送文件通知书中具体指定的答复期限，以免造成延误。

注释（上下滑动查看）

[1] （2019）最高法知行终84号，其中认定以当事人实际收到日作为送到日；

[2] （2019）最高法行再122号，其中认定以发文日加上15日推算实际收到日，作为送到日。

[3] “如何规制滥用无效宣告中止程序行为”https://www.cnipa.gov.cn/art/2014/10/16/art_2651_167288.html

[4] 最高人民法院在(2019)最高法民再142号案件中，给出了外观设计民事侵权案件中，对外观设计是否相同或近似进行判断可以遵循的步骤：(1) 以一般消费者的眼光，就专利设计和被诉侵权设计的异同点进行客观、全面的总结；(2)以现有设计为参照，以产品正常使用为前提，确定区别于现有设计以及容易被直接观察到的设计特征；(3)结合各自设计空间的大小，逐一评估上述设计特征对整体视觉效果影响的权重；(4)回归“整体观察、综合判断”的原则，得出结论。

[5] 最高人民法院在（2018）最高法民再86号案件中，在判断外观设计是否构成近似时采用了类似的判断逻辑，即整体观察二者授权外观设计与被诉侵权设计，总结二者的相同点和区别点，确定区别于现有设计以及容易被直接观察到的设计特征，再综合判断各设计特征对整体视觉效果的影响，最后得出结论。

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