通过重颁扩大美国专利授权

2019-01-04 10:48:43
在美国专利制度下,即使没有其他相关专利家族成员正在审查中,专利权人也可以扩大授权专利的范围。要做到这一点,专利权人需要在授权后2年内提交一份重颁申请


 作 者 


闻宁阁(Aaron Wininger)

Schwegman Lundberg & Woessner, P.A.

北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑


在美国专利制度下,即使没有其他相关专利家族成员正在审查中,专利权人也可以扩大授权专利的范围。要做到这一点,专利权人需要在授权后2年内提交一份重颁申请。重颁也可用于缩小权利要求范围(例如,如果新披露的现有技术可能使一项权利要求无效)。美国专利商标局以与任何其他专利申请相同的方式审查重颁的专利的权利要求,但重获原则适用的除外,该原则使得在原始申请期间就放弃的该申请的主题不能重新获得。


申请重颁的最常见原因是权利要求太窄或太宽泛。然而,其他常见的原因还包括未能正确地主张外国优先权或引用共同审查的申请。重颁无法修复拼写、语法等错误,也不用于非实质性附图更改。此外,未提交分案(例如,在对限制要求通知作出回复时)也不是依据。


如果扩大范围,必须由所有发明人签署重颁的誓言/声明。宣誓/声明必须明确说明错误,并且错误的产生没有欺骗性意图。针对一件扩大的重颁,必须确定导致错误的权利要求中的特定权利要求和语言。


不允许重新获得的具体例子包括:由于修改或限制要求而删除的原始权利要求;权利要求修改语言曾用于克服对比文件;以及,书面论据以答复审查意见书(类似申请历史的禁反言)。此外,重新获得还可适用于在相关专利申请中的放弃的主题。


专利权人在重颁的专利授权后放弃原专利,并且重颁专利在法律上具有如同专利最初以重颁的形式授权的相同的效力和运作。但是,被告可以利用干预权利。“绝对”干预权利是在授予重颁之前,制造、购买、提供出售、或在美国境内使用或进口到美国的任何重颁专利授予专利的当事人一方可享有的干预权利。对在专利重颁之后且“在授予重颁之前进行实质准备”的侵权,可能可以适用“平衡法”的干预权利。


注意在重颁在审期间,原专利的年费是需要缴交的,因为原专利只在重颁授权后才放弃。此外,重颁的年费到期日期是根据原始专利的授予日期计算的,而不是重颁的授予日期。如果授予多个重颁的专利,则每一项专利都需支付年费。重颁的专利的期限是原始专利的期限。


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