端午特稿 | 端午佳节话“粽子”商标大战

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——从“一代粽师”案看确认不侵权之诉的起诉条件 

作 者 | 杨 宁 北京市永新智财律师事务所

                      合伙人

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

端午节

快   乐！

编者按：该案分别入选最高院2015年五十大知识产权典型案例及河南省2015年知识产权司法保护十大典型案例。

又是一年五月五，在这个家家户户“五色新丝缠角粽”的日子，我们从去年一件很有影响的“粽子”商标大战讲起，细述一个争议已久的话题——确认不侵权之诉的起诉条件。

案情回顾

鹏得利公司2008年申请，并于2010年获准注册第6695384 号“一代粽师”商标，核定使用在第30类粽子等商品上。

三全公司2007年开始筹备生产销售“三全凌龙舟粽”一代粽师粽子产品，2011年正式推出该产品，如下图：

鹏得利公司认为三全公司此举侵犯其商标权，先后对三全公司采取了下列行动：

♦ 2011年5月16日，鹏得利公司向威海工商局环翠分局投诉三全公司的经销商，该局后做出工商行政处罚决定，认定三全公司的行为构成商标侵权；

♦ 2011年5月24日，鹏得利公司向三全公司发出律师函，要求停止侵权。

三全公司收到律师函后先后两次提起确认不侵权之诉：

♦ 第一次，三全公司向洛阳中院起诉，但随后又撤诉；

♦ 第二次，三全公司又向本案一审法院郑州中院再次提起确认不侵权之诉。郑州中院一审认定三全公司不侵权，鹏得利公司遂上诉至河南省高院。

关于商标侵权实体认定

河南高院二审判决认为，三全公司是将“一代粽师”作为商品装潢的一部分使用，涉案产品上更醒目和突出地使用了三全公司的其他商标，“一代粽师”标识所占比例较小且不突出，不易造成混淆，且三全公司并无攀附恶意，故其使用不属于商标性使用。

笔者与判决持不同意见，但此案实体部分不是本文讨论的重点，在此仅略作提及。根据判决的事实认定，三全公司在与经销商的合同中约定产品名称为“‘三全凌龙舟粽’一代粽师粽子产品”，显然，三全公司的涉案产品有三级品牌名称，即公司主商标“三全凌”、粽子类产品主商标“龙舟粽”，以及标识涉案产品所属的特定类别粽子的子商标“一代粽师”。在现代商业社会中，同一产品上使用多个商标，或者多级商标，是很常见的现象。本案中即使涉案产品上其他商标更为突出，但“一代粽师”标识作为非描述性和通用性标识，仍然能起到一定的识别作用，并可能导致消费者认为三全公司系得到“一代粽师”商标权人许可、授权或与其有其他合作关系或关联关系。

关于确认不侵权之诉的受理条件

目的：确立“确认不侵权之诉”制度，其目的是为了防止知识产权权利人滥用诉权，影响他人正当的生产经营活动。比如滥发警告信后又不起诉，导致被警告人长期处于法律状态不明确的情况下，无法正常进行商业决策和商业活动，因此有必要给予被警告人一种司法救济途径。

历史：传统上，知识产权侵权均由权利人发起侵权诉讼。直至2002年，最高人民法院做出（2001）民三他字第4号《关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》，我国法院才开始认可和接受确认不侵权之诉。

限制：由于“确认不侵权之诉”的滥用也可能会带来权利人的维权负担的增加、造成诉讼突袭以及循环诉讼等诸多弊端，因此，对于确认不侵权之诉的提起条件应进行严格限定。

北京市一中院在“彼得兔”确认不侵犯商标权案件【（2003）一中民初字第6356号】中首次提出确认不侵权之诉应具备的三个起诉条件：（1）权利人已发出侵权警告，而被控侵权人不承认侵权；（2）权利人无正当理由延迟起诉或向有关行政管理部门投诉；（3）权利人的延迟行为可能对被控侵权人造成损害。

2009年12月，最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中系统规定了确认不侵权之诉的起诉条件为：（1）权利人发出侵权警告，（2）被警告人书面催告权利人行使诉权，（3）权利人在收到催告后一个月内或催告发出后两个月内不起诉。

构成要件A、侵权警告

本案中，鹏得利公司向三全公司发出了律师函，已经满足侵权警告要件。

实践中，书面律师函或警告函并非侵权警告的唯一形式。对于虽未采取警告函等形式，但实质上传达了类似信息或达到了类似效果的，法院亦认为符合上述司法解释规定的侵权警告。

如在怀化正好与湖南方盛确认不侵犯专利权案件【（2014）湘高法民三终字第51号】中，法院认为通过国家食药监局药品审评中心对申请注册的药品名称提出异议，即相当于已发出了侵权警告。

在“unionpay.com”域名纠纷案件【(2009)浦民三(知）初字第172号】中，法院认为权利人向亚洲域名争议解决中心提起域名争议投诉即相当于发出了侵权警告，因为域名争议程序并不产生仲裁法或诉讼法上的效力，若不起诉可能会对被投诉人造成损害。

构成要件B、催告

本案中，三全公司并未向鹏得利公司发出过书面催告，但法院认为，三全公司第一次向洛阳中院起诉后又撤诉，已经表示了不认同鹏得利公司的权利警告，可以视为对鹏得利公司积极行使诉权的催告。

实践中，关于催告是否作为确认不侵权之诉的起诉要件，有个历史沿革的过程。

在前述“彼得兔”案中，法院并未明确将“催告”作为被控侵权人提起确认不侵权之诉的起诉要件之一。其后的司法判例中，被控侵权人虽未进行催告，但权利人发出侵权警告后超过合理期限未提起诉讼也未向行政机关投诉的，法院一般认可被控侵权人有权提起确认不侵权之诉【例如(2008)甬鄞民一初字第2691号案】。

但自2009年最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对书面催告的要求予以明确后，提起确认不侵权之诉以催告为起诉要件已经得到普遍认可。如在最高院再审的徐荣成与探伤机公司确认不侵犯专利权案件【（2013）民申字第1952号】中，最高院即因被警告人未履行催告程序，而判决其无权提起确认不侵权之诉。

此外，根据相关判例，发出催告的一方既可以是被警告人本身，也可以是被警告人的经销商等利害关系人【（2013）皖民三终字第00084号】。

催告系防范确认不侵权之诉的各种弊端，尤其是防止侵权人对权利人进行突击诉讼的重要手段。以催告为提出确认不侵权之诉的前提，这一规则不应轻易突破。

结合本案案情，笔者认为，本案中三全公司向洛阳中院第一次提起确认不侵权之诉后又撤诉，并不能达到催告效果，不应视为已经履行催告程序。理由如下：

（1）催告或相当于催告的其他行为，至少应包含两部分意思表示。一是被控侵权人不认同权利警告的内容；二是催促权利人及时行使诉权。据此，笔者认为提起确认不侵权之诉的行为本身，不宜视为催告。该行为虽然可以表示出被警告人对权利警告不认同，但并不能形成催促权利人起诉的明确意思表示（而且大多数情况下，权利人很可能合理认为案件已经进入司法程序，无须再另行提起诉讼）。

（2）本案中，三全公司向洛阳中院提起确认不侵权之诉后又撤诉，这种情况下更不具备视为催告的基础。即使将其起诉行为理解为不认同权利警告的意思表示，该意思表示也已撤回。鹏得利公司可以将其撤诉行为合理理解为其不再对权利警告持反对态度，更无法从其撤诉行为中理解到催促其起诉的意思表示。这种情况下，三全公司的行为无法形成催告的效果。

（3）如果可以将提起确认不侵权之诉的行为本身视为催告，则若被警告人未进行催告就提起确认不侵权之诉，被法院判决驳回诉讼请求，这一结果反而可以视为被警告人已经完成催告，而导致被警告人有权再次提起确认不侵权之诉。这样使得怠于履行催告程序的被警告人反而获得利益，与设置确认不侵权之诉的督促目的背道而驰，也会无谓增加诉累，浪费司法资源。

构成要件C、权利人未在合理期限内行使诉权

本案中，鹏得利公司已经提起工商投诉，且工商已经做出处罚决定。但法院认为，之前的工商处罚的行政相对人是经销商，而不是三全公司，且无证据证明该处罚决定已经向三全公司送达。在这种情况下只有允许三全公司提起确认不侵权之诉，三全公司才有机会通过诉讼程序明确与鹏得利公司直接的民事权利义务关系。

就行政程序是否排斥确认不侵权之诉的问题，司法实践中存在分歧：

一类观点认为，行政程序不影响被控侵权人提起确认不侵权之诉。在 “CROCODILE”涉外定牌加工案【（2011）沪一中民五(知)终字第130 号】中，香港鳄鱼恤公司以侵犯商标权为由请求上海海关扣留了无锡艾弗公司的出口货物，上海浦东新区法院和上海一中院均认为，海关的行政行为使艾弗公司能否继续从事此类加工行为存在不确定性，从而直接影响艾弗公司的经营行为，故其与本案有直接的利害关系，有权提出本案确认不侵权之诉。对于鳄鱼恤公司认为本案诉讼应在海关做出处理决定后提起的上诉理由，二审法院认为没有相关法律依据，未予支持。

另一类观点则认为，行政程序足以排斥确认不侵权之诉。在CROCODILE案判决几年后，同样是上海浦东新区法院一审，上海一中院二审的“Fatboy”涉外定牌加工案【（2013）沪一中民四(商)终字】对这一问题给出了截然相反的答案。该案判决认为，我国知识产权救济方式包括民事司法、刑事司法及行政执法三条途径，权利人有权选择民事司法程序或行政程序维护自身知识产权。在权利人选择了有权处理的行政部门进行处理的情况下，行政程序可以使处于不确定状态的法律关系得到明确，权利人也没有怠于行使诉权，因此被控侵权人不能再行提起确认不侵权之诉。

在金华市火腿有限公司与杭州食品公司商标侵权案【(2005)浙民三终字第163号】中，法院认为杭州食品公司已经通过工商部门投诉行使了维护自身知识产权的权利，金华市火腿公司如认为行政执法行为侵犯其合法权益，应通过行政诉讼解决，无权提起确认不侵权之诉。

事实上，多数司法判例中均支持行政程序排除确认不侵权之诉的观点【例如北京高院(2010)高民终字第2555号裁定书，杭州中院（2007）杭民三初字第70号判决书】。

但是，如果行政程序并未就是否侵权给出结论即已终止，如工商部门中途销案【如(2008)甬鄞民一初字第2691号案件】，或海关不能做出认定侵权的结论【如（2013）浦民三（知）初字第336号案件】，则被控侵权人仍有权提起确认不侵权之诉。

笔者赞同行政程序应排斥确认不侵权之诉，同时，本案中的鹏得利公司投诉经销商的行为亦可以阻却三全公司提起确认不侵权之诉，法院应驳回三全的诉讼请求。

首先，“确认不侵权之诉只是对确认侵权诉讼制度的一种补充和完备，不是一种主要诉讼形式，否则，权利人就有可能被无端卷入诉讼中，造成司法资源和社会财富的浪费”【（2007）株中法民三初字第31号】。因此，确认不侵权之诉应该严格限制在必要限度内，即权利人怠于行使权利，且被控侵权人不提起确认不侵权之诉即无其他救济途径。若权利人已经提起行政投诉，且行政机关已经做出处理，被控侵权人可以通过行政诉讼请求法院确认是否侵权的情况下，则不宜再允许其提起确认不侵权之诉。

其次，在本案中，鹏得利公司已经通过工商投诉积极维护其商标权，并不属于怠于行使权利的情况。虽然工商投诉的相对人是三全公司的经销商，而非直接针对三全公司，但是三全公司仍然可以通过行政诉讼获得相应的司法救济。行政诉讼法规定：“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。”可见，行政诉讼并非只有行政相对人有权提起。三全公司作为工商处罚的利害关系人，亦当有权提起行政诉讼。

最后，“公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。法律另有规定的除外。”虽然无证据证明三全公司收到了工商的处罚决定，但是这一事实并不会影响三全公司行使诉权。因为时效的起算并非从行政行为做作出之日起，而是从三全公司知道或应当知道之日起。也就是说，三全公司在感知到该工商处罚对自身造成损害后，完全可以在法定期限内提起行政诉讼，不会因为未收到行政处罚的送达文书而丧失诉权。

结语

确认不侵权之诉增加了诉讼攻防战的戏剧性和策略性。一方龙头企业可以强踞主场优势，谈笑间将外来挑战者击溃于坚城之下。亦有那些奋而一战的勇毅之士，宁冒败亡之险也不甘委屈苟全，偏要击鼓鸣冤求个决断。看连场判例，法理激辩，只在煮酒品粽之间。祝诸君端午节快乐！