中国专利主动分案制度研究

来源 | 北京君策知识产权发展中心

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一、中国主动分案制度的变化和国外的实践

中国《专利法》制定于1984年，距今已经历3次修改。关于主动分案的提交时机，其相关规定是体现在《专利法实施细则》中。自1985年以来，该规定经历了多次修订。从1985年所规定的分案申请应在“公告前的任何时候，或者在公告后，专利局认为有正当理由的情况下”，[1]调整为1992年“专利局发出授予专利权的通知前”，[2]随后在2001年修改为“收到授予专利权通知之日起2个月办理登记手续之内”。[3]总体趋势是从不合理走向合理，赋予申请人较多的灵活性，从而更好地保护发明创造。

不过，申请人如果针对分案申请（一代分案）再次主动进行分案，分出二代分案以及随后多代分案的时机则经历了一个从宽松到严苛的过程。

在2006年《审查指南》修改之前，由于没有明确的规定，实践中都是根据作为分案基础的母案状态来判断是否可以提交分案申请，申请人拥有较多的灵活性，例如，原申请在分出第一代分案后，如原申请已结案，而第一代分案申请尚未结案，那申请人可以以第一代分案为基础，分出第二代分案，以此类推，可以分出多代分案申请。

2006年版《审查指南》对主动分案时机进行了实质性修改，将再次提交主动分案时间节点进行严格限制，改为基于该族专利中最早提交到专利局的那件专利申请的状态为准。[4]申请人需要对分案申请进一步分案，即分出第二代分案时，如果原申请已经结案，那即使第一代分案尚未结案，也不能再以第一代分案为基础，分出第二代分案。该分案规则制定后，2010年《专利审查指南》未对此进行修改，一致沿用至今。

在专利申请实务中，申请人进行分案后，经常会发现还需要对分案申请再作进一步的修正或完善，此时就需要分出第二代乃至随后的多代申请。不过，由于此时原申请往往已经结案，根据现行的分案规则，申请人已经无法继续分案，这给有分案需求的申请人带来很大不便。2006年版《审查指南》的此项分案时机在合理性上存在问题，因为每一专利申请自分出之后，就是一个独立的申请，该申请是否能继续分案，应当取决于该申请本身的状态，而不应取决于其他同族申请，即现行规定中的最早一份申请状态。

现行《审查指南》的主动分案规则与世界上主要国家和地区的规则存在根本性的不同，例如，在欧洲、日本和韩国的专利制度实践中，分案提交的时限都是基于该拟分出分案的在先申请的状态来决定，而不是由申请人第一次提出的专利申请的状态决定。只要在该国和地区的同族专利中某个专利处于未决状态，申请人就可以依据该申请提交分案申请，同时规定了提出分案申请的具体时间点，其主动分案时机比较灵活，有利于申请人修改和完善专利文件以及保护其发明创造。美国的专利体系还包括完全继续申请以及部分继续申请制度，其中的完全继续申请类似于其他国家的主动分案申请制度，该体系为申请人提供了最为灵活的修改和完善专利文件的机会。

另外，美国和欧洲都经历了从限制分案或继续申请到最终恢复为灵活方便的制度的过程。2007年美国专利商标局对继续申请（CA）和继续审查（RCE）制度进行改革，限制当事人提起继续申请和继续审查的次数，在一审败诉和二审部分胜诉的情况下，新任的局长DavidKappos主动废除了该项限制性的规定。[5]2009年，欧洲专利局也对分案申请进行改革，要求分案申请需在收到第一次审查意见通知书后的24个月内提交，或在异议通知书指出同一专利族缺乏发明单一性的缺陷的情况下，在有关发明单一性规定发出异议通知后的24个月内提出。此项改革并没有起到预期的效果，反而有些适得其反。2014年，欧洲专利局最终废除了有关提交欧洲专利申请分案期限严格限制的规定，并通过增加分案申请费用的价格杠杆来防止过多的分案申请。值得注意的是，即使欧洲专利局在所述时间段采用了严格分案限制规定，其提交分案的时机仍然是基于拟分案的那份在先申请，而不是基于最早提交的母案申请，这与现行的中国主动分案时机规定存在着实质性区别。

从美国和欧洲的实践来看，中国现行《审查指南》对主动分案申请施加比较严格的限制并不符合专利制度发展的潮流。当然，“与世界接轨”并不是判断制度优劣的唯一依据，更多的还是要根据分案申请制度本身的性质和中国的具体国情来判断。

分案申请可以分为申请人主动分案和根据审查意见进行的被动分案两种。在实践中，被动分案为了克服审查员提出的单一性问题，而主动分案则在很多情况下与单一性并无关联。为此，首先需要明确的就是分案申请和单一性之间的关系，即单一性是否是进行分案的唯一前提条件和目的。

“单一性”是1985年我国《专利法》制定时就存在且内容从未改变过的条款。根据“单一性”的要求，两项以上的发明或者实用新型，只有属于一个总的发明构思，才能作为一件申请提出。[6]“单一性”的立法本意是为了规制同案申请，避免在一件专利申请中产生过多的检索负担，也防止申请人逃避费用。“单一性”要求申请人“可以”将同一构思下的多项发明创造在一件申请中提出，但并没有要求申请人“必须”在一件申请中提出，申请人完全可以选择将这些发明创造各自单独提起申请。从这点上看，申请人进行主动分案，将一件申请变为多件申请，和刚开始就将其作为几件申请单独提出，区别仅仅在时间点上有所差异。此外，单一性问题其实并非专利授权的实质性条件，不符合单一性要求的专利并不会因此被宣告无效。为此，单一性不应当成为主动分案的限制条件。

既然主动分案制度和单一性并不直接相关，那就需要对其性质进行重新考察和定位。事实上，主动分案的制度和对专利文件的修改存在共同之处。专利申请文件的修改不得超过原申请记载的范围，而根据《专利法实施细则》第43条，分案申请同样不得超出原申请记载的范围。分案申请如超出原申请记载的范围，审查员可以违反《专利法》第33条修改超范围为由，驳回该申请。从这点来看，分案申请可以看作是在申请人由于疏忽未将其发明创造予以保护的情况下提供修改的机会，[7]本质上“是对专利申请的一种特别修改”。[8]

在申请发明专利的过程中，申请人往往会对申请文件进行一次乃至多次修改，直至最后获得授权。不过除了在最初的主动修改阶段申请人具有较大的修改自由度之外，在后续根据审查意见进行的修改中，申请人的修改范围基本上局限在审查员所指出的问题上，修改的范围极为有限。

尤其是在现行2010年《专利审查指南》修改后，申请人在修改专利申请文件时，不能增加新的独立权利要求和从属权利要求，修改范围受到更为严格的限制。[9]在这样的情形下，提交主动分案申请实质上给申请人提供了一个有效的修改机会。

在主动分案申请制度中，申请人对申请文件的修改是受到规制的。为避免重复授权，分案申请应当和原申请保护不同的发明创造；分案申请的内容也不得超过原申请记载的范围。[10]在实践中，申请人的主动分案只能是在原申请文件的基础上，重新总结归纳出与原申请不同的权利要求。由于分案申请要求保护的范围也是源自于原申请所公开的范围，公众对此也会有一定的预期，不会感到过于突兀。

此外，分案申请保留原申请日，[11]如原发明申请是在2000年提出，分案申请在2005提出，则该分案申请的保护期限也只到2020年，实际上并没有因为分案申请而获得额外的保护期限。

本文主张适当放宽对主动分案时机的限制，这会有利于有需求的申请人修改和完善申请文件，以及充分有效地保护其创新性发明，同时也有利于提升专利质量。不过实务界有观点认为需要遏制对分案制度的滥用，认为目前的分案制度过于宽松。[12]对于此方面的顾虑，本文通过对中国分案申请进行统计数据分析来进行说明。

数据显示，申请人的分案主要是第一代分案，而第二代乃至更多代分案的比例较小。分案申请的滥用主要体现在极个别国内申请人在一件专利申请中分出几十个乃至数百个分案申请。在国内申请人提起的发明申请中，分案数量最多的前50件母案中，有49件的申请人为自然人，其中邱则有36件，戴梦云有5件。1985年以来，国内申请人提出的分案申请共计39,433件，邱则有及其所控制的湖南邱则有专利战略策划有限公司就拥有4105件，占总量的11.75%。由此可见，滥用分案制度的只是极少部分申请人，遏制分案滥用的关键是对其进行“精准打击”，而不应“殃及池鱼”，影响正常申请人的利益。

从1985年至2016年，国内申请人的发明申请分案率基本在1%以下。至于国外申请人，2006年来，分案率从5%左右上升到7.69%。根据世界五大知识产权局统计，2012~2015年，日本的发明专利分案率依次为7.38%、8.67%、8.55%和9.73%；韩国则为3.41%、3.37%、3.67%和3.55%。[13]可见，国外申请人在中国的分案率已经接近分案率最高的日本，故有理由相信国外申请人已经在熟练利用分案制度，其分案率上升的空间有限，而国内企业则有更大的上升空间。

在国家重点发展的技术领域，中国企业已经展示出相对优势。在发明专利中，分案申请最多的10个国际分类（IPC）大类中，五个领域与电子、通信领域相关，四个领域和化学、医药、生物相关。这些领域分案率高于整体平均值，受到分案制度变化的影响最大。上述技术领域属于国家战略性新兴产业，技术研发、转让和诉讼都最为活跃。上述领域的专利价值比较高，也更需要高质量的专利来保护其发明创造，而灵活的分案制度可以为上述领域的申请人/专利权人提供有效完善专利质量和保护的途径。从该十大领域的专利申请数据上看，国外申请人的近三年的年申请量和分案量呈现下降，而国内申请人则增长很快，显示出较高的技术活跃度，放宽对主动分案的限制更有利于这些新兴产业的发展。

一个高价值的核心技术从研究到商用可能要历时10年甚至更长的时间，而且耗资巨大。在申请人刚开始申请专利的时候，囿于撰写水平和认知能力，几乎不可能撰写一个完美专利，，需要通过分案途径不断完善专利质量，以期获得能够用来维权的合理保护范围，应对专利运用中的不确定因素。现行《专利审查指南》中对主动分案时机的规定过于严格，给真正具有创新能力的企业带来了一些不利的影响，不利于其技术在本土的专利保护，也不利于这些企业开展专利运营以及在海外应对经常遇到的专利诉讼。

随着我国创新驱动发展和国家知识产权战略的实施，专利制度在保护技术创新和促进我国新兴产业的发展方面将起着越来越重要的作用。特别是根据习总书记新近在中央财经领导小组第十六次会议上的讲话精神，特别强调了产权保护特别是知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面。在此大背景下，放宽主动提交分案的时机要求有利于保护我国企业的创新性技术以及提升其在国际国内的竞争力。

基于前文分析，针对中国现行的主动分案制度，本文认为分案时机的规定亟待进行修改，以下将据此提供有关主动分案制度的两个具体修改方案。

（一）主动分案制度的修改

在既有专利法和实施细则的框架下，对现行的2010版《专利审查指南》中有关提交主动分案申请的部分进行修改，删除对于提交主动分案需要以“第一次提出的申请”状态为判断基础，为真正有分案需求的申请人留出主动提交分案的灵活时间窗口。

另外，为限制分案申请的数量，可以考虑增加期限或者次数限制，如将主动分案期限限制在优先权日之日起8年内，或者是规定基于最早提交的专利申请衍生出的总分案申请数量不得超过20件。

最后，还可以考虑增加费用调节杠杆和采取行政管制措施。如征收分案附加费、取消分案申请享受申请费减免和财政资助的资格，并规定分案申请不能计入高新企业评定的专利数量。

（二）其他相关制度的改革

作为主动分案制度研究的延伸，可以考虑围绕主动分案制度之外的有关申请文件修改体系，提出对现行制度进行进一步修改的建议，为专利申请人提供合理而灵活的途径，为实现有效保护创新性发明、提升专利质量、促进专利运营等提供制度支持。

不同的创新主体对审查周期有不同的需求，申请人并不都是希望所有的专利申请进行快速审查，故可以考虑建立延迟审查制度，规定申请人可以在自收到进入实质审查通知书起3个月内提出延迟审查请求。为防止期限过于拖延，可规定延迟审查请求最多可以提出2次，延长审查的期限自收到进入实质审查通知书起最长为5年。

此外，还可考虑提高主动修改时机和修改范围的灵活性。通常情况下，申请人收到审查意见通知书之后，才能根据检索到的对比文件对申请文件进行更为合理的修改，进而获得对发明创造的充分保护。为此，可参考欧洲、美国、日本关于主动修改的规定，将主动修改时机至少延续到专利申请人收到第一次审查意见通知书之后。

最后，还可以考虑建立授权后完善专利授权文本的制度，允许申请人在专利申请被授予专利权后，对授权文本进行完善和修改。

注释：

[1]参见1985年《专利法实施细则》第42条。

[2]参见1992年《专利法实施细则》第42条。

[3]参见2001年《专利法实施细则》第42条。

[4]参见2006年《审查指南》第1部分第1章第5.1.1节：分案申请的核实。

[5]Tafasv. Dudas, 541 F. Supp. 2d 805 (E.D. Va. 2008)

[6]《专利法》第31条。

[7]尹新天：《新专利法详解》，知识产权出版社2001年8月第1版，第225页。

[8]汤宗舜：《专利法教程》（第三版），法律出版社2003年版，第126页。                    

[9]《专利审查指南》的2部分第8章第5.2.1.3节：答复审查意见通知书时的修改方式。

[10]《专利审查指南》的2部分第6章第3.2节：分案申请应当满足的要求。

[11]《专利法实施细则》第43条第1款。

[12]相关文献参见：傅琦：“分案申请制度研究”，《科技与法律》2015年第6期，第1188~1189页；另可参见刘硕、欧阳平、王莹：“分案滥用以及发明初步审查中对滥用分案的应对方法”，2013年中华全国专利代理人协会年会暨知识产权论坛论文选编，第216~217页；付怀、王俊德、李敏、张献兵：“从实际专利申请案例探讨对特殊分案申请的处理策略”，《中国发明与专利》2014年第1期，第94~95页；孙婷婷、廖文：“分案申请审查中应特别关注的几个问题”，2013年中华全国专利代理人协会年会暨知识产权论坛论文选编，第613~618页；杨永、张闵：“浅析分案申请制度及其完善建议”，《法制与社会》，2016年第11期，第32期，第48~49页；梁然、欧阳平、刘硕：“试论分案滥用与分案申请提出时机的关系及应对策略”，《中国发明与专利》2014年第7期，第57~60页；张立泉：“试析专利分案的不当得利及对策”，2010年中华全国专利代理人协会年会暨首届知识产权论坛论文集，第415~522页；张振宇：“我国专利分案申请制度的完善”，《知识产权》2015年第8期，第90~94页。

[13] IP5 StatisticsReports 2013-2015 produced by the IP5 Office，2013年版，P12表2.3，P15表2.4；2014年版，P14表2.2，P21表2.4；2015年版，P15表2.2和P22表2.4。