金杜知卓 | 从“License-in”转型“License-out”——你的“自主知识产权”成色几何？

2024-03-04 20:30:00

本文尝试结合律师实务中遇到的问题，对企业在开展License-out过程中所需考虑的问题和具体评估方式予以梳理，并提出实操建议。

作者 | 傅广锐周琪金杜律师事务所

编辑 | 布鲁斯

背景

我国的大部分技术类企业，经过了多年技术积累和自主创新，逐渐积累和形成了拥有一定自主知识产权的技术和产品。无论是传统或新兴行业，越来越多的企业从技术引进（“License-in”）考虑转向技术输出（“License-out”）。在License-out的商业模式推广和走向国际舞台的过程中，对外许可的技术包是否存在侵权风险，即所谓“自主知识产权”的成色究竟有多足，却是一个需要从法律角度进行判定的专业问题。本文尝试结合律师实务中遇到的问题，对企业在开展License-out过程中所需考虑的问题和具体评估方式予以梳理，并提出实操建议。

实践中选择License-out时需要考虑的知识产权问题

1. 一次性License-out交易 vs. License-out的业务模式

总体而言，选择开展License-out，首先要区分“一次性License-out交易”，还是形成“License-out”的业务模式。因为一次性的License-out交易本身更多的是针对特定技术商业化的个案探讨，实践中谈判的不确定性更强，但若一旦形成商业模式，对很多企业来说，从以传统的“卖产品”盈利变成了“卖IP”盈利的商业模式，自然而然，“许可包”的梳理和许可方案的设计、营销和推广、以及售后运维等都需要更大的投入。实践中，很多企业往往是从个案的尝试，逐渐发展到形成稳定的业务模式。

2. 许可地域非常关键

与销售产品类似，授予技术许可时地域和市场的区分尤其重要。一方面，技术本身对应的产品可能根据各个司法辖区和市场而存在差异，而不同市场往往对产品的要求也会有差异；另一方面，由于知识产权本身具有地域性以及不同司法辖区的文化差异，在不同的市场上往往会面临不同的侵权风险，此外还可能涉及作为许可方本身的知识产权布局不足，以及针对许可包中涵盖的in-license技术可能在不同司法辖区的合同条款限制等问题。

3. License-out和“自主知识产权”之间的关系

License-out本身非常考验对外输出技术的“自主知识产权”，但并不意味着开展License-out一定需要对外输出完全自己拥有的知识产权的许可技术。“自主知识产权”更多的是一种政策性语言或者说是政府文件中的用语，而非知识产权相关法律范畴中的概念，知识产权作为法律所明确界定的权利应当是自主而非他主的，故而也不存在与自主知识产权对应的“他主知识产权”。在知识产权领域，如果开发的新技术、新产品属于原始创新，针对这一新创新申请取得的是一项或多项基础专利，这些专利的授权并不意味着其中所包含的全部技术创新成果都可以由专利权利人自己独立支配、行使，而不受他人专利或其他知识产权的制约和限制。在大多数情况下，一项新技术、新产品总要或多或少地受限于他人专有领域的技术或其他知识产权，只是涉及的数量及程度不同而已。知识产权特别是专利权和著作权多数都是在前人基础之上完成的，在一个产品或产业中的关键技术环节完全自主是一种理想状态，即使那些已经形成垄断地位的大公司也很难在某一领域完全处于控制地位。

License-out侵权风险分析需要考虑的知识产权问题

在实践中，在前人基础上完成自主知识产权开发大多体现为技术开发过程中对第三方技术的引进和对第三方技术的参考或仿照。在这两种情形下，企业在知识产权方面都可能面临相应的问题。

1. 许可技术存在早期第三方技术引进时的限制

产业技术的改进与升级，是国内企业赶超国外企业并拥有自主核心知识产权的最核心的命题。特别是一些大型技术类项目的早期，往往就是通过对引进境外技术进行消化、吸收并在此基础上进行再创新的。在这种“引进—消化吸收—再创新”模式下，由于创新技术是在对引进技术的消化吸收基础上形成的，实践中创新技术与引进技术的界限往往较难清晰地区分界定，甚至可能隐含引进技术的某些基本技术要素，这些是造成该模式下技术面临知识产权风险的重要客观原因。另一方面，从主观上而言，国外企业出于压制国内同行竞争态势的目的，也会不惜利用知识产权、技术引进合同限制条款来遏制国内企业的竞争，这种竞争可以表现为国外企业对于国内企业后续自主研发技术的商业化提出各式挑战。

在技术引进过程中，企业和技术提供方常常会签订一系列的合同，包括但不限于技术许可、转让、合作开发、技术服务等合同。如前所述，技术提供方可能会以企业违反这些合同中的限制条款为挑战企业对于自主知识产权的认定。

针对此类违约风险，企业可以对技术引进过程中所签署各种合同进行全面梳理，分析评估是否存在限制。这些限制可能包括：合同约定使用该技术的范围、区域和条件（例如引进技术只能由特定主体在合同期间内用于特定项目、用途、产品、国家）；合同约定以引进技术为基础开发的新技术（“前景知识产权”）的归属；以及约定双方保密义务的保密条款（条款内容可以包括保密信息、保密范围、保密措施、保密期限等）等。

这种情况下，企业应当梳理相关合同中对于企业的各种限制，评估企业违约的可能性以及违约后果。就许可范围的限制问题，企业应当评估当前使用引进技术是否超出许可范围；就前景知识产权归属的限制问题，企业应当汇总整理双方在所有相关合同中对于前景知识产权权属的约定，充分评估该技术权属纠纷的可能性；就保密条款的限制问题，企业应当整理履行期间所获知的所有保密信息，关注这些信息是否已经落入公知信息，以及企业是否仍然需要根据原合同对这些信息予以保密，已明确企业当前保密义务的范围。此外，对前述梳理和总结的限制性条款，应当结合合同约定和管辖法律分析和评估违反限制性条款的违约责任以及潜在侵权后果。

2. 许可技术开发过程中参考或仿照第三方技术时可能面临的问题

不同于前一种方式，此种情况下，企业不与第三方签署技术引进合同，而是通过参考或仿照已经公开的技术进行创新，并针对这一新技术和产品申请取得一项或多项基础专利。由于这种模式下未事先取得原技术所有人的许可，因而更需要对侵权的风险进行评估，进而为企业认定自主知识产权时原技术所有人提出侵权挑战做好准备。当然，不同类型的知识产权对于判断是否构成侵权的标准各不相同，第三方技术权人可能的主张包括企业构成专利侵权、著作权侵权和商业秘密侵权。

在专利方面，对于第三方技术权人可能主张的专利侵权，企业评估侵权可能性时需要了解：根据专利权的排他性与地域性，在一项专利的有效期内及授权地域范围内，任何进入该地域市场的产品、设备和工艺（包括通过独立研发获得的产品、设备和工艺），只要落入该专利的权利要求保护范围，就构成了专利侵权。接着，企业可以根据一般的专利侵权判定方法，对于自主知识产权作出侵权分析，也就是就自身技术是否落入对方专利范围作出判断。完整的专利侵权判定包括两个步骤：首先是文义侵权的判定；如果不成立，再判断是否构成专利法下的等同侵权，以作为文义侵权的补充。

在软件著作权方面，第三方权利人还可能主张企业的软件作品构成著作权侵权，因此企业应当了解著作权侵权的判定方式。构成著作权侵权需要同时满足以下两点：一是涉嫌侵权的作品可能接触到著作权作品，二是涉嫌侵权的作品与著作权作品存在实质性的相似。需要特别提出的是，《著作权》只保护作者的具有独创性的“表达”，而不延及“思想”，即对于软件开发者开发的软件，由于可供选用的表达方式有限而与已经存在的软件相似的，不构成对已经存在的软件的著作权的侵犯。因此，对于不具有独创性的表达、由于表达方式有限导致的一致性表达，都需要在实质性相似对比中予以排除。在多数案例中，由于企业作为被告不会主动提交被告软件源代码，因此第三方权利人难以从源代码相似度角度进行侵权举证。此时，如果第三方权利人能够证明被告实际接触了原告源代码的，法院对于两软件代码实质性相似的证明标准会相应予以降低，例如法院可能通过两软件在运行界面、数据处理、数据表信息等方面高度相似推定两软件在源代码层面构成实质性相似。

在商业秘密方面，第三方也有可能主张商业秘密侵权，因此企业应当了解商业秘密侵权的判定方式。首先，技术信息构成商业秘密需同时满足以下特征：一是不为公众所知悉，二是具有商业价值，三是权利人采取了相应保密措施。如对方主张的技术信息未满足其中任何一项，涉嫌侵权人可以主张该技术信息不构成商业秘密，因而不存在侵权。如果对方技术信息构成商业秘密，企业应当就是否构成侵权作出评估。在商业秘密侵权认定的司法实践中，法院通常采取“相同或实质性相似+接触-合法来源”的侵权认定规则，即如果企业的技术与权利人以商业秘密保护的技术相同或实质相似，并且企业能够接触到权利人的技术信息，则可能被推定为存在商业秘密侵权行为，但企业的技术存在合法来源的除外。

3. 企业完全自主研发知识产权的，也应评估侵权的可能性

如上所述，即使企业在研发过程中，并未参考、仿照第三方技术，在先的相似技术的权利人仍有可能主张企业构成侵权，如在先的相似技术的专利权人可能主张企业构成专利侵权。此外，企业自主研发过程中，研发人员可能曾在竞争单位工作，对原单位负有保密义务。如果企业自主知识产权与原单位以商业秘密保护的技术内容相似，原单位可能主张企业构成商业秘密侵权。

此外，对于软件开发类企业，应特别注意遵守开源组件相关协议的限制并注意其传染性。企业在研发软件以作为自主知识产权的过程中，可能会使用到部分开源组件，或该软件自身就是通过改写开源软件得到的。根据开源软件所使用的开源许可协议，企业使用这些开源软件就会构成自己对于遵守该软件相应开源许可协议的承诺。从定义上讲，这也是企业通过合同引进技术的一种方式。然而，不同的开源许可协议对于企业修改代码和再发布的权利义务设置会有所不同。

例如，如果开源软件适用GPL协议，企业如改写此类开源软件后再发布，则必须同样以开源形式发布。在某些许可协议下，使用开源软件甚至可能使得以此开发形成的单一程序全部变成开源。这种“传染性”意味着，企业使用这些开源组件形成自主软件的，都需要公开自主软件的源代码，而这将进一步影响到企业以该自主软件盈利的能力，企业此时可能也无法就自主软件注册知识产权。

后续建议

对于不同获得方式的知识产权，企业应当在对其进行评估时有所区别和侧重。为帮助企业在开展License-out时有所依据和准备，我们建议企业根据自身情况，积极采取以下准备：

1. 以引进技术为基础开发自主知识产权的，应当梳理核查协议限制

如前所述，许多企业会在原先引进技术的基础上开发自主知识产权，而引进技术和后续研发过程中会产生大量的相关合同。企业应当归拢整理这些原先签订的合同，逐一分析合同中的约定，明确这些约定对于企业自主知识产权的影响。在核查协议约定时，企业应当着重注意：

遵守合同中关于知识产权的约定

为避免违约，对于合同约定了引进技术的使用范围的，企业应当注意技术引进合同中的该等限制，避免超出合同约定范围使用引进技术；对于约定了前景知识产权权属的，企业应当判断企业自身知识产权是否属于引进技术的前景知识产权，并分析适用这些约定后前景知识产权的真正权属，以确保企业对于自主开发或改进形成的前景知识产权享有完整且独立的权利，或为企业主张权属预先做好准备。

此外，对于技术引进合同及相关合同中的保密限制，不要误以为合同期限届至时保密限制随之消灭。这类合同约定的保密期限往往长于该合同期限，即签署方在相关合同终止后的相当一段时间内依然需要就相关信息予以保密。

注意知识产权合同评估时法律适用的特殊性

在技术引进合同的限制结合相关知识产权进行分析的时候，特别需要注意，大部分技术引进合同往往约定适用外国法律管辖，但知识产权的特殊性又决定了其通常适用其注册地的规则，这种情况下可能会出现不同法律之间的交叉。举例而言，技术引进合同约定前景知识产权由外方和中方共有，合同约定适用境外法律管辖，但对于在第三国申请的前景专利应当适用该国的相关规则，此时，合同约定适用的美国法和专利申请地的法律之间可能会就共有专利具体实施规则的问题上出现不一致之处，对于具体共有规则的判定往往需要通晓两国法律的专业律师予以判定。

2. 研发过程中参考第三方技术/产品的，应当确保不侵害该等第三方的权利

如前所述，企业在对自主知识产权进行评估时，应当重点就参考对象作出侵权分析。具体而言，针对专利侵权，可以通过委托第三方机构或自行开展自由实施调查（即“Free-to-operate”或“FTO”），以基于特定的产品和研发项目，以特定的检索关键词在特定的检索条件下开展检索，并结合FTO结果，有针对性的调整研发方向，或通过请求宣告对方专利以主动出击，避免侵权风险。

对于著作权和商业秘密的侵权评估则相对较为复杂，建议根据产品的拟上市推广地，聘请专业的知识产权律师，结合研发时所参考的第三方软件代码/技术进行有针对性的个案评估，并为可能的纠纷做好准备。

3.技术输出业务模式设计和相关商业安排

即便通过对许可技术的梳理和盘点发现了侵犯第三方知识产权或权利瑕疵，并不意味着给开展License-out判处“死刑”，这只是给许可包和业务模式的商业安排提出了一定的挑战。

实践中，企业可以通过多种方法弥补或绕过相关法律风险和限制，比如将存在侵权风险的技术排除出许可包，或通过获取替换技术从而规避风险，也可以通过对外许可条款中的“背靠背”安排来保证下游的技术买方同样遵守上游许可的限制等。

4.健全内部知识产权制度，有针对性地开展“许可包”布局

企业可以关注相关领域内的技术动向、特定地域内类似知识产权的布局数量和情况、未来生产经营销售的主要区域等，根据发展和营销战略，及时在特定司法辖区内就自主研发的技术/成果申请专利，以抢先占领形成垄断地位，并对后续可能遭遇侵权纠纷发难的相对方制造反制的可能性。

此外，建立健全知识产权制度是技术类企业发展到一定阶段所必需的管理制度之一。除了常规的知识产权资产的申请、维护和维权规则外，还可以涵盖具体的FTO开展规则，以使得研发部门及时了解当前专利的侵权可能性；要求及时归档研发材料，则有助于企业在可能的知识产权纠纷中，主张自主知识产权具有合法来源这一抗辩；完善对外技术合作知识产权条款，以减少知识产权纠纷成本等。

联系作者