知评 | 从涉艾滋病治疗药物专利行政纠纷看马库什权利要求实践价值

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北京知识产权法院受理常春藤理事委员会“IVY LEAGUE”商标申请驳回复审行政纠纷案

近日，北京知识产权法院受理了原告常春藤团体理事委员会（简称常春藤委员会）诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）商标驳回复审行政纠纷一案。该案所涉为国际注册第1156205号“IVY LEAGUE”商标（简称申请商标）。该标志是包括哈佛、耶鲁在内的美国知名的八所大学盟校及其委员会所提供的商品及服务的标志。

商标局与商标评审委员会均认为申请商标与第12312905号“常春藤”商标、第633476号“常春藤IVY”商标、第4316368号“常春藤”商标、第520723号“IVY”商标（统称引证商标）分别构成使用在25类商品上的近似商标。

原告不服商标评审委员会决定诉至北京知识产权法院，主要理由为：申请商标与四引证商标在商标构成、外观、呼叫和含义等方面均不近似，不应被认定为类似商品上的近似商标。经过长期、大量、广泛和持续的宣传，申请商标已经成为常春藤委员会及其联盟院校的专属标志，使用在25类的指定商品上，并不会造成相关公众的混淆误认。事实上，在申请商标申请前，已有第三方在类似商品上申请了与四个引证商标更为接近的商标，且已获准注册。驳回申请商标的注册申请属于明显的标准不一致，有违合理性原则。而且，申请商标作为其名称、商标及其联盟院校的总称，已经为中国公众所熟知，并与常春藤委员会及其联盟院校形成了唯一特定的关系。因此请求撤销商标评审委员会决定。

本案涉及商标近似及商品类似的判断问题，以及国际注册商标在中国的领土延伸保护问题。原告在本案中欲提交证据证明其申请商标的使用情况，以此来证明申请商标经过使用已具有较高知名度，从而可以与引证商标相区分。

（刘仁婧）

北京知识产权法院受理一起涉及马库什权利要求发明专利权无效行政纠纷案

近日，北京知识产权法院受理了原告吉联亚科学股份有限公司（简称吉联亚公司）与被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）、第三人上海奥锐特实业有限公司、江苏正大天晴药业股份有限公司、陈晓海发明专利权无效行政纠纷案。该案涉及的发明专利专利权人为吉联亚公司、名称为“核苷酸类似物”，是一种可用于治疗HIV（艾滋病病毒）引起感染的药用化合物，其独立权利要求为马库什权利要求。根据《专利审查指南》（2010年版）的规定，如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成“马库什”权利要求。

专利复审委员会认为：本专利权利要求1和3、4-14、19-32不享有优先权；证据Ⅱ-17公开的内容落入本专利权利要求1、3-6、8-10、22、26的范围，前述权利要求不具备新颖性；一方面，专利权人未提交证据证明其专利具有优于对比文件的技术效果,另一方面，本专利权利要求的技术方案属于惯常手段的替换，本专利不具备创造性。基于前述认定，专利复审委员会决定宣告本专利全部无效。

吉联亚公司不服前述决定，起诉至法院称：1、本专利的权利要求1、3-6、8-10、22和26具有优先权，优先权日是1996年7月26日，早于证据Ⅱ-17的公开日期，因此，证据Ⅱ-17不能破坏本专利权利要求1、3-6、8-10、22和26的新颖性，前述权利要求具备新颖性。被诉决定有关优先权和新颖性认定错误。2、本专利权利要求2、15-18、12-14、20-21、27-32、11、19、23-25具有创造性，被诉决定认定错误。被告认为本领域技术人员无法将证据Ⅱ-2化合物的实验数据与本专利权利要求2、15-18、12-14、20-21的化合物的实验数据进行比较，应当直接认为证据不足、驳回无效请求，而不应当作推定。权利要求27-32系权利要求1、3化合物的制备方法，在权利要求1、3具备创造性的基础上，其亦应具备创造性。关于权利要求11、19、23-25，被告评述的理由并非第三人提出的理由。即便考虑此理由，前述对比文件的化合物与本专利化合物的化学结构存在显著差别，且并非本领域技术人员的公知常识。综上，被诉决定有关本专利权利要求的认定错误，请求法院依法予以撤销。

本案审理的重点和难点在于：首先，有关本专利优先权的认定。根据专利法的规定，申请人就相同主题的发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请日起十二个月内又在中国提出申请，依照相关协议或条约，可以享有优先权。本专利的权利要求是马库什化合物权利要求，其一个权利要求中限定了多个并列的可选择要素。在此情况下，判断本专利是否享有优先权就涉及到优先权文件与本专利权利要求中对应限定的可选择要素的比对问题，以及权利要求应该整体考虑还是分技术方案考虑。其次，本专利新颖性和创造性的判断问题。由于马库什化合物权利要求通常以通式的方式予以呈现，通式中变量的界定直接影响到与对比文件的比对，进而关系到新颖性和创造性的认定。此外，技术效果也与创造性认定相关。由于化合物的技术效果主要体现在实验数据方面，在本专利与对比文件的实验数据无法直接比对，但有其他相关实验数据予以支持的情况下，能否进行推定并直接用于创造性判断也是值得探讨的问题。

马库什权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式，其采用罗列可选择项的方式撰写权利要求，旨在解决化学领域中多个取代基基团没有共同上位概念的问题，常见于制药领域的专利权利要求撰写情形。此种方式撰写的权利要求较为复杂，理解上较为困难，司法实践中亦缺乏有针对性且有深度的相关研究。但马库什权利要求对药物专利具有重要影响，甚至对药物研发及国家医疗行业都有重大意义。因此，对马库什权利要求的研究极具实践价值。

（周文君）

北京知识产权法院对涉及类似商品判断和个案审查原则的“利捷公务航空”商标案作出判决

近日，北京知识产权法院对涉及类似商品判断和个案审查原则的“利捷公务航空”商标案作出判决。
2012年4月17日，利捷航空公司（简称利捷公司）向商标局申请注册“利捷公务航空”商标（简称申请商标），指定使用服务为第39类普通航空飞机的租赁、普通航空飞机的租用、运输、运输经纪、空中运输、导航。

商标局、商标评审委员会均认为，申请商标与第39类空中运输等服务上的“捷利JIELEE及图”（简称引证商标）构成类似服务上的近似商标，裁定其注册申请予以驳回。

原告不同意商标评审委员会关于类似服务和近似商标的判定，诉至法院。其诉讼理由包括：原告与引证商标权利人的实际经营领域完全不同，申请商标指定使用服务与引证商标核定使用服务具有明显区别，不构成类似服务。被告在“利捷航空”商标驳回复审案件中曾判定该案申请商标与本案引证商标高度近似的“捷利JIELEE及图”商标不构成类似服务上的近似商标。与该案相比，本案申请商标更应予以核准注册。参照“安途ANTU及图”与“途安TOURAN”商标等案件的裁判标准，本案申请商标与引证商标的共存也不会引起相关公众的混淆误认，不构成类似服务上的近似商标。

针对原告提出的其与引证商标权利人实际经营领域存在差异，故申请商标与引证商标在实际使用过程中不会引起相关公众的混淆误认的观点，北京知识产权法院认为，《商标法》第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。原告以引证商标权利人实际经营领域来进行判断是对商标权保护范围的误解。《商标法》第三十条关于类似服务的判断，主要是考察申请商标指定使用的服务与引证商标核定使用的服务在服务的目的、内容、方式、对象等方面是否相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆，申请商标与引证商标实际使用服务可能存在的差异并不影响类似服务的判断结论。

对于原告提出的本案应参照被告关于第9816234号“利捷航空”商标驳回复审案件的结论以及法院在“安途ANTU及图”与“途安TOURAN”商标等案件的裁判标准，进而认定申请商标与引证商标不构成类似服务上的近似商标。北京知识产权法院认为，商标审查具有个案性。对于这种“个案性”，至少包括两个方面的内容：一是商标注册制度本身由一系列的制度构成，即使获得初步审定，其后还有商标异议制度，获准注册的商标仍然面临着商标无效等制度的考验，而且部分案件中商标审查的结论可能还要接受法院的司法审查；二是商标能否获准注册还与商品或服务的内容、商标的使用状况、引证商标的情况等一系列因素相关。因此，坚持商标个案审查原则并非对商标审查标准的破坏，而恰恰是遵循商标审查标准的体现。正是因为存在商标异议、无效等制度，被告关于第9816234号“利捷航空”商标驳回复审案件的结论并不能作为申请商标应予核准注册的必然依据。同理，由于商标能否获准注册与商品或服务的内容、商标的使用状况、引证商标的情况等一系列因素相关，“安途ANTU及图”与“途安TOURAN”商标等案件的判决结果也非申请商标与引证商标不构成类似服务上的近似商标的直接佐证。

据此，北京知识产权法院判决驳回利捷公司的诉讼请求。

（陈志兴）

北京知识产权法院在“SWISSGEAR”商标案判决中明确异议复审的审查范围

近日，北京知识产权法院在“SWISSGEAR”商标异议复审行政纠纷案中对异议复审审查范围予以明确并充分说理。

2007年9月12日，威戈有限公司（简称威戈公司）向商标局申请注册“SWISSGEAR”商标（简称被异议商标），指定使用商品为第8类手工操作的手工具等。

被异议商标经初步审定，福州跨洋贸易有限公司（简称福州跨洋公司）提出异议。商标局经审查，以被异议商标与瑞士国名“SWISS”近似，不应作为商标使用为由，裁定被异议商标不予核准注册。

在商标异议复审过程中，福州跨洋公司在其《答辩书》中提到“被异议商标指定使用在第8类的 ‘工具’等商品上仅仅直接表示了商品的通用名称，违反了《商标法》第11条第1款第1项的规定”。对此，威戈公司在《商标评审质证意见》中也陈述了相关意见。

商标评审委员会经审理认为，被异议商标违反《商标法》第十条第一款第（二）项和第十一条第一款第（一）项的规定，裁定被异议商标不予核准注册。

原告起诉认为，被告将被异议商标是否构成《商标法》第十一条第一款第（一）项规定的情形纳入本案审理范围违反请求原则，且被异议商标并未违反《商标法》第十一条第一款第（一）项的规定。

针对原告的该项诉讼理由，北京知识产权法院认为：

通常情况下，商标评审委员会主要应围绕复审请求人所提出的请求、事实和理由以及答辩人所作的相应答辩进行审查，答辩超出请求的部分一般不应纳入审查范围。这主要是基于两点考虑：一方面，商标异议复审程序的设立，在于给不服商标局异议裁定的当事人以后续的救济途径，使其有可能获得比商标局异议裁定内容更为有利的后果，而非使其面临有可能承受更为不利后果的风险，这是正当程序原则的基本要求，而将超出请求范围的答辩内容纳入复审审查范围就有可能使得复审请求人面临比商标局异议裁定内容更为不利的后果；另一方面，对于商标异议复审程序的提出，《商标法》设定了当事人申请复审的期间，超出该期间的复审请求及相关理由均不能纳入复审审查范围，否则，《商标法》关于异议复审申请期间的设定将形同虚设。

2014年《商标法实施条例》第五十三条还规定，原异议人的意见对案件审理结果有实质影响的，可以作为评审的依据。需要指出的是，该规则本身系对请求原则的扩张适用，故对该规则中的“原异议人的意见”、“实质影响”等内容应有明确的限定。一般情况下，“原异议人的意见”不得超出商标局异议裁定的审理范围，但涉及《商标法》第十条、第十一条和第十二条适用的相关意见，可以作为例外情形。之所以允许原异议人超出复审请求范围提出与《商标法》第十条、第十一条和第十二条的适用相关的意见，主要是考虑到《商标法》第十条、第十一条和第十二条的适用涉及到社会公共利益和商标识别作用的发挥，且即使在商标异议复审程序中不予考虑，在后续的商标无效宣告程序中仍需做进一步的审查，浪费商标审查程序和行政资源。“实质影响”主要指向的是那些在程序或者实体上能够直接决定商标异议复审裁定结果的情形。

具体到本案，2014年《商标法》第十一条第一款第（一项）属于绝对条款，商标评审委员会基于节约审查程序，提高审查效率的考虑，将其纳入本案异议复审审查范围并未违反请求原则的规定，且威戈公司针对该理由亦陈述了相关意见。

另外，本案中，并无相关证据表明“GEAR”或者“SWISSGEAR”为第8类“手工操作的手工具”等商品上的通用名称、图形、型号。被告对此认定有误。

但是，考虑到被诉决定对《商标法》第十条第一款第（二）项的规定结论正确，北京知识产权法院判决驳回原告的诉讼请求。

（陈志兴）

英国国防部申请三枚商标因缺乏显著特征遭驳回诉至北京知识产权法院

6月24日，北京知识产权法院开庭审理英国国防部诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷三案。

2013年4月17日，英国国防部向商标局申请注册三枚商标，标识均为“ADMIRALTY”及图形，区别仅为指定使用商品不同。商标局认为，该三枚商标中“ADMIRALTY”中文可译为“海军部”，使用在指定使用商品上易产生不良的社会影响，故驳回其注册申请。

商标评审委员会认为，尚无证据表明申请商标指定使用在航海图等商品上会产生不良社会影响。申请商标中“ADMIRALTY”可译为“海军部”，将其作为商标的主要组成部分使用在指定的航海图等商品上，缺乏显著特征，即便加上图形部分，申请商标亦难以起到区分商品来源的作用，已构成《商标法》第十一条第一款第（三）项所指情形。因此，商标评审委员会决定申请商标予以驳回。

英国国防部不服被诉决定，诉至北京知识产权法院。在庭审过程中，双方代理人均出庭陈述了意见。

英国国防部认为：“ADMIRALTY”并非泛指“海军部”，而是“（英国）海军部”，这在朗文英汉词典中有明确的记载。图形为英国水文局的官方徽章。英国海军部及水文局均为英国国防部的下属执行部门。因此，申请商标整体可以起到区分商品来源的作用，具有显著性。此外，申请商标已由原告及其下属执行部门英国水文局在全世界范围内使用在指定的商品及服务项目上，使用时间200多年，已为全球相关消费者所熟知。通过使用，原告“ADMIRALTY”品牌产品及服务已为中国相关消费者所熟知。

商标评审委员会认为，根据北京高院知识产权庭编著的《商标授权确权司法审查》中的观点，商标仅是标识商品来源的众多方式中的一种，如果某一标志不能通过其本身直接发挥区分商品或服务来源的识别作用，而是需要通过其所传达的经营者的主体信息，间接地发挥区分商品或者服务来源的识别作用，则不能认定该标志具备商标所应有的显著特征。本案申请商标“ADMIRALTY”及图形恰恰属于这种主体识别性标识，而非商品来源识别标识。

庭审中，对于“ADMIRALTY”及图形能够指向原告英国国防部，被告方并无太多异议。因此，本案争议焦点在于，具有“主体识别属性”的标识能否具备显著特征，进而获准注册。
截止到目前，本案仍在进一步审理过程中。

（陈志兴）