浅析日本专利法中关于新规事项追加修改的规定

作者 | 尤静  日本筒井国际特许事务所

编辑 | 布鲁斯

我国专利法第三十三条规定，“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。相比之下，日本专利实务对修改的要求有所不同，重点在于修改是否超出原说明书范围，但不要求拘泥于原说明书等的文字表述。日本现行的审查基准中，判断修改是否引入新规事项的判断的关键在于，该修改对于本领域技术人员而言，基于提交申请时的已知技术，该修改后的发明是否可以从原说明书的内容直接推导。本文结合日本特许厅的审查事例，介绍了日本的审查基准以方便理解其思路。

1.日本专利法关于禁止新规事项追加规定的法律变迁

现行的日本专利法中第17条之2的第三款中，对于权利要求项修改的范围做出了明确的规定。即，不得超出提交申请时的说明书，附图等文献记载的范围（也简写为原说明书，附图等文献记载的范围）。该条规定被称为禁止追加新规事项或新规事项追加禁止。

1993年日本专利法修改时，明确了权利要求项修改的范围不可超出原始说明书以及附图等的范围 [1]。伴随1993年专利法修改时，随之修改的审查基准规定，允许的修改的范围为"本领域技术人员根据原始说明书等记载的事项能够直接且唯一地推导出来的事项"[2]。当时的审查基准与我国现行的专利法第三十三条规定的修改要求类似。由于该要求过于严格，招致了很多批判。2003年的审查基准修改中，明确修改的范围为"基于原始说明书等记，从业者不言自明的范围"。

2006年，对«阻焊膜无效审判案»日本知财高裁大合议庭做出终审判决[3]。该判决中对于2003年专利法修改后的第17条之2的第三款中的"不得超出提交申请时的说明书，附图等文献记载的范围"的表述，做出了解释。即，这里的“事项”是与说明书或附图中公开的发明相关的技术事项，是“说明书或附图中记载的事项”由本领域技术人员通过整合说明书或附图中的所有陈述而得出的技术事项，并且修改与由此导出的技术事项的关系中，没有引入任何新的技术事项，修改可以说是“在说明书或附图所记载的事项的范围内”[4]。该判决中的上述解释体现在了2015年修改的专利审查基准中[5]。目前日本仍延续2015年修改后的专利审查基准。

2. 日本专利法关于禁止新规事项追加规定的法理[6，7]

日本2014年改定专利审查基准时以及现行审查基准中，对专利法第17条之2的第三款中，对于权利要求项修改的范围的规定进行了说明，其基本的思路为，因为发明是有高度技术性的创造，向第三方充分公开是获得专利权独占权的先决条件，发明内容的充分公开是基于提交申请最初的的说明书，附图的记载的事项进行公开。该条对修改范围的规定是在贯彻在先申请主义原则性，确保发明在申请之初就被完全公开，在保证快速授权的同时，确保从申请之初就已经充分公开发明的申请和尚未充分公开发明的申请之间的处理的公平性，保证基于申请时公开的发明范围行事的第三方不会遭受不可预见的不利影响。

3. 中日两国专利审查中关于新规事项追加修改认定的区别

根据日本现行的审查基准，审查官对修改是否属于引入新规事项进行的审查，根据修改的内容分为以下两大类[7]。

第一类

基于提交申请时的说明书等明确记载事项的修改

这一类修改的依据在提交申请时的说明书中有明确的记载。这类修改与国内的修改要求相似，通常在提交修改同时提交的意见书内，注明修改是基于原说明书等那段文字的记载，通常不存在通过修改引入新规事项的问题。

第二类

基于提交申请时的说明书等显而易见事项的修改

这里的“提交申请时的说明书等显而易见事项“时指，该修改后的事项与提交申请时说明书等记载事项必须被本领域技术人员根据提交申请时的技术常识认为是同样的。

这类修改与国内现行的专利法三十三条对于修改的要求有所不同，该修改需要通过意见书向审查官阐明该修改的根据，以及修改后的内容没有超出原说明书等范围的理由。

4. 日本答复审查意见中常遇到的问题的分类讨论

（1）

权利要求项的修改

（i）上位概念化，删除或变更发明特征事项的修改

与国内的修改要求相似，删除某个或者某些特征，容易导致修改后的内容超出原说明书和权利要求书记载的范围。根据日本的审查指南的规定，权利要求项的修改中，将发明的特定事项进行上位概念修改（一般化修改），删除或者改变发明的特定事项，通常容易被认定为引入新规事项。但是，是否认定为引入新规事项则需要通过本领域技术人员的观点，基于原说明书的内容来判断修改后的权利要求项所定义的发明是否超出了原说明书记载的发明的范围。

下面我们结合专利审查手册附录A中记载的关于修改后是否引入新规事项的示例来讨论一下，判断上位概念化修改是否引入新规事项的要点。

事例1 上位概念化修改（认定为引入新规事项）

发明名称：弹球机

原权利要求项1：配备有可变显示的弹球机，其中包含…………。

修改后的权利要求项1：配备有可变显示的游戏机，其中包含…………。

原发明的详细说明：弹球机…………（本发明的详细描述一致地描述了弹球机。）

修改后的发明的详细说明：游戏机…………

理由：在原始说明书等中，只说明了“弹球机”，并没有任何描述表明弹球机只是游戏机的一个示例，甚至没有建议“由……组成的可变显示器”一般适用于“游戏机”。因此，即使考虑到提交时的公知常识、在原始描述等中，将可变显示应用于诸如“老虎机”之类的其他游戏机虽然可以理解为普遍适用，但对于本领域技术人员而言，不能说“配备有由……组成的可变显示器的游戏机”与原始说明书等中所述相同。

事例3 上位概念化修改（认定为没有引入新规事项）

发明名称：扫描激光显微镜

原权利要求项1：一种扫描激光显微镜，包括激光光源，用于发射至少波长为351nm和647nm的激光束，并照射含有由所述波长为351nm的激光束激发的荧光染料的标本；

测量和分离装置，用于分离从所述标本反射的激光束，并将激发的荧光引导至设置在光路上的光电倍增管进行测光；

光学装置，用于防止所述波长为647nm的激光束发射至所述光电倍增管；以及

透射观察光学系统和透射检测系统，用于检测透过所述标本的波长为647nm的激光束。

修改后的权利要求项1：一种扫描激光显微镜，包括激光光源，用于发射至少具有紫外区和可见区波长的激光束，并照射含有由所述紫外区波长的激光束激发的荧光染料的标本，

测量和分离装置，用于分离从所述标本反射的激光束，并将激发的荧光引导至设置在光路上的光检测器进行测光，

光学装置，用于阻止所述具有可见区波长的激光束发射至所述光检测器，以及

透射观察光学系统和透射检测系统，用于检测透过所述标本的具有可见区波长的激光束。

原发明的详细说明：

[技术领域]

本发明涉及一种扫描激光显微镜，包括荧光观察光学系统、荧光检测系统、透射观察光学系统和透射检测系统。

[本发明所要解决的问题]

近年来，同时进行荧光观察和透射观察以及将荧光图像叠加在细胞等的整体图像上的需求日益增加。…

在此作为举例，对使用染料Indo-1的钙离子浓度测定的概要进行说明。在使用染料Indo-1测量钙离子浓度时，使用351nm的激发光获得中心波长为405nm和480nm的荧光，并且使用光电检测器测量这些荧光，并且通过比率确定钙离子浓度。…

[发明内容]

本发明的目的是提供一种扫描激光显微镜装置，其消除了上述问题，并且能够同时进行使用紫外光的荧光观察和使用可见光的透射观察。

[实施例]

下面将参考附图描述本发明的实施例。图1是表示本发明的扫描型激光显微镜装置的实施方式的光学系统的图。本实施例包括激光光源装置01，其发射具有大约至少351nm和647nm的波长的激光束并照射样本10。…

理由：在原说明书中，在发明要解决的问题一栏中，本发明的目的是解决上述问题，提供一种能够同时进行利用紫外光的荧光观察和透射观察的扫描激光显微镜。本发明的目的是提供一种装置。”因此，最初的说明书规定，用于荧光观察的激发光的波长为“351nm”，处于“紫外线范围”内并且不依赖于特定波长。用于透射观察的光的波长为“647nm”，它是不依赖于特定波长的“可见光范围”内的波长，因此“351nm”和“647nm”分别称为“紫外线范围”和“可见范围”。此外，在原说明的[本发明所要解决的问题]一栏中明确的提到了“光电检测器”。因此认为，这样的修改并没有导入新规事项。

由上述两个事例可以看出，如果该修改，从该发明所属领域从业者的观点，通过原说明书等的记载是否是不言而喻的，是判断该修改是否引入新规事项的关键。比如，事例1，不能说游戏机等同于弹球机，因此该修改引入了新规事项，事例2，351nm波长即为紫外光，647nm波长即为可见光对该领域技术人员是不言而喻的，因此该修改被认为没有引入新规事项。

（ii）为了明确与审查官引用的现有技术的区别，在将发明的特定事项进行下位概念修改（变换或追加为更具体的概念），根据原始所附说明书中的陈述对权利要求中的发明特定事项的一部分进行限制等修改，是比较常见的一种修改方式。通常，该修改被认为没有引入新的技术事项。但是，如果该修改对原始说明书等中记载之外的事项进行了具体化，则该修改就被判断为引入了新的技术事项。

例如专利审查手册附录A中记载的关于修改后是否引入新规事项的下述事例就属于引入新规事项的修改。

事例20：追加限定(认定为引入新规事项）

发明名称：热塑性树脂化合物

原权利要求项1：一种阻燃性优异的热塑性树脂化合物，其特征在于，相对于热塑性树脂100质量份，含有磷酸酯50～200质量份。

修改后的权利要求项1：一种阻燃性优异的热塑性树脂化合物，其特征在于，相对于缩合型热塑性树脂100质量份，含有磷酸酯50～200质量份。

理由：原始说明书中没有提及“缩合热塑性树脂”。此外，“聚酯、聚酰胺等”仅作为“热塑性树脂”的示例进行说明，并且说明书中最初记载的“聚酯、聚酰胺等”可能意味着“缩合热塑性树脂”。对于本领域技术人员来说是并不是显而易见的。

文字上看，看似“缩合型热塑性树脂”是对“热塑性树脂”的限定，但是由于对于该领域技术人员来说，“聚酯、聚酰胺等”不能等同于“缩合热塑性树脂”，因此该修改被认定为引入新规事项。

（iii）权力要求项的修改中，为了区别于现有技术，增加或改变了数字限定范围的修改也是一种常用的手段。通常，基于原说明书等进行的数值范围限定修改被认为没有引入新的技术事项。但是，如果该修改对原始说明书等中记载之外的事项进行了具体化，则该修改就被判断为引入了新的技术事项。

例如专利审查手册附录A中记载的关于修改后是否引入新规事项的下述事例就属于引入新规事项的修改。

事例29：数值限定(认定为引入新规事项）

发明名称：稳定化的间苯二酚配合剂

原权利要求项1：一种稳定化间苯二酚配合剂，其特征是在粘土矿物系间苯二酚化合物中添加0.001～2质量%的乳酸而成的。

修改后的权利要求项1：一种稳定化间苯二酚配合剂，其特征是在粘土矿物系间苯二酚化合物中添加0.1～1质量%的乳酸而成的。

理由：原说明书等中都没有记载0.1质量％和1质量％的数值，此外，原说明书的记载不能说与数值范围为“0.1～1质量％”相同。

通常，在原说明书的发明详细内容中，记载多个数值范围，可以避免上述问题的发生。如果在原说明书的记载中，由关于数值范围限定的意义的描述，在发明所属领域技术人员可以认定该数值范围的限定是符合说明书中数值限定意义的描述时，需要在意见书中阐明该观点。

（vi）修改为排除式权利要求项的场合，如果要求保护的发明与引证发明存在重叠而导致新颖性等（第29条第（1）款第（iii）项、第29条第（2）款或第39条）被驳回时，排除重叠部分的修改，或者收到包含“人”的因素而不满足产业利用可能性（第29条第(1)款的主要条款）的要求的驳回理由时，删除“人”的因素的修改，没有引入新规事项时，通常是被允许的。

例如专利审查手册附录A中记载的关于修改后是否引入新规事项的下述事例就被认定为没有引入新规事项的修改。

事例32：排除式权利要求项(认定为没有引入新规事项）

发明名称：感光性平版印刷版

原权利要求项1：一种感光性平版印刷版，其特征在于，在经过亲水化处理的铝板上设置有由皂化度为60～80摩尔％的部分皂化的聚乙酸乙烯酯和具有1个以上烯键式不饱和键的光聚合性单体构成的感光层。其特征在于，感光层含有相对于部分皂化聚乙酸乙烯酯为1～100质量％的含氮杂环羧酸。

修改后的权利要求项1：一种感光性平版印刷版，其特征在于，在经过亲水化处理的铝板上设置有由皂化度为60～80摩尔％的部分皂化的聚乙酸乙烯酯和具有1个以上烯键式不饱和键的光聚合性单体构成的感光层。其特征在于，感光层含有相对于部分皂化聚乙酸乙烯酯为1～100质量％的含氮杂环羧酸(烟酸除外)。

理由：明确规定仅排除作为引用发明的文献中记载的事项，可以说是在原说明书等记载的事项的范围内进行的。因此，该修改被认为没有引入新规事项。

（v）马库什型权利的多项选择式权利要求项修改

比如在收到审查官关于新颖性的驳回理由时，为了剔除一部分与现有技术重合的选项，会把马库什型权利的多项选择式权利要求项展开。如果删除一些选项的修改，没有引入新规事项时，通常被允许的。

但是，当化学物质在原说明书中以多个选项组合的形式进行描述时，在原说明书等记载的多个选项的范围内，对权利要求添加特定的选项组合的修改，或通过删除选项而在权利要求中保留特定选项组合的修正时，修改后剩下的特定选项的组合有被认定为引入新规事项的风险。

例如专利审查手册附录A中记载的关于修改后是否引入新规事项的下属事例就被认定为引入新规事项的修改。

事例35-1：马库什型权利的多项选择式权利要求项修改（引入新规事项）

发明名称：磷烷衍生物

原权利要求项1：

 X = 烷基、烯基、氨基、芳烷基、卤素、环烷基；Y = 烷基、苯基、烷氧基

原说明书中记载的实施例：

修改1的权利要求项1：

 X = 烷基；Y =烷氧基

事例35-2：马库什型权利的多项选择式权利要求项修改（没有引入新规事项）

发明名称：磷烷衍生物

原权利要求项1：

 X = 烷基、烯基、氨基、芳烷基、卤素、环烷基；Y = 烷基、苯基、烷氧基

原说明书中记载的实施例：

修改2的权利要求项1：

X = 烷基；Y =苯基

理由：修改后的权利要求中描述的化学物质的唯一选择是X=烷基和Y=苯基的特定组合，但采用这种特定组合与原说明书的实施例不符等，原说明书中也没有提及。修改后的不能视为与原说明书中记载的发明相同。

（2）

说明书等的修改

根据国内专利审查指南中的记载，申请人增加一页或者数页原说明书或者权利要求中没有记载的发明的实质内容的修改是不符合国内专利法第三十三条对于修改要求的。日本也有类似规定，比如通过修改追加有关与现有技术文件记载的发明的对比，评价发明的相关信息，发明实施相关的信息等，追加发明效果，追加发明具体的实施例，增加与最初说明书等记载的内容无关的内容，为了解决说明书记载不充分的驳回理由（专利法第36条第四款第1项：实施可能要求）进行内容追加修改，通常被认定为引入新规事项是不被允许的。

但是，如果收到现有技术文件信息披露要求（专利法第36条第四款第2项）时，追加现有技术文献的信息是被允许的。审查官指出不明确的记载，或者是说明书中记载有矛盾的地方，克服这些问题时的修改，该领域技术人员从原说明书的记载中可以推出修改内容，不引入新的内容时，该修改是被允许的。

结合由日本特许厅提供的事例集可以看出，修改是否引入新规事项的认定中，该修改引入的事项对于该发明领域的技术人员来说，基于提交申请时的已知技术，修改后的发明，基于原说明书中记载是否是显而易见的判断非常重要。该修改没有引入新规事项这一点是需要在提交修改同时提交的意见书中重点阐述的。

此外，需要注意的是，与权利要求项和说明书不同，说明书摘要在专利公开后就不能修改了（专利法第17条之3），因此上述说明书等的修改是不包括说明书摘要的修改。

4. 如果修改被认定为引入新规事项的后果

日本的专利修改可以分为自主修改和收到驳回理由通知后的修改。如果在自主修改被判断为引入新规事项的话，审查官通常会在发出驳回理由通知的时候驳回该修改，审查对象仍为修改前的内容。这种情况下，申请人有机会通过进一步修改同时提交意见书，来向审查官说明进一步的修改实在原说明书等范围内，没有引入新规事项的修改。

如果在收到驳回理由通知后的修改，有两种情况。第一种是审查官发出最后的驳回理由通知，第二种是直接发出驳回决定，并驳回该修改（专利法第53条第1款）。在收到最后的驳回理由通知时，或者是对驳回进行复审请求时，申请人仅有机会对权利要求项进行下述4个目的的修改（专利法第17条之2第5款）。在提交复审请求的理由中，对修改依据进行答辩。

a) 删除权利要求项

b) 限定权利要求范围

c) 纠正明显的文字错误

d) 对不清楚的描述进行解释

此外，新规事项追加还可作为专利授权后的异议理由和无效复审理由。因此，在专利确权过程中的修改，需要谨防新规事项追加的发生。

申请人如果希望基于原说明书重新获得修改权利要求项的机会时，分案申请是一个比较好的选择。分案申请时，可以基于原说明书等的记载重新构成权利要求项，而不受上述日本专利法第17条之2第5款的限制。

参考文献

[1]：工业所有权逐条解说　专利法２２版　５６页

[2]：关于法院判断种背离审查基准的讨论，《专利》 2022年75卷9号 45-56页

[3]：阻焊膜无效审判案判决（平成１８年（行ケ）第１０５６３号）

[4]：关于新规事项的审查基准的改订

[5]：关于新规事项的法院判断倾向和特许厅审查基准的对比,《专利》 2017年70卷10号13-21页

[6]：伴随平成26年专利法修改而修改的审查基准　「第Ⅲ部 第I章 新规事项」

[7]：第2章 引入新规事项的修改(专利法中第17条之2的第三款)

[8]：附录A 关于引入新规事项的事例集

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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