中国企业出海的知识产权风险和防控策略

作者 | 庞正忠 孙一  北京金诚同达律师事务所

编辑 | 布鲁斯

一、中国企业出海面临知识产权挑战

近年来，随着国家“一带一路”倡议的推进和跨境电商的迅猛发展，中国企业的国际化步伐显著加快，在全球市场的角色也经历了显著的转变，不仅体现在企业数量的增加和全球市场份额的扩大上，在企业角色和功能也实现了从简单的制造和出口到品牌建设、研发创新的根本转型。

中国企业出海的主体是具有全球竞争力的中国品牌，核心目的是开拓全球市场，突破市场空间对利润最大化的约束。传统出海企业以“老三样（服装、家具、家电）”、“新三样（电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池）”和高端制造业为代表，驱动力是中国商品的技术竞争力提升和新质生产力发展。新兴出海企业以电商、游戏、短视频、快递等服务业为代表，把服务于中国市场的生产和管理经验应用于全球，从中国品牌蜕变为全球品牌。

随着“走出去”步伐的加快，中国企业在海外的知识产权保护问题也日益凸显。知识产权不仅关系到企业的核心竞争力，也是企业可持续发展的关键。一方面，随着技术创新的加速，企业需要保护自身的创新成果不被侵犯，不同国家和地区在知识产权保护方面的法律法规差异巨大，这要求中国企业必须具备跨国知识产权管理和风险防控的能力。另一方面，在参与国际竞争时，欧美地区的企业对知识产权保护有着更加强烈的法律意识，而知识产权侵权诉讼日益成为海外竞争者针对中国企业的策略之一；一旦中国企业在海外遭受知识产权诉讼，通常会面临长期的诉讼周期和高昂的应诉成本，不仅可能影响企业的海外业务发展，还可能对企业的长期竞争力产生负面影响；这要求中国企业必须建立系统的风险防控机制，以有效应对可能的法律风险和市场挑战。

本文系统梳理了近年来中国企业出海遭遇的常见知识产权纠纷类型，并对出海企业的知识产权保护和防御策略给出了系统性的实务建议，为中国企业走出去保驾护航。

二、中国企业出海常见的知识产权风险

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跨境电商知识产权风险

近年来，越来越多的中国企业选择通过电商平台向全球市场销售产品，跨境电商交易规模极速增长。由于许多跨境电商利用境外平台交易，不熟悉境外平台的知识产权保护规则以及境外的法律保护模式，频繁因商标、专利、版权侵权投诉而被电商平台封号、冻结资金甚至引发后续的侵权诉讼。

以美国为例，电商平台处理知识产权侵权投诉的流程一般是：投诉接收、内部审查、产品下架、通知被投诉方、被投诉方应对，电商平台为确保遵循所在国家的知识产权法规并保障自身避免法律诉讼，往往会以严格标准审查和批量下架处理。美国法院处理针对跨境电商的知识产权侵权诉讼一般包括连环相扣的三部曲：首先以临时禁令冻结电商的店铺和支付平台账户，其次颁布初步禁令并与临时禁令无缝衔接，最后发出21日内美国本土应诉传票、不出庭即刻作出缺席判决。如果跨境电商不应诉或者消极应诉，在美国法院缺席判决的情况下，中国跨境电商的败诉率极高，其不利后果往往是面临美国法院的巨额赔偿判决，跨境电商平台账户及相关账户被冻结，款项被法院强制划拨。

02

海外参展知识产权风险

通过国际展会进行产品推广和品牌宣传对于出口企业意义重大，鉴于欧美国家对展会知识产权的保护力度比较强，这些国家的监管机构经常会针对中国企业展台着重检查。展会知识产权风险包括专利、商标以及版权风险，专利风险主要涉及参展产品的结构、实现原理和外观设计等，商标风险主要涉及参展产品或服务的商标使用，版权风险主要涉及参展材料（如宣传册、视频、广告图像等）或展台设计如果非原创或未取得原作者许可使用，也可能违反版权法。

海外参展主要涉及专利、商标以及版权的风险。参展产品因其外形、结构引发的专利侵权纠纷，由于展会时间短，企业涉嫌侵犯他人知识产权的情况时，管理机构一般不会给参展方解释的时间，而是直接撤展或扣押产品，参展方还会面临当地复杂的诉讼程序。海外参展侵犯知识产权可能面临的直接后果是：现场查封、临时禁令、侵权追诉等，从而导致产品无法参展，甚至陷入长期的诉讼纠纷中；可能面临的间接后果是：企业形象严重受损、持续的法律纠纷和巨额的经济赔偿。

03

因知识产权海关保护制度导致的海关扣押风险

大部分国家都实施了知识产权海关保护制度，海关可以依申请或依职权启动对出入境的有知识产权侵权嫌疑的货物强制查封、扣押。具体而言，知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口，其向货物出入境地海关提交扣留申请并提交担保，海关可依法对有关货物进行扣留，权利人可采取知识产权保护措施；海关发现进出口货物涉嫌侵犯已在海关备案的知识产权的，通知知识产权权利人向海关提出扣货申请并提交担保后，海关依法对货物实施扣留并进行调查、依法作出行政处理决定等知识产权保护措施。海关认定侵权的，依法没收侵权货物并处以罚款，对涉嫌犯罪的，移送公安机关依法追究刑事责任。海关的这种执法行为，并不涉及对侵权行为的实质性判断，通常情况下，只要存在侵权的可能性，海关就有权进行扣留。

遭遇海关执法的一般后果是：货物无法及时交付的合同风险，货物扣押带来的仓储费用，诉讼风险，行政罚款或侵权赔偿等。

04

海外知识产权诉讼风险

随着中国企业的海外扩张步伐加快，出口量持续增长，企业面临的海外知识产权侵权诉讼风险日益显现。海外知识产权诉讼通常可以分为许可收益型诉讼和市场障碍型诉讼两类，其中，许可收益型诉讼通常由行业技术主导者或NPE（非专利实施主体）发起，主要目的是通过诉讼达成技术许可获取收益；市场障碍型诉讼通常由行业竞争对手发起，主要目的是提升行业壁垒、阻止竞争对手进入市场。目前，中国企业在海外面临的知识产权诉讼主要是市场障碍型诉讼，随着中国企业用“价格低廉、品质优良”的商品逐渐抢占全球市场，国际竞争者日渐将知识产权作为国际经济竞争的重要工具，通过发动海外知识产权诉讼阻止中国企业进入相关市场，甚至利用知识产权诉讼周期长、诉讼费用巨大直接拖垮成长期的中国企业，如果产品被判定专利侵权，还可能会面临高额的侵权赔偿、丧失市场、损害企业形象与损失业务机会等一系列蝴蝶效应。

知识产权诉讼主要是专利侵权、商标侵权和商业秘密侵权诉讼。一旦被认定为侵权行为，最直接的后果是：被控侵权人将被要求停止生产、销售、进口产品，面临高额的损害赔偿以及可能存在的惩罚性赔偿；间接的后果是：损害企业商誉和信誉。同时，美国和欧洲经常发布临时禁令，在诉前或诉中程序中即要求被控侵权人停止生产、销售和进口，临时禁令的特点在于快速、突袭，严重干扰被控侵权人的商业活动。近年来，美国和欧洲的知识产权保护制度还在不断更新以强化保护力度。2023年1月5日，美国通过了《2022保护美国知识产权法案》，该法案意味着美国可不经权利人申请以国家名义多角度制裁商业秘密侵权行为，以维护美国本土企业的竞争优势。2023年6月1日，欧洲统一专利制度正式实施，欧洲统一专利法院UPC也开始正式运行，专利权人可以通过在UPC发起一个欧洲统一专利诉讼在所有成员国范围内主张初步禁令，这为欧洲专利权提供了一个统一且高效的司法解决途径，同时也在极短的时间内制裁了专利侵权行为。这些措施都使得知识产权侵权诉讼日益成为海外竞争者围猎中国企业、获取竞争优势的重要方式。

05

知识产权相关贸易风险

当前国际上与知识产权贸易相关的贸易调查主要有：美国“337调查”、特别301调查以及欧盟的对相关不公平贸易措施的调查等。

337调查，是指美国国际贸易委员会（ITC）根据美国《1930年关税法》第337条款的有关规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其它不公平竞争行为开展调查，裁决是否侵权及是否有必要采取救济措施的一项准司法程序。在已进行的337调查案件中，大部分案件涉及专利侵权，除此之外还包括商标侵权、版权侵权和商业秘密侵权等。若判定违反了“337条款”，ITC将签发排除令或禁止令，指示美国海关禁止该种产品的进口，其结果是特定企业的相关产品乃至全行业的相关产品都无法进入美国市场。由于ITC对案件的审结时间较短，发布的救济措施普遍严厉有效，337调查被国际贸易专家认为是阻止竞争对手的产品进入美国市场最经济、最高效的法律途径。

美国“特别301条款”，出处是美国《1974年贸易法》第182条，《1988年综合贸易与竞争法》第1303条对其内容做了增补。特别301调查，专门针对那些美国认为对知识产权没有提供充分有效保护的国家和地区。根据“301调查”，如果美国贸易代表认定某国的贸易行为对美国的知识产权不利的话，美国就有权单方面采取贸易制裁措施，比如征收高额关税、限制进口、取消贸易优惠待遇等。

知识产权贸易调查往往可以通过禁止令、排除令等强制措施极大影响企业产品出口、销售等经营行为，且知识产权贸易调查一般比司法程序更快捷方便，其后果可能导致中国企业的相关产品、乃至全行业的相关产品都无法进入美国市场。

06

跨境技术交易的知识产权风险

随着国内创新企业技术发展，在生物医药等领域，涌现出越来越多的技术出海交易（License out），即中国企业将自己的产品或技术平台的部分或全部权益售让给海外企业，借助海外企业的经验或渠道实现产品和技术平台的出海。在与跨国企业进行技术合作或竞争时，企业知识产权风险可分为两大类：一是侵犯他人知识产权的风险，特别是专利侵权；二是自身知识产权流失的风险，特别是应对专利狙击。除此之外，企业在跨境技术交易中，还应该尤其注意国家技术进出口管制风险和数据跨境传输合规风险。

三、中国企业出海知识产权防控策略

01

企业要建立海外知识产权管理体系

要想在国际市场上取得竞争优势，企业必须把知识产权的确立和维护作为企业战略目标的重要环节之一，并在企业制度建设中加入知识产权理念。企业知识产权战略应与企业整体发展战略有机融合，在企业拓展国际市场后，企业需要建立一套全球性的知识产权管理体系，包括：

——人员设置，企业知识产权部门应设立专职人员负责管理海外知识产权工作，了解不同国家的知识产权法规，定期更新知识产权策略等；

——意识培养，在企业内部进行海外知识产权风险方法的常态化培训，提升风险防范意识；

——制度建设，建立出海业务管理制度，规范跨境合作机制，建立海外知识产权事件处理机制；

——合规管理，对企业海外商业活动进行知识产权合规管理。

建立完善的管理体系有助于及时应对国际市场上的法律变化，确保企业在遵循国际通行规则的基础上有效参与竞争。

02

企业要加强知识产权海外布局

产品未动，知识产权先行，中国企业应注意根据战略布局、产品规划以及海外市场拓展计划，前瞻性地进行境外知识产权注册布局，为中国企业产品走向境外提前做好商标、专利等知识产权的权利布局，避免因未及时注册而被他人在境外抢注，或产品因面临知识产权障碍无法走向海外市场的遗憾。

企业在制备知识产权保护策略时，首先要遵循前瞻性，在产品或服务发展的早期阶段就开始规划和实施知识产权保护，通过预先保护，为企业未来的创新和市场扩展奠定坚实的知识产权基础；其次要遵循匹配性，知识产权保护要与企业的产业规律、市场地位、品牌技术发展阶段等因素相匹配，进而确定合理的保护类型、保护地域和申请途径等；还要遵循体系性，建立全面的知识产权保护体系，包括商标、版权、专利、商业秘密的交叉保护，保证知识产权的各个方面相互关联、相互支持，形成一个完整的保护网络；也要遵循针对性，针对特定的品牌、技术、地域和竞争对手制定知识产权保护策略，以应对特定的市场风险和竞争挑战。与国内知识产权布局不同，海外知识产权布局需要考虑的因素更为复杂、全面，其中，目标市场类型、知识产权现状、目标市场的法律环境、自身资源以及知识产权获取途径等是影响海外知识产权布局的关键因素。

具体到海外专利布局，企业一般主要围绕核心技术和核心产品，结合企业的现有市场或潜在市场安排进行专利布局，主要为企业产品进入海外市场保驾护航，并积累专利实力抗衡或制约竞争对手。申请海外专利目前主要有三个途径，分别是直接申请途径、巴黎公约申请途径和PCT申请途径。具体到海外商标布局，企业一般结合商品经营范围、产品出口规划、防御性保护的需要，在目标国家和地区进行商标布局。申请海外商标主要有两种途径，分别是直接申请途径、马德里商标国际注册途径。

03

企业要加强知识产权预警监控

大多数知识产权信息是完全公开的，基于此，知识产权侵权风险实际上是可预知的。在企业出海前，甚至是企业研发、布局时，如果进行充分的信息检索和预警分析，是可以提前排查侵权风险并提前做好风险应对方案的。

具体地，在产品研发、专利布局和产品上市前，企业可通过专利检索、商标检索、版权分析以及其它风险分析，掌握行业现有技术的水平，识别和规避潜在风险。专利检索，是企业对技术或产品所在领域的专利进行检索，将检索到的专利进行筛选以确定风险专利，再结合出口地区相关法律进行分析并做出风险判定；其中，针对重点产品或重点市场，企业还可以考虑请专业机构或专家做一个完整的专利自由实施分析（FTO），其通过确定产品技术方案、收集目标国的法律制度、检索风险专利、筛选高相关性专利、侵权比对分析五个步骤，实现专利风险的精确排查。商标检索，是企业对产品的商标和展品涉及到的标识进行商标检索，结合出口地的相关法律进行分析，做出风险判定。版权分析，是企业结合出口地区的法律分析产品或展品所涉及的图形设计、文字资料、图片、计算机软件、音乐、广告语等是否涉嫌侵犯他人的版权，做出风险判定。其它风险分析，是企业结合出口地区的法律分析产品或展品是否涉嫌侵犯他人商业秘密、集成电路布图设计权、植物新品种权、地理标志权等知识产权，做出风险判定。

在企业对外扩张的过程中，对知识产权风险的研判需要针对潜在的知识产权风险，全面分析产品设计的知识产权信息做出防范。加强对产品的整个生命周期进行知识产权分析监控，分析产品涉及知识产权，类型，数量，地域分布及相关权利人。在开拓海外市场之前，就要高度重视专利预警工作，对于出口的产品或技术设计的专利进行充分的检索，如发现侵权隐患，应出具风险评估报告，制定应对措施。

04

企业要增强海外知识产权应诉能力

（1）跨境电商应对知识产权侵权投诉

跨境电商因知识产权侵权投诉后，被投诉商家首先要积极寻求法律协助，在专业律师的帮助下分析投诉内容，并与投诉方、电商平台积极沟通，认真分析权利人的真实意图、查询权利人的历史诉讼记录、评估权利人的诉讼能力，以此来判断对方可能采取的维权途径及双方的谈判地位，并制定有针对性的应对策略，包括主动发起法律行动，如提起专利无效或商标异议，或者向法院提起无效之诉/确认不侵权之诉等。

（2）企业境外参展应对知识产权侵权警告和执法

企业境外参加展会遭遇知识产权侵权警告后，被投诉企业应核实发出警告信的是否为权利人或其代理人，并判断自身产品是否构成侵权，如果侵权事实清楚、法律证据充分，可以与对方进行沟通协调，尽量选择和解；如果认为不构成侵权，可拒绝签署警告信，同时可以提出反警告，并向当地法院或海关书面申请保护。

企业境外参加展会遭遇知识产权侵权行政执法（临时禁令扣押或没收展品）后，遭遇相关执法人员应沉着冷静，积极配合执法人员的工作，并积极寻找一切维权途径，尽力降低企业损失。企业可在律师帮助下依照当地法律向相关部门提出异议、申诉、上诉等，并提交证明未侵权的相关证据。

（3）企业货物出口应对知识产权海关扣押

企业因知识产权侵权遭遇海关扣押后，应首先核对扣押产品，对不当扣押提出异议；如存在相关民事诉讼，尽快委托律师以产品不侵权、权利人知识产权无效、扣押不符合法律规定等理由进行抗辩；若核实存在较大侵权可能性，也可寻求时机与权利人达成和解，争取获得知识产权许可，从而申请海关放行。

（4）企业应对知识产权海外诉讼

企业因知识产权侵权遭遇海外诉讼狙击时，要统筹考虑，积极应对。首先，最关键的是要积极应对诉讼，全面收集与诉讼相关的信息，综合判断起诉方的背景以及诉讼目的，判定是否存在同盟，决定是否团队应战。其次，组建由企业内部人员和专业、有经验的律师团队共同组成的专利侵权应诉团队。了解诉讼发生地的法律规则，针对诉状和证据材料中提出的实质性内容进行分析，判断诉讼走向及可能带来的影响，确定应诉目标，调整商业安排。再次，结合律师建议，进行详细的侵权分析、制定具体诉讼策略和应诉计划，程序上可以从诉讼主体资格、管辖权异议、诉讼时效等方面进行抗辩；实体上可以从专利无效抗辩、不侵权抗辩、现有技术抗辩、合法来源抗辩、先用权抗辩等方面积极应诉，必要时适时提起反制性质的诉讼。最后，选择和解谈判的恰当时机与策略，并且实时关注舆论和宣传的影响，同时要充分利用周围的资源，例如可寻求相关行业协会、商会等的支持。

（5）企业应对美国337调查

当前美国337条款调查已经成为中国企业出口产品进入美国市场的重要障碍，在此背景下中国企业在应对337调查时更要积极行动不放弃。以下是五种有效的应对策略：

① 综合考虑并尽早决定是否应诉。在决定应诉前企业主要考量美国市场对企业的重要程度，分析是否存在侵权的可能性，同时考虑诉讼费用的承受能力和应诉能力，衡量不应诉的后果。被告如果不应诉，可能会被认定为是缺席被告。一旦USITC就某一被告做出缺席裁定，可以对缺席被告采取排除令、禁止令或两者并取。

② 337调查程序快速、复杂、技术性和专业性强，企业应聘请既懂得“337调查”程序又熟悉中美知识产权差异的专业律师代理企业参与案件应诉工作，在应诉中还应尽快寻求政府或者行业协会的介入和引导。

③ 企业要积极应诉抗辩，迫使申请人撤诉。由于绝大多数337调查案的诉由是专利侵权，被申请人的抗辩理由通常包括：产品不侵权、专利无效、专利不可执行、就涉案专利而言在美国不存在国内产业等。

④ 337调查是对物不对人，企业可以考虑规避设计。337调查中，规避设计产品一旦获得行政法官或者USITC的认可，将不受USITC最终做出的排除令等救济措施的影响，企业仍能继续对美出口此类产品。因此，规避设计是337调查程序中常见的一种应诉策略。

⑤ 在337调查中，双方可以通过签订和解协议、同意令的方式终止调查。337调查案中当事人之间通过签订专利许可协议达成和解较为常见，企业要结合自身的实际情况决定是通过支付高额的许可费用换取美国市场，还是放弃美国市场。如果被申请人准备放弃美国市场，又不想在美国海关留下记录，可以考虑签署同意令，同意令是单方行为，由被申请人在ITC签发的同意令表格上签字即可。

05

企业要加强知识产权合规管理

中国科技企业在技术出海时，企业尤其要强化技术交易中全过程的知识产权的合规管理。项目筹备阶段，要针对技术出海项目筛选合理的知识产权范围，从商业、技术、法律多维度合理评估知识产权价值，结合技术相关性和应用场景合理划分不同知识产权的使用方式和保密程度。项目开始阶段，要结合技术出海项目的实施情况，合理规划已有知识产权的补充布局以及前景知识产权的及时布局，并对新生知识产权的权属和权益进行清晰约定。项目实施阶段，企业要建立完善的信息管理系统和商业秘密保护措施，准确梳理项目相关的技术秘密、根据技术秘密的重要性以及保密的难易程度针对性地对自身的商业秘密进行分级管理，同时着重加强参与海外项目的员工的管理和培训，防止自身的商业秘密的泄露，也避免因侵犯合作方的商业秘密而被卷入海外的商业秘密侵权诉讼。项目终止后，企业需注意要求合作方执行技术资料和相关设备、半成品、产线等的销毁、返还等义务，还应当严格限制对方在项目终止后继续使用己方知识产权。

出海企业在技术转让或合作开发项目中还需要注意技术进出口管理合规体系建设，无论是中国，还是美国、欧洲等主要技术出海的目的地均有自己的技术出口管制相关规定，对于涉及外国主体共同研发、外国发明人参与研发的技术方案，以及在外国产生的技术方案的专利申请等都需要注意避免引起技术管制问题。同时，在跨境技术交易项目中，要严格遵循技术进出口管理的法律法规，技术进出口许可证申报和自由进出口技术合同登记备案。

企业在技术出海时，对于涉及知识产权相关数据出境的情形，还要注意加强合规意识，积极采取相关合规措施，确保履行相关法律法规项下的合规义务。包括但不限于：

• 排查出境的知识产权相关数据中是否可能涉及国家秘密；

• 排查出境的知识产权相关数据中是否涉及《数据安全法》项下规定的重要数据，应向国家网信部门申报数据出境安全评估；

• 排查出境的知识产权相关数据中是否涉及个人信息，需履行个人信息标准合同、数据跨境合规认证等程序；

• 排查出境的知识产权相关数据中是否涉及需要遵守特定行业监管要求和/或程序的行业数据。

四、结  语

知识产权因为其独有的垄断性和独占性成为世界各国发展科学技术的战略武器，成为大型企业开辟市场、占据竞争优势的有利工具。尊重知识产权、尊重创新是国际市场通行的竞争规则，中国企业要走出去参与国际竞争，就必须尊重和重视知识产权，熟悉国际知识产权规则，积极参与知识产权国际标准的制定。中国企业在灵活运用国际知识产权规则的同时还要积极实施知识产权战略，扎实做好知识产权全球布局，在未来的战场上掌握强有力的战斗武器；严密实施知识产权预警机制，未雨绸缪做好风险隔离；主动运用知识产权工具，充分准备挑战对手的知识产权，合理扫除竞争障碍；积极推动知识产权维权，扩大市场竞争优势；正确认识知识产权诉讼，灵活解决市场纠纷；踊跃推进知识产权运营，最大化实现知识产权价值。我们相信，只要运用好知识产权的武器，中国企业必将更好地扬帆远航！

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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