旧货翻新类案件商标侵权法律问题研究
作者 | 杨士维 上海市汇业律师事务所 合伙人
苗杭露 某外资公司亚太区反假冒顾问
编辑 | 墨客
旧货翻新的商标侵权问题在商标纠纷领域一直是一个非常复杂的问题，实践中很多企业一直饱受该问题的困扰，尤其对工业品公司来说，更是不胜其扰。究其根本原因，主要是因为工业品行业的技术门槛高、产品开发周期长、资金投入大、产品使用寿命较长、市场价值高等特点，为旧货翻新提供了天然的条件和温床。旧货翻新却可以完全避开这些行业壁垒实现可观的翻新利润。但是，由于“旧货翻新”的法律定性一直不明确以及市场管理的不完善，导致“旧货翻新”案件在司法实践中的认定一直存在较大争议。我们在很多具体的“旧货翻新”案件中，经常遇到执法和司法机关对该问题的不同认识，有时候甚至互相矛盾，让商标权利人的维权举步维艰。
从商标侵权的法律规定和认定角度来看，“旧货翻新”类案件和非“旧货翻新”类商标侵权案件并没有什么不同，之所以产生不同的认识，其根本原因是由于旧货翻新的商业实际和模式的复杂和多变导致的。因此，在“旧货翻新”案件中，需要对商标权人、相关行为人及社会公众的法益进行平衡和协调，何种情形下应该适用商标权利用尽，要根据回收翻新的具体方式和情况而个案判断和认定，不能一概而论。
一. “旧货翻新”的概念明晰
在讨论“旧货翻新”法律问题之前，我们需要首先明确一下“旧货翻新”的基本概念，即我们在讨论“旧货翻新”商标侵权问题时具体在讨论什么？这个问题其实包括两个方面：货和标，前者是从“新旧”的角度对“货”进行的评价，即产品是否被“使用”过；后者是从“标”角度对产品使用标识的定性，即使用的标识是否经过“授权”，是否侵犯权利人的商标权利。实践中“旧货翻新”类案件往往是多种因素相互交织在一起的，涉及到翻新模式、相关行为人的主观恶意、循环经济促进法、商标权利用尽等，很多案件中也往往把“货和标”混在一起，甚至混为一谈。有的案件中还出现了：即使是侵权人重新加贴了新的权利人商标，但“因为是旧货，所以不侵权”的简单粗暴判断逻辑。其实，这本质上是将一个商标侵权认定的问题，偷换概念成了产品质量是否合格的问题，然后又基于旧货是权利人自己生产的产品，所以质量没问题或者没有大问题，而得出商标不侵权的结论。虽然从逻辑上看这种推断很荒谬，但确实是很多案例的判断逻辑。按照这个逻辑，举重以明轻，新品的质量肯定比旧货翻新产品的质量更好，所以OEM代工厂都可以随意生产权利人产品，而不用所谓的商标授权，也不论授权是否终止，这显然也是不合适的。
所以，在讨论“旧货翻新”问题时，我们必须将其与另外两类比较复杂的商标侵权行为进行区分：1）高低端产品的违规升级类案件，比如低端红酒冒充为高端红酒，基本型号工业品冒充高端系列工业品等；2）产品的分装类案件，比如“不二家”糖果分装案、“五芳斋” 礼盒外包装案等。这两类案件有其独立判断逻辑，不能和“旧货翻新”案件混淆在一起。因此“旧货翻新”具有其特定的范围，即已经使用过的正品，这里当然也包括经过翻新的正品，即多次翻新的正品旧货。
回到“旧货翻新”问题，今年4月，深圳市检察院发布了《深圳市检察机关电子产品翻新产业知识产权刑事合规指引（试行）》[1]，其中对“翻新”进行了定义：翻新指针对经消费者使用后性能、状态等各方面出现一定损耗的正品电子产品进行抛光、维修、更换零部件等特殊的加工，提高或恢复二手电子产品性能、状态等的一系列加工过程。该定义通过具体行为来解释了翻新，第一句的前半部分将“翻新的对象”与新品进行了区分，后半部分从具体加工行为列举了翻新的表现形式。而实践中，“旧货翻新”案件所涉及的“旧货”不限于电子产品，翻新的方式也不仅限于抛光、维修、更换零部件。对于前者不用赘言，对于后者，比如在2018年中国法院50件典型知识产权案例中出现的“DOMINO”喷码机主板开机画面显示的商标，2021-2022年QBPC十佳获奖案例中的AipPods 商标是通过蓝牙连接配对后显示的商标等。
二. “旧货翻新”的类型
根据我们的实践经验来看，旧货翻新问题中的“旧货”大致可以分为以下四类：①自然退出市场；②产品功能障碍；③非自然淘汰；④剩余价值转用，具体如下：
针对第①种类型，因为这种“旧货”不具有经济翻新的价值，一般自然退出市场之后就会自动进入销毁领域，不会涉及商标侵权问题。但对于自然退出市场的旧货，需要排除第④种的情况，即虽然自然退出产品本身的流通市场，但是作为物品本身还具有剩余价值，具有转用到其他领域或者反复使用的可能性，比如，因为工业滤芯的等级和标准相对于人用滤芯较低，有的人将人用滤芯转用到工业领域中使用；或者将产品的包装容器回收利用，重新生产产品销售，比如啤酒、香水、矿泉水瓶等回收后，重新灌装销售，这种情况往往也会构成商标侵权，比如在《国家知识产权局关于利用回收的旧啤酒瓶灌装销售啤酒是否构成商标侵权的批复》[2]中记载：“虽然《再生资源回收管理办法》等规章提倡鼓励从社会上回收玻璃等再生资源，但并不意味着允许生产企业在利用回收再生资源过程中可以侵害他人依法享有的注册商标专用权，再生资源的回收使用应当是在不侵害他们商标权的前提下的合理利用。”即使侵权人在产品上同时也加贴了自己的商标，但是因为原权利人商标还继续存在，因此存在“关联关系”混淆的可能性，构成侵权。
具体办理案件过程中，遇到最多也是最复杂旧货翻新问题其实是第③种和第④种情况，这两种情况是从翻新的程度不同而进行的划分。如果因为产品功能本身存在障碍，导致产品无法继续使用而进行的翻新，往往需要对其中的零部件进行维修和更换，比如压缩机的压缩机构损坏，电机损坏等；如果产品使用功能完整，只是因为非正常原因导致产品提前退出了流通和使用市场，这种“旧货”往往不需要做太多的处理，只需要进行简单的清洗、抛光、喷漆之后即完成了翻新，比如因经营不善倒闭的冷链企业淘汰下来的压缩机，其使用寿命可能还剩下90%。针对第③和④种情况，如果再进行了重新贴标，就有可能构成商标侵权或者假冒犯罪。
三. “旧货翻新”侵权认定的困境
在具体旧货翻新类案件中经常遇到的问题主要有以下两个：
第一， 因为“翻新者”仅仅进行了外观的简单翻新，如清洗、抛光、喷漆等，并没有改变产品的核心部件，即对旧货并没有进行“实质性改变”，无论是保留了原来的商标，还是更换了商标，都不构成商标侵权。前者如西门子公司诉兴悦达公司商标纠纷案[3]、多米诺印刷科学有限公司诉广州市杜高精密机电有限公司等商标纠纷案[4]，都认为因为商品是商标权利人的正品的旧货，行为人是对旧货的再利用，所以不构成侵权；后者如西门子公司诉周某商标侵权案[5]。对于该种情况，无论是行政、刑事，还是民事诉讼阶段，都会导致侵权无法认定，甚至从某种角度上来看，非实质性改变的旧货翻新其实构成了商标法的法外之地，这不是权利人希望看到和发生的，也有悖于我国营造良好知识产权司法保护营商环境的初衷。
第二，因为“翻新者”在进行销售时，明确告知或者默示了其交易方产品为“二手翻新”产品，而公安在此类案件侦办过程中，往往也只调查到翻新窝点及其交易方。对于翻新方和翻新产品采购方而言，他们交易时是明知或者默示知道产品是经过翻新的，这也就导致了在犯罪构成方面缺乏主观要件，所以司法机关往往也据此认为不构成犯罪。
实践中，什么情况下构成“实质性改变”以及“犯罪嫌疑人主观明知”，在不同的案件中情况各不相同，这就需要在具体案件办理过程中，和执法司法机关进行大量的沟通和材料搜集准备，要结合产品自身的特点进行有针对性的沟通和证明。尤其是对于工业品而言，很多时候执法或者司法人员对于工业产品及其行业特性是不了解的，甚至是从来没有接触过，只能基于普通的生活经验进行的理解和判断，就容易导致错误的认识和结论。因此，就需要权利人与执法和司法人员保持良好的沟通和充分的释明，并通过有利的证据加以证明，这一说明过程有点类似专利纠纷案件中权利人说服法官的逻辑，但是商标类案件中执法和司法人员往往不具有技术背景，所以对权利人的解释和证明要求就更高。比如，对于螺钉这样一个小的机械零部件，在汽车座椅上还是在汽车轮毂上，抑或是在飞机发动机上，所发挥的作用是完全不同的，其实质性作用也完全不同。所以不同简单的根据螺钉是零部件，而得出对其进行更换不构成实质性改变的结论。再比如更换了压缩机的支脚，虽然是外围的零部件，但是支脚本身是专利产品，其材质、结构、刚性、抗疲劳性等都有特殊标准和严格性能要求，对压缩机的使用寿命、安全性、噪音等具有决定性作用，虽然是小的零部件，但是对压缩机而言也是核心部件，擅自更换也可能构成实质性的改变。
四. “旧货翻新”的法律分析
针对以上两种“旧货翻新”案件办理过程中的侵权认定困境，我们认为可以从以下两个方面来展开深入的讨论，当然这也是在“旧货翻新”类案件办理过程中应该重点关注的问题以及执法沟通构成中需要重点解决的问题。
第一，实质性改变：对于什么情况下的翻新构成实质性改变，其实司法实践中并没有固定的定性和指引，如同上文所述的“螺钉”一样，不能因为螺钉的小，就认为其不重要，也不能因为螺钉在整个产品中所占的体积比例高，就认为它比较重要。根据我们大量的实践经验和司法判例来看，对于产品本身的改变与商标的使用情形大致可以分为以下五种类型：
可见，实质性改变并不是判定侵权的唯一决定因素。根据实践可以被认定为“实质性改变”的情况包括：
1）重要零部件：如多米诺印刷科学有限公司诉广州市杜高精密机电有限公司等商标纠纷案[6]中，法院认为：“杜高公司改装的墨路系统，即便在物理层面上不属于不可分割的部分，但却是喷码机产品正常运行的核心部件，该改装行为实质性改变了商品，商品品质已发生实质变化。”
2）重要外观：如之宝制造公司与李广生侵害商标权及不正当竞争纠纷案[7]中，法院认为：“被告对底部带有涉案标识的打火机进行了激光镭射加工，加工后的打火机附着了原正品打火机原本不具有的图案、装饰,……已经构成实质性改变，构成商标侵权行为。”
3）假冒零配件，如维沃移动通信有限公司与吴聪、吴灿等侵害商标权纠纷案[8]中，法院认定：“各被告未经许可在相同商品上使用原告第15180323A号“VIVO”注册商标，足以导致混淆，……构成商标侵权“；
4）零部件加更换商标：如皋市印刷机械厂与如皋市轶德物资有限责任公司侵犯商标专用权纠纷案[9]，法院认为：“轶德公司先购入他人使用过的“银雉”牌旧印刷机，去除该设备上印有“银雉”商标的铭牌、更换破损部件并重新喷漆后，再以自己的名义出售给用户。这种行为已不是单纯的修理行为，而是将修整后的“银雉”牌旧印刷机作为轶德公司的产品对外销售的货物交易行为。……直接侵犯了商标权人所享有的商标专用权，并最终损害商标权人的经济利益。”
因此，实质性改变并没有统一的定义和标准，在实际的案件办理过程中，需要结合个案来具体判断和证明，但有一点是明确的：即实质性改变是有解释空间的。
第二， 犯罪的主观方面：对于工业产品的终端用户一般对产品的判断能力或者关注度比较低，就相当于汽车零部件的翻新和假冒一样，车主其实是无法关注到零部件的真伪的，作为终端用户的业主或者车主，也无法判断压缩机产品或者汽车零部件的新旧和真假。如果业主或者车主有维修和更换的需求，会直接找到4S店或者制冷产品的服务商，由他们直接进行维修和更换，在此过程中假货或者“旧货翻新”产品可以悄无声息的流入终端用户，这也是工业品旧货翻新能够有这么大市场的另个原因。以压缩机翻新为例：
所以，我们不难发现处于上游的“翻新”产品的生产商和中间的销售商的利益是绑定在一起的，虽然他们在交易的时候生产商和销售商可能知道是“二手翻新”产品，但是当这种“翻新”产品再销售给作为受害者的终端用户时，就会变成新品，或者说在绝大部分场合是冒充新品进行销售的。这种生产商和销售商之间的“明确告知”，其实是犯罪行为的内部环节，不能用犯罪行为内部环节二者之间的“明确告知”来否定其行为的违法性。因此，在“旧货翻新“类案件办理过程中，为了防止这种错误的发生，权利人在投诉之前，应该做好充分的分析和准备以及取证工作，以防止在具体犯罪认定中出现障碍。
综上，因为“旧货翻新”类案案件的情况比较复杂，具体实践中为了避免司法机关割裂犯罪环节认定，需要在案件办理初期做好充分的分析和准备，提前进行取证和预防，比如犯罪的主观方面的证明材料的取证，了解清楚执法机关对该问题的认识和态度以及认定犯罪所主要关注的问题，选择对案件有利的管辖地等。在案件办理过程中，要保持和执法机关的紧密配合和沟通，对于办案过程中所遇到的问题，尤其是法律和技术问题，及时提供法律意见和技术支持，最好形成书面文件和材料，尤其是“实质性改变”的证明，如果有必要及时寻求技术部门的支持和帮助。
总体来看，实践中提出“实质性改变”的根本目的，是希望在“翻新”和“新制造”之间划一条界线，如果行为构成了实质性改变，那么就已经脱离了翻新或者循环经济的范畴，就没有“商标权利用尽”的适用空间，这时候应该倾向于保护商标权利人的法益，所以才有了即使不更换商标，或者仅仅是去除商标也构成侵权的案例。而如果未构成“实质性改变”，则应该给循环经济留下一定的空间，保护社会公众的利益。这种处理方式的合理性相信所有人都可以理解和接受，但是因为“非实质性改变”和“实质性改变”之间的界限并不是那么清晰，所以才出现在不同案件中法律定性各不相同的情况，加之具体商业模式的复杂性，比如流通过程中的换标、终端消费者的不知情（压缩机、汽车零部件等）等情况的发生，让该问题的法律定性就更为复杂。其实，如果要解决该问题也非常简单，在《循环经济促进法》中也有明确规定，即如果是翻新产品，应该明确加贴翻新标识，并且不能加贴权利人商标，只有规范了翻新行为，才能真正的从根本上解决翻新侵权的法律定性问题，否则，只能从个案角度来证明翻新构成“实质性改变”，遗憾的是《循环经济促进法》的这一要求并没有被很好的监管和实施。
注释：
[1]2022年4月25日颁布
[2]国知发保函字[2019]231号文
[3]（2019）闽02民初875号一审民事判决书
[4](2017)粤民终2659号，本案被评为2018年中国法院50件典型知识产权案例
[5]（2019）鄂11民初342号一审民事判决书
[6](2017)粤民终2659号
[7]（2012）穗中法知民初字第54号一审民事判决书
[8]（2020）粤0303民初16417号一审民事判决书
[9](2003)通中民三初字第15号一审民事判决书
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