深知灼见 | 现有设计抗辩和先用权抗辩的认定

2020-12-23 19:35:00
刘金虎诉深圳当纳利印刷有限公司、深圳市同和兴包装制品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

供稿 | 深圳知识产权法庭 王媛媛

编辑 | 秋水

关键词 

外观设计专利侵权  现有设计  先用权

裁判要点

在专利申请日之前,仅有特定的、少数主体知晓产品的外观,产品未处于公共领域并为不特定公众知晓的状态,不属于现有设计。但是,如果前述主体合法取得先用设计,已制造出与先用设计相同的产品,在专利获得授权后,行为人在原有范围内继续制造的该产品的,构成先用权,不侵犯外观设计专利权。

相关法条

《中华人民共和国专利法》第六十九条第二项

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二、三款

案件索引

一审:广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03民初3578号民事判决(2018年12月24日)

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查看判决书

(2018)粤03民初3578号

二审:广东省高级人民法院(2019)粤民终字第1034号民事判决

(2019年9月6日)

基本案情

原告:刘金虎

被告:深圳当纳利印刷有限公司

被告:深圳市同和兴包装制品有限公司

原告刘金虎诉称:1、请求判令两被告停止侵害原告外观设计专利权的行为;2、请求判令两被告连带赔偿原告经济损失及合理费用共计人民币200万元;3、本案的诉讼费用由两被告承担。

被告深圳当纳利印刷有限公司(以下简称当纳利公司)辩称:1、被告是一家的印刷业跨国巨头企业的控股公司,具有完整的设计能力。二、被告在申请日已经完成了生产、制造的所有准备,享有在先使用权。三、涉案产品属于现有设计,并不构成侵权。四、被告委托被告深圳市同和兴包装制品有限公司生产产品,在申请日前也已经完成了相同产品的生产制造的准备。五、原告恶意申请了被告独创的外观设计,并滥用权利,理应受理法律制裁,并赔偿被告的损失。

被告深圳市同和兴包装制品有限公司(以下简称同和兴公司)辩称:我方受被告当纳利公司委托生产加工。

法院经审理查明

2017年5月8日,原告刘金虎申请了名称为“书盒展示架”的外观设计专利,2017年9月15日获得授权,专利号为ZL201730165087.2。

2018年6月14日,深圳市市场监督管理委员会龙岗市场监督管理局对深圳市彩美印刷有限公司(以下简称为彩美公司)进行现场勘察,发现被控侵权产品3000套,三张送货单、一张外购送货单。前述单据上有被告同兴和公司、当纳利公司信息。现场查获的物料标签上注明:供应商“同合兴”。2018年6月21日,深圳市市场监督管理委员会宝安市场监督管理局对被告同和兴公司进行现场勘验,在其生产车间发现被控侵权产品的部分配件。

原告刘金虎是深圳市瑞盟包装设计有限公司(以下简称瑞盟公司)的法定代表人,2017年2月6日,被告当纳利公司以向原告刘金虎发送邮件的方式,向瑞盟公司订购货纸。从2017年5月2日至2017年5月20日,被告当纳利公司多次以向原告刘金虎发送邮件的方式,向瑞盟公司订购制被控侵权产品。上述时间内被告当纳利公司向瑞盟公司订购制被控侵权产品共6768套,货款金额共计人民并452424.48元(含税),其中,在涉案专利申请日2017年5月8日前,原告已向被告当纳利公司交付被控侵权产品840套。

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涉案专利公告图片(包括主视图、后视图、左、右视图、俯、仰视图共六幅视图)

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被控侵权产品图片

原、被告及本院的比对意见均为:两者构成相同。

被告当纳利公司主张现有设计抗辩和先用权抗辩:(1)2017年2月4日,被告当纳利公司向原告刘金虎发送邮件,定制10200套产品,附有产品制作图纸。(2)2017年5月4日,被告当纳利公司向瑞盟公司订购被控侵权产品,瑞盟公司于2017年5月5日、5月7日交付了该批被控侵权产品。(3)2017年4月28日、5月2日、5月4日、5月5日,被告当纳利公司通过邮件委托被告同和兴公司制造被控侵权产品。(4)2017年2月4日前,被告当纳利已经向其美国客户出示了涉案产品的图纸及拼出来的产品外观,并得到美国客户确认后再向原告刘金虎下订单。

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现有设计图片

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书盒平面图

原告确认根据前述图纸可以形成被控侵权产品,并主张在涉案专利申请日之前,系原告向被告当纳利公司提供了与前述图纸形状相同的图纸。

将被控侵权产品中的书架和底托分别拆开后,图片如下:

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 底托平面图

原、被告及本院均认为被控侵权产品的平面图与现有设计平面图相同。

原、被告当纳利公司确认,在涉案专利申请日之前,被告当纳利公司仅在深圳地区制造被控侵权产品,仅向美国出口被控侵权产品,未在中国境内销售。

裁判结果

广东省深圳市中级人民法院于2018年12月24日作出(2018)粤03民初3578号民事判决:驳回原告刘金虎的诉讼请求。

宣判后,刘金虎提出上诉。广东省高级人民法院于2019年9月6日作出(2019)粤民终字第1034号民事判决:驳回上诉,维持原判。

裁判理由

生效裁判认为,本案为侵害外观设计专利权纠纷。涉案专利处于合法有效状态,依法应受到法律保护。本案中,被诉侵权产品与原告专利产品属同类产品,经比对,被诉侵权产品与涉案专利构成相似,落入涉案专利的保护范围。

本案的争议焦点在于:1、被告当纳利公司主张的现有设计抗辩能否成立?2、被告当纳利公司主张的先用权抗辩能否成立? 

1、关于被告当纳利公司主张的现有设计抗辩问题

本案中,根据现有证据,仅有原告、原告所在的瑞盟公司、被告当纳利公司、被告同和兴公司、深圳市金阳光印刷有限公司、美国客户六个特定主体在专利申请日之前已经知晓侵权产品图纸和侵权产品外观,在专利申请日之前,侵权产品未在美国、中国上市销售,因此,前述六个特定主体知晓的侵权产品图纸、侵权产品没有向不特定的消费主体进行公开销售,未处于公共领域并为不特定公众可以知晓、获得的状态,不符合《中华人民共和国专利法》第二十三条第四款中关于“现有设计”的要求,其现有设计抗辩不能成立。

2、被告当纳利公司主张的先用权抗辩问题。

首先,在原告涉案专利申请日之前,被告当纳利公司已经拥有了实施外观设计的图纸,向瑞盟公司购买了实施外观设计的原材料,做好制造、使用的必要准备,且已实际制造出了产品。其次,被告当纳利公司在涉案专利申请日之前制造的产品与侵权产品种类相同、外观相同。第三,无论是被告当纳利公司自行设计还是原告自愿将制造侵权产品的图纸交给原告,被告当纳利公司均是合法取得先用设计。最后,被告当纳利公司一直采用委托加工的方式制造产品、销往国外,原告没有提供其他证据证明被告当纳利公司超出原有范围生产、销售产品,且根据原告的举证,被告当纳利公司目前委托制造产品的数量亦远远低于专利申请日之前委托制造产品数量。综上,被告当纳利公司提出的先用权抗辩符合《中华人民共和国专利法》第六十九条第(二)项的规定,不构成侵犯涉案外观设计专利权。

被告同和兴公司接受被告当纳利公司的委托制造侵权产品,且原告没有证据证明被告同和兴公司在被告当纳利公司委托事项之外还存在制造、销售侵权产品的行为,故被告同和兴公司亦不构成侵犯专利权。原告要求两被告停止构成侵权、赔偿侵权损失和维权支出的诉讼请求,不予支持。

法官点评

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主审法官简介

王媛媛

深圳知识产权法庭

四级高级法官

一、现有设计抗辩的适用条件

《专利法》第二十三条第四款规定,现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。一项技术是否构成现有设计,应当同时具备以下条件:1、必须实际存在某种公开行为;2、该公开行为必须在申请日或优先权日之前完成;3、该公开行为足以使公众通过正当途径得知;4、公众应当是不特定的人。在司法实践中,认定现有设计抗辩能否成立不需要考虑能够获知外观设计内容的公众的范围和数量,一般而言,会根据公开行为的性质、发生场景、受众特点等因素综合判断不特定公众知晓的外观设计内容的可能性。

本案中,涉案书架尚处在制造阶段,并未实际发生对外公开销售行为。知晓书架外观的仅为六个特定的主体,即委托制造者被告当纳利公司及其美国客户、实际制造者原告刘金虎以及其所在的瑞盟公司、被告同和兴公司和运输者深圳市金阳光印刷有限公司,都不属于专利法意义上的“公众”。书架没有向不特定的消费主体进行公开销售,未直接流入消费市场,不处于不特定公众想得知就能够得知的状态。因此,不符合现有设计抗辩的成立要件。

二、先用权抗辩的适用条件

但是,被告当纳利公司、被告同和兴公司确实在原告刘金虎申请专利之前已经制造了书架。当原告刘金虎申请了专利后,被告当纳利公司、被告同和兴公司不仅因为专利权的公开丧失了其对书架的前期投入,而且会因为专利侵权而停止该款产品的经营,显然不符合法律的公平原则。因此,专利法规定了先用权制度,保护在先使用者的投资,平衡在先使用者与专利人权的利益。《专利法》第六十九条第二款规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。

另一方面,先用权限制了专利权人的排他性权利,降低了专利对专利权人的价值,违背了专利法鼓励发明创造、推动发明创造应用的立法目的。于是,专利法为平衡先用权人的私人利益与公共利益,对先用权进行了相关限制。

(一)获取先用权的限制

获取先用权必须满足特定的主观要件、时间要件和行为要件、客体要件。

首先,先用权人主观上具有善意。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第15条规定,被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。有观点认为,如果先用权人从申请人处直接或间接合法获知技术或设计,不能适用在先权。本案中,原告刘金虎在上诉时也提出同样的理由,认为其基于供货关系将书架设计图纸发送给被告当纳利公司,并非赠予相关智力成果,被告当纳利公司没有合法取得涉案书架图纸,先用权抗辩不能成立。广东省高级人民法院则认为,“被告当纳利公司基于正常商业合作、履行合同等方式获得设计,并无违法行为。”笔者同意广东省高级人民法院的观点。笔者认为,只要先用权人并非以违法的方式从他人处获知,且之后的实施行为亦符合诚实信用原则,先用权抗辩可以成立。

其次,先用权人在申请日之前取得先用设计。需要说明的是,《专利法》第六十九条第二款中仅提及“专利申请日”,但笔者认为,先用权的时间要件也包括在优先权日之前。《专利法实施细则》第11条规定,“除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外,专利法所称申请日,有优先权的,指优先权日。”在专利申请公开之前,先用权人是无法预知其行为会侵害他人的专利权。为了最大化的降低这种不可预测性带来的风险,先用权的起算日期应当是专利申请日或优先权日。

再次,先用权人在“专利申请日之前已经实施专利或者为实施专利做好了技术或物质上的必要准备”[1]。《解释》第15条第2款规定“已经做好制造、使用的必要准备”的两种情形分别为:1、已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;2、已经制造或购买实施发明创造所必需的主要设备或原材料。

最后,先用权人已经实施或准备实施的是与专利产品相同的产品。虽然本案是外观设计专利侵权纠纷,不存在等同的情形,但对于实用新型专利纠纷、发明专利纠纷中,在判断相关产品是否为相同产品时,是否包括等同的情形呢?最高人民法院在北京英特莱技术公司与深圳市蓝盾实业有限公司北京分公司等侵害发明专利权纠纷案【案号(2015)民申字第1255号】民事判决书中,将“相同”扩展到了“等同”。该案中,被告使用了由案外人制造的被诉侵权产品防火卷帘帘面,落入了原告的发明专利权的保护范围。被告主张案外人在专利申请日前制造了相同产品,并且在原有范围内继续制造,依法享有先用权。最高人民法院在该判决中指出,《专利法》第六十九条规定的相同产品是指具有与涉案专利相同或等同的技术特征的产品。被诉侵权产品防火卷帘帘面与涉案发明专利构成等同,认定属于相同产品。

本案中,无论是被告当纳利公司自行设计还是原告刘金虎自愿书架的制造图纸交给被告当纳利公司,被告当纳利公司均是合法取得先用设计,具备主观善意。本案中,原告刘金虎申请专利的时间为2017年5月8日,被告当纳利公司自2016年2月22日起即与原告刘金虎协商、确定书架的图样,被告当纳利公司获得先用设计的时间明显早于涉案专利的申请日。2017年2月6日被告当纳利公司向原告刘金虎下单预定原料,2017年5月2日下单订购书架,2017年5月8日前收到部分书架。以上事实均表明,在涉案专利申请日之前,被告当纳利公司不仅已做好了制造书架的准备,而且已完成了部分制造工作。综上,被告当纳利公司满足了获得先用权的全部要件。

(二)行使先用权的限制

行使先用权的限制包括先用权行使范围的限制、先用权转让的限制。

第一,《专利法》第69条第2款规定先用权人在“原有范围”内实施先用权。《解释》第15条第3款规定,“专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”。从字面意义上看,生产规模是指作为生产单位所拥有或占有的固定投入的数量,它包括土地、劳动力、机械与设备的数量等。因此,司法解释是按照“数量”来核定“原有范围”。司法实践中,产量或销量成为判断先用权行使范围的最直接标准。本案中,被告当纳利公司在专利申请日后的委托制造、销售的书架数量并未超出申请日之前的数量,没有超出“原有范围”。

第二、本案虽不涉及先用权的转让,但是对先有权转让进行限制却是我国和大多数国家的共识。《解释》第15条第4款规定,“专利权人在专利申请日后将其已经实施或做好实施准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持。但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。”如前所述,先用权是专利垄断权的唯一缺口,为了保护专利权人的利益、实现专利法的立法目的,这“唯一缺口”必须固定。若允许先有权的随意转让,则“缺口”会越来越大,专利垄断权则不断被弱化,专利权人的利益不断受损。但是,先用权和与之相关的先用权企业一并转让或承继时,“缺口”的范围并没有扩大。允许这种转让,既体现了先用权人的意思自治和权利处分自由,也没有损害专利权人的利益,先用权制度维护的平衡关系没有被打破,应当得到专利法的认可。

注释:[1]《最高人民法院知识产权案件年度报告(2011)》

(图片来源:深圳知识产权法庭)

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