专利异议解决哪家强？并行的ITC和PTAB专利异议的优缺点

原标题：在美国国际贸易委员会及专利审判和上诉委员会同时提出专利异议的优缺点

作者 | Amy Simpson, Bing Ai, GeneLee, 博钦律师事务所

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美国专利审判和上诉委员会（PTAB）及国际贸易委员会（ITC）因解决专利纠纷快速高效而享誉盛名。PTAB的司法管辖权仅限于审查专利有效性， ITC的司法管辖权则更广。后者处理专利侵权、有效性及不可执行性问题，与州地方法院颇为相像。二者兼具的一个特点在于短时间内便能快速做出判决：PTAB平均需要18个月的时间，ITC则是16个月。同时在这两处对某单一专利提出异议时，上述时间上的重叠呈现出独特的优缺点。

迄今为止，不同于州地方法院的做法，ITC在双方复审程序（IPR）仍在进行中的情况下往往拒绝中止ITC诉讼。然而，IPRs对ITC调查有着显著影响，这取决于PTAB在IPR未决期间所做裁定以及诉讼的最后结果。若是考虑在上述两个法庭均提出专利有效性异议，这或可导致大量异议的产生，且不得不在一定时间内做出判决。

在ITC提起诉讼的优缺点

ITC为美国专利权所有人提供替代法院以实施其专利权，相较于在州地方法院提起诉讼更具优势：

在ITC提起诉讼的优点

速度。诉讼程序快，从开始到最终决议平均约16个月。

禁令。要想在州地方法院获得禁令救济变得越来越难，而在ITC这是自然而然的事情（在ITC禁令救济以排除令的形式存在，即禁止进口侵权产品）。若是被诉产品的来源未知，便可获得普遍排除令。

成本降低。可在单一ITC诉讼中举出多方及多个被诉产品，这可以节省开支。此外，无需对被诉方确立属人管辖权，因为ITC对于任何进口物品皆实施对物管辖权。

在ITC提起诉讼也存在着一些缺点。首先需要确立起诉权，专利权所有人必须证明存在“国内产业”，或是该产业正在筹备当中。此外，任何一方在ITC并不能收回金钱损失。相反，只能获取排除令作为救济，且该救济仅限于进口到美国的被诉物品。

做出判决所需时间则是出彩点。相较而言，ITC程序极为迅捷。控告提出后的30天内ITC会对其进行审查并发起调查。一般来说，ITC诉讼程序需要16个月的时间，美国贸易代表办公室（USTR）则有60天的时间对任何可能产生的救济进行否决。与此相反，IPR通常持续18-19个月，出于正当理由这一期限最多还可以延长6个月。

诉讼中止不太可能发生——ITC诉讼和IPRs一般并行开展

提交IPR或未决IPR并据此推迟或延期ITC救济裁定，这是不太可能的，除非PTAB做出最终判决且此判决不可复审。

例如，针对“部分网络设备、相关软件及同类组件（II）”，ITC于2016年5月初结束调查并发布救济裁定。此后不久，PTAB在最终书面裁决中认为所主张的权利要求不能取得专利权。然而，ITC拒绝做出紧急动议中止其救济裁定，并指出PTAB的判决可上诉至美国联邦巡回上诉法院（CAFC）。尽管PTAB认为相同的权利要求不能取得专利权，但鉴于上诉程序并未用尽，ITC不愿修改其判决（救济裁定）。

针对“部分3D影院系统及其同类组件”，考虑到PTAB认为某些权利要求不能取得专利权，ITC在最终救济裁定前做出了不同的判决。被告一提出动议请求，ITC就针对PTAB未决上诉所主张的不可授予专利权的权利要求中止了救济裁定。然而，针对IPR并未宣告无效的侵权权利要求，ITC维持其救济裁定。

一些评论家坚持认为，ITC在上述两个调查中所做判决自相矛盾。ITC在一个案例中针对PTAB判决的未决上诉中止了救济裁定，而在另一案例中却采取了相反的做法。然而，ITC试图区分这两个案情，其在针对影院系统的判决中指出：针对上述案例的诉讼中止对救济范围几乎没有实际影响（即便有，也是微乎其微），这是因为受制于救济裁定的被诉产品仅局限于那些PTAB认为是有效的权利要求。

基于上述两个案例，可以得出结论：ITC会在下述两种情况下中止救济裁定。其一，鉴于PTAB做出最终且不可上诉的相反判决，ITC会中止诉讼。其二，ITC会在对救济范围不产生实际影响的情况下中止救济裁定。然而，ITC在下述情况下不会中止诉讼，即对于PTAB所做出的相反判决仍可以提起上诉，中止救济裁定会使得潜在的侵权产品流入美国。

这两个调查也表明了要想提出IPR会有多难，因为IPR对任何既得ITC救济范围都会产生影响。ITC和IPR程序的时间轴相似，因此要想获得有关专利无效的IPR最终书面裁决是极其困难的，更不用说在ITC发布最终判决前用尽上诉选择权，除非ITC的调查大大推迟，或者早在提出ITC控告前便已提起IPR。

同时在PTAB和ITC立案的注意事项和实践技巧

面临ITC诉讼却又想在PTAB挑战专利有效性，这会出现什么样的结果？下述注意事项可用于评估在ITC立案过程中提起IPR诉讼的战略优势。

考虑接纳IPR审判记录作为证据。尽管ITC不太可能因为IPR中止诉讼或是推迟或延期救济，IPRs仍可以对ITC调查产生影响。

例如，针对“部分气凝胶隔热复合材料及其制造工艺”，首席行政法官（ALJ）在听证会后再次打开审判记录，将PTAB做出的两项拒绝被告提起IPRs的判决接纳为证据。ALJ指出，PTAB所做判决并不是最终判决并且是建立在不同的举证标准和案情记录之上。

然而，ALJ承认了PTAB所做判决之间的相关性。PTAB判决详细讨论了被告在调查中所依据的多种现有技术，其中包括ITC调查中存在争议的首要对比文件。尽管PTAB判决对ITC没有约束力，但也还是具有一定影响力的。PTAB作为技术法庭其法官皆精通技术。PTAB法官对现有技术对比文件力度的裁定也许很有用处，对ITC法官来说很有可能颇具说服力，因为ITC法官并不具备相同的专业技术背景。

IPR判决无论对原告还是被告来说都具有多种用途。针对“光纤用紫外光固化涂料”，被告宣称所主张的权利要求由于不公平行为而不可执行，这是因为特定现有技术是实质性的且在审查程序中被有意向专利审查员隐瞒。在并行的IPR程序中，PTAB对同一系争现有技术进行审查并认为其不具备实质性。ALJ在某种程度上依据此判决打击不公平行为抗辩。ALJ认为，鉴于PTAB裁定现有技术不具有实质性，被告则无法证明构成不公平行为的“若非则无”实质性。

因此，专利权所有人在IPR中所做声明也可用来削弱其在ITC诉讼中作为原告所提出的争辩。例如，如果专利权所有人在提交给PTAB的意见书中将专利范围限定在很小的范围内以克服现有技术，那么这些狭隘的声明便可用来在ITC打击专利权所有人的侵权抗辩及国内产业抗辩。

即便ITC做出判决，未决IPRs也可给被告带来制衡。未决IPR为受制于不利的ITC裁定的各方提供一种保险措施，因其可用来提供制衡，从专利权人那里协商得出更加有利的解决方式。

未决IPR还可用来在诉讼程序中制衡专利流氓，因专利流氓可不想冒险使其专利无效并在未来无法使用。例如，专利流氓往往会在ITC提起诉讼，这是因为排除令可构成强大的威胁，从而这些专利流氓在ITC获得的货币结算要比在州地方法院获得的损害赔偿要高。专利流氓并不制造产品，因而其没有理由害怕反侵权指控。然而，由于专利流氓的唯一收入来源便在于损害赔偿和货币结算，他们往往会针对其所主张专利对多个被告提起一系列诉讼。如果IPR受到威胁或是已提交但未决，专利流氓更可能达成数额相当的协议，结果便是IPR被终止（或是从未提起），专利流氓对其他当事人主张其专利权。