浅谈新产品制造方法专利侵权诉讼中新产品的认定问题

作者 | 吕元辉 福建景言律师事务所

编辑 | 墨客

引   言

（一）对新产品的认定关系到能否减轻原告的举证责任

《专利法》第61条第1款规定，“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”该条款主要来源于TRIPs协定第34条第1款的规定，“如果专利客体是制造方法……司法当局有权责令被控侵权人证明其生产相同产品的方法不同于该专利方法。成员方至少应在如下一种规定中选择，如无相反证据，未经专利权人许可而制造相同产品，应视为由该专利方法获得：（a）如果由该专利方法获得的产品是新产品；（b）如果该相同产品有很大的可能性是由该方法制造，且专利权人经合理努力仍未能确定该专利方法被实际使用。”众所周知，制造方法是通过人力或机械的行动来实现的，具有瞬时性和不可再现性。虽然可以通过录像、生产记录表等客观物进行一定程度的推测，但较难重现客观真实的行动过程，且这些资料一般掌握在被控侵权人手中，极难获得。根据第61条第1款的规定，一旦能够证明制造方法所直接获得的产品属于新产品，就能够极大的减轻专利权人的证明责任。专利权人为支持自己提出的主张，只需证明“产品相同”无需再证明不容易完成举证的“方法相同”，其举证的比较对象从方法转变成了产品。[1]因此，该类案件中能否认定为新产品对诉讼双方来说都非常重要。

（二）举证责任的依法分配是对专利权人和社会公众利益冲突的平衡

我国绝大多数民事案件的举证责任遵循谁主张谁举证的原则，举证义务人承担相应举证不利的后果。在专利侵权诉讼中也不例外，大部分侵权诉讼中的侵权行为的举证责任由原告完成。第61条第1款所涉及的对原告举证责任的减轻是例外情况，是考虑到平衡专利权人和社会公众利益冲突的结果。一方面，一旦证明专利方法所直接获得的产品是新产品，那么被控侵权人所制造的相同产品有极大可能性是使用了该制造方法。考虑到制造方法取证的难度，在举证责任上适度的照顾原告，即专利权人是比较合理的。但是，另一方面，随着科技的进步，制造相同或相似产品的方法必然是很多的，市面上不容易出现新产品，所谓的“新产品”往往都是对现有产品的细微改动，在性状上不存在明显区别。如果轻易认定为专利法第61条的新产品，容易造成非善意诉讼的发生而导致被控侵权人的负担，以及商业秘密的泄露。为了平衡上述矛盾，我们需要在认可新产品能够减轻专利权人举证责任的基础上，严格把关新产品的判断标准。

一、原告对新产品的证明责任

（一）原告应明确定义新产品

1. 明确由专利方法直接获得的产品的性状

在司法实践中，由专利方法直接获得的产品是否属于新产品是原被告双方争议的主要焦点，那么应先搞清楚专利方法直接获得的产品的性状，性状包括但不限于组份、结构、质量、性能、功能，并且这些因素之间都是相互关联的，比如组份、结构上的变化往往导致质量、性能、功能的变化。由于新产品的证明责任仍然在原告，且原告也是对其发明内容比较了解的一方，应当由其明确新产品的具体性状。

2.应得到说明书的支持，或为公知常识所必然可以推知

基于同样的发明内容，不同技术背景和立场的人可能解释出不同的新产品性状。原告可能会强调制造过程中所引入的微量组分变化，或者强调功能的大幅提升等。而被告可能会有意忽略专利方法直接获得的产品与现有产品存在的区别。因此，任何产品性状上的改变应当记载在专利文件中，特别是得到说明书的支持。对于说明书中没有记载的性状改变，需要由原告举证说明基于公知常识或基于本领域普通技术人员的认知是明确可以推知的。

3.避免采用制备方法定义新产品

对于产品的制备过程中，原料之间通常会发生化学反应，导致生成的产品组份和结构与原料之间存在差异。如A物质和B物质生成C物质和D物质，甚至由于反应条件的不同而生成C’物质和D’物质。此时，原告仍然以A、B物质的反应过程来定义生成的产品就会导致其范围模糊不清，也背离了以产品比对产品的立法目的。因此，除非以组份、结构等无法客观反映专利方法直接获得的产品，笔者认为在明确新产品性状过程中，应当尽量避免采用制备方法进行定义。

（二）存在产品权利要求并不必然认定属于新产品

作为一种权利要求书的撰写方法，在符合单一性的情况下，在同一个专利的权利要求书中可能存在相互并列的产品和方法独立权利要求。原告可能会认为存在与方法权利要求并列的产品权利要求，就不需要再举证证明新产品了，而推定为新产品。虽然这种情况下很大概率属于新产品，但仍然存在例外情况。

因为产品和方法的独立权利要求只要符合单一性就可以并列放置在一个权利要求书中，而这种单一性所反映的对应关系是多样的。比如，产品权利要求是中间体，方法权利要求是这种中间体的应用，或者方法权利要求是相关产品的检测方法等。也就是说，方法权利要求中所记载的技术方案并非产品权利要求所记载产品的制造方法。有些情况下，由于专利撰写的问题，虽然从两个独立权利要求引用关系和前序部分的字面意思上看具有制造与被制造的对应关系，但事实上却并非如此。因此，采用推定新产品的方式不可靠，举证责任分配上也不公平，所以仍然需要原告承担新产品的初步举证责任。

这种情况下，一方面原告应当指出其权利要求书中产品和方法的独立权利要求之间的对应关系，来证明二者之间是制造方法和该方法直接获得的产品的关系。另一方面，需要寻找最接近的现有产品并指出二者之间区别点所在。

在“上海艾尔贝包科技发展有限公司与义务市贝格塑料制品有限公司等侵害发明专利权纠纷”一案中有所体现，案涉权利要求书中存在方法权利要求和产品权利要求，原告做了对应性的比较，一审上海知识产权法院认为“根据权利要求3-5方法专利直接获得的产品包含了权利要求1产品权利要求的全部技术特征，仅是比权利要求1的专利产品多出了几个技术特征。结合专利说明书及附图，可以得出依照权利要求3-5制造的产品可以对应于权利要求1的专利产品，因该产品权利要求1已得到授权，在无相反证据的情况下，可认定其对应的产品系新产品。”[2] 二审上海高级人民法院支持了一审法院的上述观点，认为一审法院分配举证责任没有错误。[3]

在再审程序中，最高人民法院认为，权利人需要提交初步证据证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。不能仅因为方法专利对应的产品获得专利授权就推定产品是新产品，仍应由专利权人举证证明新产品。[4]

二、认定新产品的判断标准

新产品的认定涉及到专利方法直接获得的产品与现有产品的比对，那么比对后多大的区别能够达到新产品呢，其中的判断标准将成为诉讼双方争议的焦点问题。关于新产品的判断标准专利法中并没有定义，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释一》（以下简称《解释一》）第17条对“新产品”给出解释，“产品或制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品”，但实践中，对“新产品”的理解仍有争议。笔者认为可以归纳为三种判断标准，即新颖性判断标准、创造性判断标准和明显区别判断标准。

（一）新产品的新颖性判断标准

有学者认为最高院司法解释的规定与《专利法》中“新颖性”的规定相互呼应，“新产品”的“新”可借鉴“新颖性”的“新”。[5]如果按照专利法中新颖性的标准，二者相比只要有非公知常识的任何区别，即可认定为新产品。

但是，专利法中新颖性是在专利确权中的运用，是专利申请技术方案被授权的三个判断标准之一，也是最基础的标准，其后还需要判断创造性和实用性。尤其是创造性标准，需要技术方案与现有技术相比,发明具有突出的实质性特点和显著的进步，实用新型具有实质性特点和进步，创造性判断标准才是专利确权审查中的“金标准”，确权过程中采用严格的创造性要求体现了权利人利益与社会公众利益之间的博弈。

而侵权诉讼中，被控侵权人的行为在被生效法律文书判定为侵权行为之前，其一定程度上仍然属于社会公众的一部分，因为任何实施一定关联行为的主体都有可能成为诉讼案件的被告。如果在侵权诉讼的新产品认定过程中，仅采用类似确权中的新颖性判断标准，可能会导致新产品认定过于容易，被控侵权人的举证责任加重而损害社会公众的利益。

（二）新产品的创造性判断标准

另有学者提出新产品”的“新”类似于专利法中的“创造性”，[6]如前所述，创造性是指与现有技术相比,发明具有突出的实质性特点和显著的进步。但笔者认为，被授予专利权的是制造方法，制造方法的创造性改进并非一定会带来其直接获得产品的创造性变化。举例说明，如现有技术中，合成纤维是由蚕丝和高分子聚合物混纺而成，专利技术方案采用经过处理动物毛发形成的角蛋白和高分子聚合物混纺而成，其中对于动物毛发的处理方法是技术关键点，使得技术方案达到了创造性的高度。但是获得的合成纤维与现有技术相比，仅存在毛发形成的角蛋白和和蚕丝形成的丝蛋白的区别。若以创造性标准孤立的判断合成纤维产品组份，由于其与现有产品相比仅为类似组份的替换，恐难具有突出的实质性特点和显著的进步。因此，孤立的使用创造性判断标准对专利权人要求过高，难谓公平。

（三）新产品的明显区别判断标准

《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南(2017)>》第112条：专利法第六十一条规定的“新产品”，是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。在“中山市远宏实业有限公司”案[7]中，广东省高级人民法院认为新产品是“第一次生产的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者质量、性能、功能方面有明显区别。”两个地区的高级法院采用了“明显区别”作为判断标准，笔者认为“明显区别”判断标准较为合理，其处于前述新颖性判断标准和创造性判断标准之间，法院可以结合具体案情具体分析。这样就克服了单纯使用新颖性判断标准和创造性判断标准所带来的偏颇。进一步，笔者认为可以综合如下因素判定区别点是否明显，（1）区别点与案涉专利的发明点是否呼应；（2）区别点能否得到说明书支持；（3）区别点体现在组份是增加、减少亦或替换。

（四）判定区别点是否明显应综合考虑的因素

1、区别点与案涉专利的发明点是否呼应

专利侵权诉讼中，专利的发明点在判定技术特征等同等过程中是非常重要的考量因素，笔者认为在判定新产品过程中亦是如此。众所周知，专利方法直接获得的产品中必然存在多种组份或结构，各个组份之间不可能同等重要。通过明确专利技术的发明点，能够知晓该专利方法中哪些步骤或原料是关键，从而进一步确认这些关键步骤或原料在获得的产品中生成了哪些组份或结构，导致质量、性能、功能方面的哪些变化，在新产品判断时，就重点比对上述性状。仍然以前述合成纤维为例，通过阅读专利文件，可知动物毛发的处理方法是技术关键点，那么合成纤维中是否含有动物毛发形成的角蛋白就是比对的要点。若现有技术中合成纤维的蛋白质组份只有蚕丝提取的丝蛋白或者牛奶的酪蛋白，那么即使丝蛋白、酪蛋白与角蛋白相比在理化性质上相近似，也仍然可以认为专利技术直接获得的产品与现有技术相比在组份上具有明显区别，属于新产品。反之，若现有技术中，也存在角蛋白合成纤维，区别仅在于所选取的具体高分子聚合物不同，但是案涉专利的发明点并非高分子聚合物的选取，且具体高分子聚合物的选择也属于现有技术记载的常规选择。这种情况下，可以认为专利技术直接获得的产品与现有技术相比在组份上不存在明显区别，不属于新产品。

2、区别点能否得到说明书支持

一般而言，只要制造方法上改变大概率导致产品在组份、结构上区别于现有产品，只是这些区别是否达到明显的程度。专利权人作为原告，为了套用专利法相关规定，必然刻意强调这些区别点，说明其对产品在质量、性能、功能方面可能带来的重大影响。但是，原告这些解释可能超出了专利文件的记载范围，存在“杜撰”的可能性。因此，判断组份、结构的区别是否明显，是否带来质量、性能、功能方面明显的影响，应当在案涉专利文件中寻找依据。虽然可能存在说明书中未记载的明显区别，但笔者认为至少是本领域普通技术人员基于案涉专利文件的记载可以毫无疑义推断出的。

3、区别组份是增加、减少亦或替换

专利方法直接获得的产品相比于现有产品可能存在组份上的增加、减少亦或替换，笔者认为类比在专利确权过程中，组份的增加、减少的创造性高度较高；若组份上存在增加、减少，其认定为新产品的可能性较高。若区别点在于部分组份被替换了，则判断过程应当更加谨慎，需要重点考虑这种替换是否是涉案专利的发明点，若非发明点，则需进一步判断这种替换是否为常规技术手段。

三、结语

在司法实践中，适用专利法第61条第1款的情况比较少，经过学者统计，裁判文书中适用或讨论该条款的仅为125份，其中成功适用该条款的仅为33份。这说明专利权人和法律界人士对于该条款的理解还存在较大偏差，笔者的研究也较为肤浅，属于一家之言。

笔者认为，该类案件案情一般较为复杂，法院应结合具体案情，充分使用自由裁量权和调查权，适用循环举证的方式，对是否构成“新产品”进行个案认定。

参考文献：

[1] 汪赛飞,赵刚．论中国新产品制造方法专利侵权诉讼中举证责任减轻规则的适用[J]．专利代理，2020（5），18.

[2] 上海知识产权法院民事判决书（2016）沪民初841号。

[3] 上海高级人民法院民事判决书（2018）沪民终8号。

[4] 最高人民法院民事判决书（2018）最高法民申4149号。

[5] 孔祥俊,王永昌,李剑．关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释[J]．人民司法，2010（3期），33.

[6] 国家知识产权局条法司．专利法研究（2007）[M]//北京：知识产权出版社 2008 ：408 .

[7] 广东省高级人民法院民事判决书（2007）粤高法民三终字第209号。

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