商标行政案件中同意书考量因素探讨

作者 | 董晓萌 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所  

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在基于《商标法》第三十条[1]的商标驳回复审案件中，商标申请人克服引证商标障碍的常用策略之一是提交引证商标所有人出具的同意书[2]。通常，在商标有一定区分度的情形下，商评委和法院倾向于接受同意书，从而准许诉争商标的注册，其原因基本为：作为对商标共存是否会导致混淆最为关注的主体，如果引证商标所有人通过出具同意书，明确对争议商标的注册、使用予以认可，那么可以从很大程度上说明，诉争商标和引证商标的共存不会引起消费者混淆，两商标的共存可以被准许。

可是，在诉争商标和引证商标高度近似、甚至相同的案件中，商评委和法院的一贯做法是不能以引证商标所有人出具同意书为由，就准许诉争商标的注册，其原因基本为：商标法的立法目的一方面在于保护商标权人的利益，维护其商标信誉，保护生产、经营者的利益；另一方面在于保障消费者利益，防止市场混淆，促进社会主义市场经济的发展。因此，若诉争商标与在先商标指定使用的商品相同或类似，且诉争商标标识与在先商标标识相同或极为近似，出于维护正常市场秩序、防止混淆的目的，通常不应考虑相关的共存协议。[3]

值得引起思考的是，在诉争商标和引证商标高度近似或相同的案件中，同意书是否一概不应被认可？如回答为否定，那么，基于同意书准许诉争商标的注册，应考虑哪些因素？在出具同意书的驳回复审案件中，还有哪些问题值得思考？本文试从最高法院“NEXUS”再审商标案[4]着手，对前述相关问题进行粗浅分析。

一、“NEXUS”商标再审案件介绍

1、最高法院推翻复审裁定以及一、二审判决

第11709162号“NEXUS”申请商标由谷歌公司（再审申请人）于2012年11月7日提出申请，指定在第9类“手持式计算机、便携式计算机”商品上。申请商标被商标局驳回，理由是与第1465863号“NEXUS”引证商标构成类似商品上的近似商标，引证商标由株式会社岛野于1999年5月13日提出注册申请，核定使用商品为第9类“自行车用计算机”，专用期限至2020年10月27日。尽管引证商标所有人为申请商标的注册出具了同意书，但一、二审法院仍以“应保障消费者利益，防止市场发生混淆”为由不准予申请商标的注册。谷歌公司就此案向最高法申请再审。

最高院经过审理，在综合考虑申请商标与引证商标标志的差异程度、指定使用的商品的关联程度，以及株式会社岛野出具同意书等情形的基础上，推翻了之前的复审裁定以及一、二审判决，认定诉争商标的注册未违反《商标法》第二十八条[5]的规定。

2、同意书在“NEXUS”商标再审案中的认定

本案中，最高院对引证商标所有人出具的同意书予以了充分考虑，事实上，申请商标最终被认为可以与引证商标共存，同意书起到了最为关键性的作用。最高院阐明，在同意书没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情况下，应当予以必要的尊重。

“NEXUS”商标再审案件中，虽然申请商标和引证商标完全相同，但在综合考虑各种因素后，最高院接受了引证商标所有人出具的同意书，再审判决所体现的精神为：在诉争商标和引证商标高度近似或相同的案件中，同意书并非一概不应被认可，能否基于同意书准许诉争商标的注册，应综合考虑各项因素。

二、高度近似或相同商标驳回复审案件中同意书考量因素

1、最高院判决中关于同意书的考量因素（以“NEXUS”商标再审案件为例）

在“NEXUS”商标再审案件中，诉争商标和引证商标相同，最高院对同意书予以接受并最终认可了诉争商标的注册。总结“NEXUS”商标再审案，可以得出的结论是，在高度近似或相同商标驳回复审案件中提交的同意书是否能被接受，以下因素应该予以综合考虑：

（1）商标近似程度

“NEXUS”商标再审案中商标相同，如有的案件中商标有一定的差异，则更易于使同意书被接受。

（2）商品关联程度和实际使用情况

“NEXUS”商标再审案中最高院认定虽然申请商标与引证商标形式上都与“计算机”有关，但引证商标指定使用的商品为“自行车用计算机”，与自行车体育运动密切相关，而申请商标为“手持式计算机、便携式计算机”，属于消费电子领域。因此，虽然二者形式上都与“计算机”有关，但功能、用途、销售渠道、使用方式、消费对象等均存在一定差异。

笔者认为，商品的实际使用领域和所处市场是非常关键的考虑因素，因为其直接决定了消费者对于商标共存的混淆可能性和混淆程度。

（3）申请商标和引证商标的使用情况及各自所有人知名度情况

“NEXUS”商标再审案中，最高院认定谷歌公司、株式会社岛野分别为相关领域的知名企业。

由于诉争商标和引证商标所有人有各自的知名度领域和范围，相关公众对于两者的市场区分和商业格局会非常了解，这也有助于消费者进一步将两商标区分开来。

（4）申请人是否具有主观恶意

“NEXUS”商标再审案中，最高院认定没有证据证明谷歌公司申请或使用申请商标时存在攀附株式会社岛野及引证商标知名度的恶意。

实际上，申请人是否有主观恶意也是非常关键的因素，如主观无恶意，则在实际使用过程中，商标所有人可能会尽量避开商标混淆的产生。

（5）除了商标外，是否有其他要素可以一并起到区分商品/服务来源的作用

“NEXUS”商标再审案中认定除申请商标和引证商标外，包括谷歌公司的企业名称及字号、相关商品特有的包装装潢等其他商业标志也可以一并起到区分来源的作用。

该项考虑因素，是对商标实际使用方式、指定商品或服务具体呈现给消费者的形式的综合考虑，其立足点还是在于避免公众的产源混淆。

（6）同意书是否损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益

“NEXUS”商标再审案中，最高院认定中没有证据证明同意书会损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益。

2、高度近似或相同商标驳回复审案件中同意书的其他考量因素

商标共存现象的立足点是商标功能论，在相同或类似商品或服务上使用相同或近似商标的行为，只要不损害商标产源功能的发挥、不引起消费者的混淆，即可实现商标共存，这些行为包括：相同商标使用在相同商品或服务上，相同商标使用在类似商品或服务上等[6]。笔者认为，除了上述最高院所列举的因素外，以下可作为高度近似或相同商标驳回复审案件中同意书的其他非穷尽性的考量因素：

(1) 两商标共存使用的历史和现状

如在鳄鱼商标案[7]中，尽管商标高度近似，最高院最终准许两商标的共存，就综合考虑了鳄鱼国际公司的主观意图、双方共存和使用的历史和现状等因素。

在高度近似或相同商标驳回复审案件中，诉争商标所有人可以提交证据证明双方商标共存的历史原因，以及双方商标共存于市场的现状格局，由此证明商标的共存不会损害商标的产源识别功能、不会导致消费者的混淆。

(2) 两商标在其他国家和地区共存的例证

如在鳄鱼商标案中，最高院认定，从相关国际市场看，双方诉争标识在亚洲部分国家和地区已经长期形成共存和使用的国际市场格局。

在高度近似或相同商标驳回复审案件中，诉争商标所有人可以提交证据证明双方商标在其他国家和地区共存的例证，由此增强法官准予诉争商标注册并不会引起市场混淆的内心确信。

三、其他问题

关于同意书在商标驳回复审案件中的适用，还有很多问题值得进一步研究，以下略举几例：

1、商标局审查阶段同意书的接受问题

现实操作中，在提交新申请时，如商标申请人提交在先商标所有人出具的同意书，商标局并不会予以考虑。同意书只允许在商标复审阶段提交。事实上，如果在商标申请阶段，同意书能够被予以接受，在商标局对商标进行实质审查时，便能够对申请商标和在先商标是否能够共存进行甄别，对于可以共存的，可直接准许申请商标的注册，这可省去商标申请人随后提交复审或诉讼，缩短申请商标获准注册的时间、减少后期不必要的行政和司法程序。

2、同意书是否全面反映引证商标利害关系人的意思表示

在商标复审阶段，提交简单版本的引证商标所有人出具的同意书即可（一般来说，同意书只需有商标信息、双方主体信息、引证商标所有人意思表示同意诉争商标注册等信息），至于引证商标是否还有其他利害关系人等情形一般不予考虑。事实上，这样的同意书存在诸多问题，比如，对于经许可的引证商标，被许可人作为引证商标的利害关系人，也应对申请商标的注册是否会损害其利益做出声明，否则，所提交的同意书可能无法全面反映引证商标利害关系人的意思表示。

    综上，对于在高度近似或相同商标驳回复审案件中提交的同意书，不应一概予以否认，应在综合考虑历史、现实、主观、客观等各项因素的基础上，如果可以认定申请商标的注册不会损害在先商标的产源识别功能、商标的共存不会引起消费者的混淆，则应对同意书予以接受并准许诉争商标的注册。在同意书适用案件中，还有诸多值得研究的问题应引起关注，这值得学界和实务界的进一步深入思考。

注释：

[1]《商标法》第三十条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

[2]商标申请人有时也会提供商标共存协议，共存协议和同意书虽然形式存在差异，但实质相同，都是引证商标所有人允许在后诉争商标注册的意思表示。

[3]（2014）一中行（知）初字第9012号行政判决书

[4]（2016）最高法行再103号判决书

[5]本案涉及的是修改前的《商标法》第二十八条，内容与现行《商标法》第三十条相同。

[6]见《商标共存：原理与判例》，黄双武、刘维等著译，法律出版社，2013年版，第6页

[7]最高人民法院（2009）民三终字第3号民事判决书