特稿 | 移动通信领域标准必要专利无效案件数据化解析
作者 | 张鑫 北京隆诺律师事务所律师、专利代理师
编辑 | 玄袂
本文中，笔者以中国国家知识产权局针对涉及移动通信领域的SEP专利作出的无效宣告审查决定为研究范围，结合自身SEP专利无效及诉讼的办案经验，从数据统计角度予以解析，以期整体把握SEP专利无效案件情况。
本文共计6251字，并配有22张数据图表。
具体而言，笔者分别从“SEP专利的基本情况概览”“SEP专利的无效情况概览”“成立的无效宣告理由概览”以及“数据解析及办案启示”这四个方面予以论述。
在第一个方面“SEP专利的基本情况概览”中，就国家知识产权局作出无效决定的218件SEP专利，分别从SEP专利所属的通信标准的标准维度、SEP专利申请日及无效决定决定日的时间维度以及SEP专利专利权人国别的主体维度这三个视角，对SEP专利的整体情况予以呈现。
在第二个方面“SEP专利的无效情况概览”中，就SEP专利共涉及的251次有效的无效请求，分别从请求人维度、无效请求的提出次数维度及无效决定的结果维度这三个视角，对SEP专利的无效整体情况予以呈现。
在第三个方面“成立的无效宣告理由概览”中，针对创造性问题、新颖性问题、修改超范围问题、不清楚问题、不支持问题、不简要问题、缺乏必要技术特征问题的涉及情况，分别予以数据呈现，并对于创造性问题中的对比文件组合和对比文件类型，进行了较为详细的分析。
在第四个方面“数据解析及办案启示”中，以笔者个人角度，从SEP专利无效案件情况数据解析和SEP专利无效案件办案启示这两方面，分别从国外主体和国外主体、专利权人和请求人的角度，予以提供解读和办案建议。
以下为本文目录：
目 录
一、SEP专利的基本情况概览
1、以标准维度为视角
2、以主体维度为视角
3、以时间维度为视角
二、SEP专利的无效情况概览
1、以请求人维度为视角
2、以无效结果维度为视角
（1）无效结果整体数据
（2）专利权人为国内主体和国外主体的区分数据
（3）请求人为国内主体和国外主体的区分数据
3、以无效次数维度为视角
三、成立的无效宣告理由概览
1、关于优先权成立问题
2、关于创造性问题
（1）关于对比文件的组合
（2）关于对比文件的类型
3、关于新颖性问题
4、关于其他问题
四、数据解析及办案启示
1、SEP专利无效案件情况数据解析
2、SEP专利无效案件办案启示
（1）站位请求人的办案启示
（2）站位专利权人的办案启示
结语
近年来，移动通信领域标准必要专利纠纷呈白热化之势，国际间司法管辖权的争夺、诉讼禁令的程序对抗、全球许可费率的裁决冲突等问题已成为角力焦点。此中，作为制衡标准必要专利专利权人的最有效手段之一，被许可人往往在专利所属国提起专利权无效程序，以动摇权利基础或迫使专利权人作出不利解释。在此，笔者以中国国家知识产权局针对涉及移动通信领域的标准必要专利（以下简称“SEP专利”）作出的无效宣告审查决定（以下简称“无效决定”）为研究范围，结合自身SEP专利无效及诉讼的办案经验，从数据统计角度予以解析，以期整体把握SEP专利无效案件情况。
01
SEP专利的基本情况概览
国家知识产权局作出无效决定的SEP专利共有218件，以下从SEP专利所属的通信标准的标准维度、SEP专利申请日及无效决定决定日的时间维度以及SEP专利专利权人国别的主体维度这三个视角，对SEP专利的整体情况予以呈现。
1、以标准维度为视角
如下图1所示，在全部SEP专利中，主要涉及3G通信标准的情况占10.6%，主要涉及4G通信标准的情况占45.9%，主要涉及5G通信标准的情况占44.0%。
就该些SEP专利所覆盖的规范系列而言，如下图2所示，SEP专利主要集中于36系列“LTE无线侧技术”（占比为41.9%）、25系列“无线侧技术”（占比为22.3%）、38系列“5G无线侧技术”（占比为19.9%）、23系列“系统结构和技术实现相关”（占比为6.8%），其中规范内容主要分布于E-UTRAN的物理层规范和高层规范，依次涉及TS 36.331 RRC协议描述、TS 36.213物理层过程、TS 36.321 MAC层协议、TS 36.212复用和信道编码、TS 36.211物理层信道和调制等。
图1
图2
2、以主体维度为视角
SEP专利中，如下图3所示，专利权人为国外公司或其中国关联公司（以下简称“国外主体”）的情况占91.7%，专利权人为中国公司或个人（以下简称“国内主体”）的情况占8.3%，其中美国公司主体的情况占28.4%、欧洲公司主体的情况占28.0%、日本公司主体的情况占20.6%、韩国公司主体的情况占14.7%。作为数量最多的专利权人，排在前三的主体依次为交互数字公司占44件，爱立信公司占32件，夏普公司占28件。
图3
3、以时间维度为视角
SEP专利的申请日或第一优先权日的时间范围如下图4所示，从1993年覆盖至2014年，集中于2007年、2008年、2002年、2006年。针对SEP专利作出的无效决定的数量（以下简称“决定数”）如下图5所示，从2014年起整体呈上升趋势，2020年一整年间总决定数达到60件，这亦能侧面反映移动通信领域标准必要专利纠纷近年来逐渐升温。
图4
图5
02
SEP专利的无效情况概览
SEP专利共涉及251次有效的无效请求，以下从请求人维度、无效请求的提出次数（以下简称“无效次数”）维度及无效决定的结果（以下简称“无效结果”）维度这三个视角，对SEP专利的无效整体情况予以呈现。
1、以请求人维度为视角
在全部无效请求中，如下图6所示，请求人为国内主体的情况占88.8%，请求人为国外主体的情况占11.2%。其中，请求人以“稻草人”身份提出的无效请求共计25次，约占全部无效请求次数的10.0%。
图6
2、以无效结果维度为视角
就无效结果而言，包括宣告全部无效的审查决定（以下简称“全部无效决定”）、宣告部分无效的审查决定（以下简称“部分无效决定”）及宣告维持有效的审查决定（以下简称“维持有效决定”）三种，以下，笔者就整体数据、当事人为国内主体或国外主体的区分数据，对于无效结果予以呈现。
（1）无效结果整体数据
总体上，如下图7所示，全部无效决定占比为38.6%，部分无效决定占比为26.3%，维持有效决定占比为35.1%。
图7
（2）专利权人为国内主体和国外主体的区分数据
进一步地，在将专利权人区分为国内主体和国外主体的情况下，如下图 8所示，相较于上述无效结果的整体数据，若专利权人为国内主体，则全部无效决定占比为12.5%，部分无效决定占比为29.2%，维持有效决定占比为58.3%；若专利权人为国外主体，则全部无效决定占比为41.4%，部分无效决定占比为26.0%，维持有效决定占比为32.6%。
图8
（3）请求人为国内主体和国外主体的区分数据
另一方面，在将请求人区分为国内主体和国外主体的情况下，如下图9所示，相较于上述无效结果的整体数据，若请求人为国内主体，则全部无效决定占比为42.6%，部分无效决定占比为24.2%，维持有效决定占比为33.2%；若请求人为国外主体，则全部无效决定占比为7.1%，部分无效决定占比为42.9%，维持有效决定占比为50.0%。
图9
进一步地，在请求人为国内主体且将专利权人区分为国内主体和国外主体的情况下，如下图10所示，相较于上述请求人为国内主体的整体数据，若专利权人为国内主体，则全部无效决定占比为10.0%，部分无效决定占比为10.0%，维持有效决定占比为80.0%；若专利权人为国外主体，则全部无效决定占比为44.1%，部分无效决定占比为24.9%，维持有效决定占比为31.0%。
图10
另一方面，在请求人为国外主体且将专利权人区分为国内主体和国外主体的情况下，如下图11所示，相较于上述请求人为国外主体的整体数据，若专利权人为国内主体，则全部无效决定占比为14.3%，部分无效决定占比为42.9%，维持有效决定占比为42.9%；若专利权人亦为国外主体，则全部无效决定占比为0%，部分无效决定占比为42.9%，维持有效决定占比为57.1%。
图11
3、以无效次数维度为视角
每件SEP专利的平均无效次数为1.15次，无效次数为2次以上的专利占总专利数量的10.1%。如下图12所示，对于仅提起1次无效请求的专利，宣告全部无效的审查决定（以下简称“全部无效决定”）占比为44.1%，宣告部分无效的审查决定（以下简称“部分无效决定”）占比为25.1%，宣告维持有效的审查决定（以下简称“维持有效决定”）占比为30.8%；对于提起2次无效请求的专利，全部无效决定占比为33.3%，部分无效决定占比为29.2%，维持有效决定占比为37.5%；对于提起3次无效请求的专利，全部无效决定占比为8.3%，部分无效决定占比为25.0%，维持有效决定占比为66.7%；对于提起4次无效请求的专利，全部无效决定占比为12.5%，部分无效决定占比为50.0%，维持有效决定占比为37.5%。
图12
03
成立的无效宣告理由概览
无效结果为全部无效决定和部分无效决定的情况共计163件，占总决定数的64.9%。其中，全部无效决定如下图13所示，所涉无效理由从多到少依次包括创造性问题（占比为79.4%）、新颖性问题（占比为10.3%）、修改超范围问题（占比为10.3%）、不清楚问题（占比为2.1%）、不支持问题（占比为2.1%）、缺乏必要技术特征问题（占比为1.0%）；部分无效决定如下图14所示，因无效程序中修改权利要求而宣告部分无效的案件占比为60.6%，在此基础上，所涉无效理由从多到少依次包括创造性问题（占比为33.3%）、新颖性问题（占比为7.6%）、修改超范围问题（占比为3.0%）、缺乏必要技术特征问题（占比为1.5%）、不清楚问题（占比为1.5%）、不支持问题（占比为1.5%）、不简要问题（占比为1.5%）。
图13
图14
1、关于优先权成立问题
在全部无效请求中，请求人提出了SEP专利优先权不成立问题的情况共计51次，占全部无效请求次数的20.3%。在请求人提出的该51次优先权问题中，如下图15所示，优先权完全或部分不成立的情况占29.4%（亦即，占全部无效请求次数的6.0%），其中优先权不成立有助于后续权利要求不具备新颖性或创造性的无效理由成立的情况占六成。除此以外，优先权成立的情况占37.3%,优先权问题未审理的情况占27.5%，请求人明确放弃优先权不成立的无效理由的情况占3.9%，专利权人放弃所要求的优先权的情况占2.0%。
图15
2、关于创造性问题 （1）关于对比文件的组合
在SEP专利不具备创造性的无效理由成立的审查决定中，就针对独立权利要求的对比文件组合而言，如下图16所示，使用1篇对比文件的情况占37.7%，使用2篇对比文件的情况占53.2%, 使用3篇对比文件的情况占9.1%，更多篇数的对比文件的组合难以得到合议组的认可。
图16
（2）关于对比文件的类型
就权利要求不具备创造性的无效理由成立所使用的对比文件类型而言，如下图17所示，对比文件系提案的情况占39.2%，系专利文献的情况占37.8%，系技术标准或规范的情况占14.2%，系技术报告的情况占4.1%，系例如期刊论文、学术论文、书籍等其他非专利文献的情况占4.7%。
图17
进一步地，在对比文件系提案的情况下，如图18所示，以3GPP RAN WG1和WG2工作组负责的提案为主，此外还涉及3GPP CT工作组、SA工作组负责的提案、IEEE提案等。
图18
在对比文件系专利文献的情况下，如下图19所示，以国际公开文本、中国专利文献、美国专利文献及欧洲专利文献为主。
图19
在对比文件系技术标准或规范的情况下，如下图20所示，主要集中于TS 36系列、25系列和23系列的规范，此外还涉及IEEE 802.11标准、3GPP2标准及TIA/EIA标准。
图20
3、关于新颖性问题
在SEP专利不具备新颖性的无效理由成立的审查决定中，就权利要求不具备新颖性的无效理由成立所使用的对比文件类型而言，如下图21所示，对比文件系技术标准或规范的情况占37.5%，涉及TS 36系列和25系列规范以及IEEE 802.11标准；对比文件系提案的情况占31.3%，涉及3GPP RAN WG1和WG2工作组负责的提案；对比文件系专利文献的情况占31.3%。
关于新颖性问题中的抵触申请情况，在全部无效请求中，请求人提出SEP专利相对作为抵触申请的对比文件不具备新颖性的无效理由的情况共计3件。其中，2件无效案件中，对比文件构成抵触申请，且SEP专利相对该抵触申请不具备新颖性的无效理由成立；1件无效案件中，尽管对比文件构成抵触申请，但该无效理由未能成立。
图21
4、关于其他问题
除了新颖性及创造性问题，宣告全部无效或部分无效的审查决定中，涉及修改超范围问题、不清楚问题、不支持问题、不简要问题及缺乏必要技术特征问题的情况占11.7%，涉及该些无效理由的专利权人如下图22所示，仅1件为国内主体，其余均为国外主体。
图22
04
数据解析及办案启示
1、SEP专利无效案件情况数据解析
从以上数据，针对SEP专利无效案件情况，可简单画像如下：
在SEP专利无效案件中，SEP专利主要集中于2006年至2008年提交的涉及4G和5G通信标准下物理层规范和高层规范的专利，专利权人以国外主体为主，请求人以国内主体为主。
请求人对SEP专利提起无效请求的平均次数为1.15次，获得宣告SEP专利全部无效或者部分无效的结果的概率为64.9%，略高于发明专利的54.34%的平均无效率，且随着无效请求提起次数的增多，SEP专利被宣告无效的概率呈降低趋势。值得注意的是，国内主体和国外主体作为不同当事人，其无效案件的结果存在一定差异。更具体地，专利权人为国内主体时无效结果为维持有效的概率，是专利权人为国外主体时的1.79倍；请求人为国内主体时无效结果为全部无效的概率，是请求人为国外主体时的6.00倍。进一步地，请求人为国内主体且专利权人为国外主体时无效结果为全部无效的概率，是请求人为国外主体且专利权人为国内主体时的2.98倍。
此外，针对SEP专利的无效理由涵盖了创造性问题、新颖性问题、修改超范围问题、缺乏必要技术特征问题、不清楚问题、不支持问题、不简要问题，且一定程度上利用优先权成立问题延后SEP专利申请日或优先权日的界定。特别地，在创造性问题中，绝大多数SEP专利的技术方案以两篇对比文件的组合方式被宣告无效，且未存在使用四篇及以上对比文件的组合方式的情况。其中，对比文件的主要类型约六成为技术标准、技术规范、技术报告和提案，涵盖了3GPP、3GPP2、IEEE、TIA/EIA等协会的技术文件，其中提案的来源主要集中于3GPP RAN WG1和WG2工作组。此外，对于除新颖性及创造性问题以外的其他无效理由，因此而被宣告无效的SEP专利的专利权人绝大多为国外主体。
据此可见，国内主体无论是作为请求人还是专利权人，在中国无效案件的攻击与防守中，均具有更丰富的经验和优势；与此相对，国外主体作为专利权人，其SEP专利在除新颖性及创造性问题以外的问题上，尤其在优先权成立问题、修改超范围问题上，存在不同程度的缺陷或隐患，面临被宣告无效的较大挑战。
2、SEP专利无效案件办案启示 （1）站位请求人的办案启示
SEP专利无效案件中，作为请求人，应以新颖性问题及创造性问题的无效理由为主，其他问题的无效理由为辅，综合制定无效策略及无效理由组合。
针对新颖性问题及创造性问题，在SEP专利存在优先权时，应仔细核实SEP专利与优先权的技术方案之间的区别点，以确定SEP专利的各优先权是否成立。在存在优先权不成立的可能性时，就优先权不成立的技术方案，对比文件的检索中除了应覆盖SEP专利优先权日以前公开的现有技术、以及优先权日以前申请且其以后公开的抵触申请之外，还应延伸至SEP专利申请日以前公开的出版物、以及申请日以前申请且其以后公开的专利申请。其中，针对SEP专利的对比文件的检索，在根据技术方案判断了所属功能及可能涉及的规范的基础上，对于非专利文献，应重点聚焦3GPP的提案和规范，并关注IEEE等的技术规范、期刊文献、会议报告等作为证据补强的来源；对于专利文献，应重点考虑同族专利审查的检索历史，追溯检索历史中引用的对比文件及其同族专利文件或引证文件。对于对比文件的组合方式，以两篇对比文件为宜，避免三篇及以上的组合。
针对其他无效理由，应仔细核实SEP专利是否存在修改超范围问题，在SEP专利是分案申请时，核实分案是否超出母案记载的范围。同时，利用缺乏必要技术特征问题、不清楚问题、不支持问题、不简要问题，设计SEP专利所存在的缺陷的具体内容，以使专利权人对于SEP专利的技术方案作出具体的限缩解释。由此，一方面消除新颖性问题及创造性问题中SEP专利与对比文件之间的区别，另一方面突出优先权成立问题中SEP专利与优先权的技术方案之间的区别点，特别地，在已知SEP专利所关联的技术标准时，使SEP专利的技术方案偏离所关联的技术标准，以有助于关联侵权纠纷案件的抗辩。
由此，请求人应着眼于SEP专利与对比文件、优先权、所关联的技术标准这三者之间各自的关联和区别，综合制定整体无效策略，设计由新颖性问题及创造性问题的无效理由与其他问题的无效理由构建而成的无效理由组合。
（2）站位专利权人的办案启示
另一方面，SEP专利无效案件中，作为专利权人，应谨慎解释，巧施修改，善用反证。
一般而言，请求人往往在法定期限内提出多轮无效理由和证据，专利权人应在摸盘SEP专利、对比文件、优先权、所关联的技术标准等文件的基础上，明晰发明点与风险点，在针对请求人提出的无效理由的答复中，避免作出多余解释而落入请求人的陷阱，或者采取不予答复而待口头审理时当场简单释明的方式，避免提前曝光自身的答复策略或倾向。
其次，除了“权利要求的进一步限定”的修改方式以外，对于确实存在被无效的风险、或者对涉及技术标准的重要技术特征产生不利影响的权利要求，还可考虑“权利要求的删除”“技术方案的删除”的修改方式，争求在修改后的权利要求的基础上维持专利权有效，以经第一次无效请求后获得有利基础，从而有助于降低后续无效请求被宣告无效的可能性。
最后，在技术更新速度迅速的移动通信领域中，与被动地答复相关意见相比，专利权人可及时提交3GPP等相关技术标准、技术报告等作为反证，证明技术手段、技术要素的等同或差异，以用于修改未超范围、能够得到说明书支持等的主张、或针对新颖性问题和创造性问题的抗辩。
05
结 语
以上，笔者就移动通信领域SEP专利中国无效案件情况，从数据统计角度予以分析，并进行了简单的数据解析及办案启示的考量，但受诸多因素所限，上述数据及分析难免存在偏差或未能拓展展开之处，故仅用作参考，而不构成决策依据。此外，除以上提及的无效案件本身情况之外，移动通信领域SEP专利的无效案件还较大程度上受专利权人或请求人的商业谈判策略及布局、全球诉讼策略及司法态势、相关专利无效案件的协同等多重影响，当事人应全盘考量各方因素，从整体上制定无效策略，推进标准必要专利的许可谈判活动。
注释：
[1]注：检索时间截止于2021年11月23日。
[2]注：部分SEP专利涉及多个通信标准，本文仅取其在标准声明中最近、核心技术涵盖最主要的标准确定该SEP专利的所属。
[3]注：该有效的无效请求不包括由于撤回等情况未作出无效审查决定的无效请求。
（图片来源 | 网络）
