专利法第二十四条第四款规定适用探析

作者 | 陈建民 清华大学副教授

编辑 | 季文梨 丁格

一、问题的提出

任何专利申请，首先应当具备新颖性才可能获得专利权。为了保护特定的专利申请人的合法权利，鼓励发明创新，中国专利法还规定了新颖性丧失例外的相关情形，以在一定的期间内，保护专利申请人因特殊原因导致的专利申请不具备新颖性的结果发生，这种特殊的情形被称为“新颖性丧失的例外情形”，也可以称为“不丧失新颖性宽限期”的情形。

我国现行专利法第二十四条规定，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；

（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；

（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

在上述专利法规定的四种不丧失新颖性的情形中，第一、二、三种情形中的公开是专利申请人自己主动公开的，故作为公开人，专利申请人获得该情形的客观证明是容易的，要求其主动向专利审查机关提出新颖性宽限期的申请是合理且必要的，在法律适用上基本也没有出现过争论。而针对上述第四种情况，“因他人未经申请人同意而泄露其申请内容”的具体情形，在事实上会呈现多样化，故在法律适用上也产生了争论。

针对上述第四种情况的公开，专利法实施细则第三十条做出了更具体的规定，其内容是：申请专利的发明创造有上述第四种情形的，国务院专利行政部门认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。申请人未依照本条第三款（现行专利法实施细则的第三款实际上就是现行专利法规定的第四款）的规定提出声明和提交证明文件的，或者未依照本条第四款的规定在指定期限内提交证明文件的，其申请不适用专利法第二十四条的规定。专利法实施细则的上述规定，实质上也明确了在专利确权的行政相对关系中，只有专利确权机关在认为有必要时，才要求专利申请人提出声明和提交证明文件，而作为行政关系相对方的专利申请人应当根据专利确权机关提出的要求，承担提交声明和证明文件的义务，这就是专利行政确权关系中行政机关与相对人的权利和义务的明确规定。

专利审查指南的第一部分6.3.3对不丧失新颖性的公开情形的审查做出了审查标准上的明确规定，其针对专利法第二十四条第四款的具体审查要求是：“他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开，包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开，也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。审查员认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明材料。申请人提交的关于他人泄露申请内容的证明材料，应当注明泄露日期、泄露方式、泄露的内容，并由证明人签字或者盖章。申请人要求享有不丧失新颖性宽限期但不符合上述规定的，审查员应当发出视为未要求不丧失新颖性宽限期的通知书。”

从专利审查指南的上述规定可以看出，其将专利法实施细则中规定的“应行政机关的要求，申请人提出声明和提交证明文件”的内容，变成了申请人在知晓“他人非经同意泄露其专利申请内容”时应当提交声明及证据。也就是说，专利审查指南已经变更了其上位法专利法实施细则中，专利确权行政关系相对人的权利要求的内容，相对加重了专利申请人的义务。姑且不论“下位法”与“上位法”的关系，仅就专利法、专利实施细则、专利审查指南关于丧失新颖性例外的相关规定看，其总体上从实体和程序上明确了何为未经申请人同意泄露申请专利的内容、专利申请人如何通过必要的救济措施获得新颖性丧失例外情形的认定、如何获得不丧失新颖性宽限期的具体程序及行政关系中相对人的权利和义务。尽管如此，在上述法律法规和审查指南适用的法律实践中，以下两个问题已经产生了法律适用上的争议，依然有必要进行探讨。

第一，未经申请人同意泄露其申请专利的内容“他人”与专利申请人的关联性应如何认定？

第二，新颖性丧失例外情形的审查发生在什么阶段？专利申请人应行政管理者要求承担的声明及举证义务是否可以当然延续给专利权人？

笔者将就上述两个问题进行具体的分析，以供讨论。

二、专利申请人与泄露申请内容的“他人”的关联性认定

笔者认为，专利法、专利法实施细则及专利审查指南对何为未经专利申请人的同意的泄密行为做出了具体的规定，但对如何认定泄露人与申请人的关系也就是泄露申请内容的“他人”与专利申请人的关联性认定是没有具体规定的，且对该“他人”认定的举证责任在专利申请人，故有必要进行探讨。

在已经生效的（2016）京73行初3274号行政判决[1]中，专利权人以要求认定“新颖性丧失例外”的理由请求一审法院撤销国家知识产权局做出的宣告其专利权无效的审查决定书。在案件一审中，专利权人提供了自己对专利申请方案采取保密措施的证据，但其无法证明泄露其专利申请内容、导致其技术方案公开的人与自己的关联性，也就是无法举证泄密的“他人”是与自己的关系以及是谁？故一审法院在判决中认定，专利权人主张的其申请专利的内容是非经其同意而被他人泄露公开的理由不能成立，新颖性丧失的例外情形不能认定，并驳回了专利权人的诉讼请求。可见，专利权人或专利申请人只证明对申请专利的内容采取了保密措施以及申请专利的内容确实被公开、但不能证明该“他人”与专利申请人之间有某种关联的，该项专利申请就不能获得不丧失新颖性的宽限期，已经公开的内容就可以用于评价专利申请的新颖性而不会被认定为属于“例外”。

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获取知产宝（2016）京73行初3274号行政判决书

笔者结合商业秘密保护的司法实践和专利新颖性丧失例外法律适用的司法实践，认为在适用专利法第二十四条第四款的规定、认定是否存在新颖性丧失例外的事实中，对泄露专利申请内容的“他人”与专利申请人之间的关联性认定可参考以下具体情形。

1、“他人”与专利申请人具有劳动、劳务或其他聘用关系

当“他人”是专利申请人（包括自然人和法人）的雇员或与申请人具有其他聘用关系、且双方签订保密协议或专利申请人制定了保密的相关制度的，“他人”就成为了具有保密义务的人，需要承担保密义务（未公开的技术信息会一般作为保密信息）。通常，这种保密义务不受聘用时间的限制，在聘用关系结束后，负有保密义务“他人”，依然应继续承担保密义务直至保密信息公开。

“他人”与专利申请人之间的聘用关系不仅包括劳动合同关系，还应当包括劳务关系、项目聘用关系以及顾问咨询关系等，既包括有偿的关系，也可包括无偿的关系。证明“他人”与专利申请人之间有上述聘用关系的证据通常是：劳动合同、劳务合同、报酬发放凭证、聘书及在申请人单位文件包括会议纪要等上的签字等，上述证据一般可以认定“他人”与专利申请人之间构成聘用关系。具有聘用关系身份的“他人”未经专利申请人的同意泄露其专利申请内容的，举证责任由专利申请人承担。

2、“他人”与专利申请人具有其他的民商事关系

与专利申请人之间具有民商事关系的“他人”包括法人和自然人。如果“他人”是法人的，则还应包括法人的成员，该成员包括股东、管理人员及一般员工，广义的还应包括该法人成员的关联人员，例如管理人员的关联人员、股东的关联人员、该法人的合作关联主体等。当这些“他人”与专利申请人具有合作关系、且订有保密协议或其他保密约定的，则这些民商事主体成为“他人”应当承担保密义务。如果专利申请人有证据证明是这些“他人”泄露了其专利申请内容的，则合作方就符合专利法关于“他人”的规定，在审查中，专利申请就可以获得不丧失新颖性的宽限期。

此情形认定的难点在于：与专利申请人具有民商事合作关系的“他人”的关联人员如何认定？专利申请人对“他人”的举证并不困难，对“他人”负有保密义务的举证也并不困难，但对“他人”的关联人的证明，在举证上是会比较困难的，一般需要提供完整的证据链予以证明。如果不能举证或证据不充分，该“他人”的关联人员就很难认定，因关联人员泄露内容的专利申请其获得不丧失新颖性宽限期的可能性就较低。

3、泄露申请内容的善意第三人可以认定是对申请人负有保密义务的“他人”

在“他人未经申请人同意泄露其专利申请内容”的情形中，是否可能出现“善意第三人”？这也是需要讨论的问题。通常，这里所称的“善意第三人”是指没有保密义务且不知道“他人”负有保密义务、从“他人”处获得了专利申请内容的人，善意第三人将申请专利的内容以披露及传播的方式予以公开，包括通过互联网传播、文章的发表、不保密会议上的发言等。善意第三人以这样的公开方式能否导致专利申请人不能获得丧失新颖性的宽限期？专利申请人是否还有救济的途径？

与其他民事法律关系一样，善意第三人的行为通常是不会受到法律处罚的。但在“非经专利申请人同意泄露其专利申请内容”的情景中，如果认定善意第三人的公开行为会导致专利申请人不享有新颖性宽限期的救济，则对专利申请人是不公平的，专利法此规定的立法目的的实现也会受到消极的影响。笔者认为，只要专利申请人可以举证证明负有保密义务的“他人”存在，且是“他人”将专利申请的内容向第三人非公开的介绍、传递、并由第三人公开的，则任何第三人均不能被认定为是善意的，其公开披露、传播专利申请内容的行为可以包括在“他人”的范围内，也就是说在事实认定上，“第三人”（不管善意还是非善意）都可以认定为泄露专利申请内容的“他人”。当然，该事实认定的前提是专利申请人首先要证明第三人获得的信息是来源于具有保密义务的“他人”。

4、采用违法犯罪手段获得专利申请内容的行为人属于“他人”

采用违法犯罪手段获得专利申请人的专利申请内容通常是指，行为人采取了非法犯罪的手段包括盗窃、破坏了专利申请人的保密物理措施等，从专利申请人处获得了专利申请的内容并予以公开。这些采取违法犯罪手段的人也许与专利申请人没有任何聘用、合作关系，但如果专利申请人有证据证明这些毫无关系的违法犯罪行为人确实采取违法犯罪手段获得了专利申请的内容并予以公开，则采取违法犯罪手段的行为人毫无疑义地可以被认定为“他人”，尽管其并不具有法定或约定的保密义务。关于此情景的举证，大多需要依靠公安机关的工作才能获得相应的证据，包括专利申请人的举报报案、公安机关在侦查中产生的相应的文档包括询问笔录等才能完成举证义务。

三、丧失新颖性例外审查中专利申请人承担的义务不必延续给专利权人

根据我国专利法的规定，一项专利申请提交后，要经历审查后才能被专利确权机关决定是否可以获得专利权，故专利授权前的审查阶段也被称为专利授权确权阶段。专利授权确权阶段不仅包括专利授权前的审查阶段，还包括专利授权后被提起无效宣告请求后产生的审查阶段。因此，关于新颖性丧失例外的审查不仅会发生在通常意义的授权前的审查阶段，还会发生在对专利权提起无效宣告后发生的授权后的审查阶段。尤其是，我国专利法规定的对发明专利申请的审查与对实用新型和外观设计专利的审查程序是不同的，对发明专利的审查实行严格的实质审查，对实用新型和外观设计不适用实质审查，故无效宣告审查对于实用新型和外观设计而言，本质上是进行了一次“实质审查”。这两个阶段的审查本质上都是对专利确权的审查，因此，对丧失新颖性例外的审查会发生在确权审查的任何阶段。

虽然专利授权前的审查和专利授权后的无效宣告审查和都属于对专利授权确权的审查，但其毕竟两者处于不同的审查阶段，行政关系相对方的称呼和享有及承担的权利义务也会发生变化。例如，在专利授权前的审查行政关系中，相对一方的当事人是专利申请人；而在专利授权后的无效宣告审查行政关系中的相对人一方是专利权人（还有无效请求人），虽然专利申请人与专利权人可能是同一个主体（也有可能不是同一个主体），但在不同的审查阶段，专利申请人与专利权人所应承担的行政义务是有很大区别的，这些区别在法律上均有明确的规定，笔者不在此赘述。

关于不丧失新颖性例外的审查，专利申请人在授权前审查阶段中应承担的义务是否当然延续给专利权人？目前也有不同的观点。一种观点认为，专利申请人的义务应该延续给专利权人；另一种观点则认为不应被认为是延续给专利权人的。

笔者在阅读了部分生效判决后，发现法院在判决中表明的不同意见和观点也代表了上述不同的观点。例如，在已生效的(2010)一中知行初字第2148号行政判决书[2]中，专利权人提出了新颖性丧失例外的具体情形，认为涉案专利的公开是因为他人未经专利权人的同意而擅自公开了申请内容。但一审判决认为，专利权人在无效审查过程中从未提交过不丧失新颖性宽限期的声明，并以此理由维持了无效审查决定关于专利权人不能获得不丧失新颖性宽限期的内容。而在生效的(2012)高行终字第215号行政判决书[3]中，北京高级人民法院认为，对于已经获得授权的专利来说,如果其具有《专利法》第二十四条第(三)项[4]规定的"不丧失新颖性"的情形,2006年《专利审查指南》并未具体规定专利权人是否及如何作出相关声明,通常来说专利权人没有义务也无从作出上述声明。可见，上述判决对专利权人关于就不丧失新颖性宽限期审查要承担的义务具有不同的观点。

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获取知产宝（2010）一中知行初字第2148号行政判决书

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获取知产宝（2012）高行终字第215号行政判决书

笔者认为，在新颖性丧失例外不同阶段的审查中，专利申请人应承担的义务不能当然认为应延续给专利权人，且也没有必要延续给专利权人。笔者将从法律规定的行政权利义务关系的特定和相对性、以及专利授权前后审查制度的功能与特点等角度对此进行分析。

1、法律和法规及规章仅明确规定了专利申请人应承担的相关义务

现行的专利法和法规仅仅规定了专利申请人的义务，而专利审查指南第一部分6.3.3对不丧失新颖性的公开情形的审查做出了审查标准上的明确规定，“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料”。根据上述规定可见，不管是在专利申请日之前知晓不丧失新颖性公开情景的还是在之后知晓该情景的，提交要求不丧失新颖性宽限期声明的行政相对人一方的主体是专利申请人。正如笔者在上文所说，专利申请人有可能与专利权人是同一个主体，但也非常有可能不是同一个主体，但无论如何，专利申请人的特定性就在于其是在专利授权前的特定称呼，不能用于专利授权后的主体。

而专利审查指南在专利授权后的无效宣告审查程序中，并没有就上述内容进行规定，也就是说，专利法规和规章均没有规定，就不丧失新颖性公开情形的审查，专利权人除了对无效请求人提出的证据进行答辩之外，还要特别向授权前的审查机关提交相关不丧失新颖性宽限期的声明并提供相关的证明；也没有明确规定关于不丧失新颖性公开情形的审查中的专利申请人应当包含专利在授权后的专利权人。因此，在法律、法规及行政规章均无明确规定的情况下，专利权人被认定为包含在专利申请人的范围中是没有任何法律依据的，要求专利权人承担没有明确法律规定的行政关系中的相对义务也是不公平的。

2、从行政关系的权利义务的特定性看专利申请人义务的延续

在行政关系中，一方是行政机关，另一方被称之为行政相对人（通常是行政关系中的被管理一方），行政关系中的权利义务是特定的，其内容由法律、法规、行政规章明确规定。没有明确规定的，行政机关的相对方不必履行。在专利授权前的审查中，审查机关是代表行政关系的一方，专利申请人就是行政相对人。关于不丧失新颖性公开情形的审查是对一项专利申请是否要被授予专利权的审查，所以在审查过程中，专利申请人在知晓申请的专利具有不丧失新颖性公开的情形下，按照规定，有义务在审查阶段向相对的审查机关提交相关的声明及证明文件，以保证专利审查机关对专利申请的审查是公平及合法的。

但在专利授权后的专利确权审查中（即无效宣告审查），专利申请人的身份已经不复存在，其负有的行政相对人的义务也就不复存在了。尤其是在法律、法规及行政规章没有明确规定专利申请人应当包含专利权人、没有明确规定专利权人应向哪个审查机关（专利授权前的审查机关还是授权后的审查机关）提交相关声明及证据的情况下，要求专利权人承担专利申请人的义务，是违反行政关系中权利义务特定性及由法律法规和行政规章规定明确规定的基本原理的。同时，在专利无效宣告的审查中，产生的行政关系涉及到三方即审查机关、无效请求人和专利权人的关系，故三方均应该在法律规定的范围内承担自己的义务，不能要求专利权人当然地承担专利申请人的义务。

3、从专利授权前后审查制度的特点看专利申请人义务的延续

专利法、专利法实施细则及专利审查指南在授权前的审查阶段做出了关于不丧失新颖性公开情形审查的具体规定，从立法目的考量是为了更好的保护专利权人的合法利益，不将不恰当的公开情形作为专利申请不能获得专利授权的理由，这是专利申请人享有的受保护的权利。但与此同时，专利申请人也要承当相应的义务，即专利申请人在知晓自己的专利申请内容已经被他人非经同意公开的情形后，要证明此公开是不会导致专利申请丧失新颖性的。专利申请人享有的权利和承担的义务可以帮助专利确权审查机关做出是否授予专利权的正确决定。如果专利申请人不承担此义务，或虽然表明上承担了此义务但提交的证据缺乏证明力，则视为其没有履行义务，其提交的专利申请就有可能因不具备新颖性而不能获得专利授权。

但在专利申请获得授权后，专利授权前审查阶段中行政机关及专利申请人的义务均已经履行完毕，审查机关有可能不公平地认定新颖性丧失情形的风险也随之消失。在专利授权后的行政确权审查中，专利确权机关不能主动发起专利无效宣告的审查，故无效宣告的审查通常是由非特定的公众发起的。虽然无效宣告的审查也是对专利权是否应当授予的审查，但无效审查制度设立的目的是授予公众对专利确权机关的监督权，对专利权是否应当予以授予进行再次审查。非特定的公众应严格根据专利法及专利法实施细则的规定，行使提出无效宣告的请求权和履行提交证据的义务，审查机关则应严格按照专利法和实施细则及审查指南的要求审查无效宣告的事实和理由，专利权人也要提交相关的答辩，当然，专利权人是否答辩并不影响无效宣告的审查。

从专利授权前后审查的特点看，授权前审查的相对人是审查机关（审查员）与专利申请人，专利申请人应直接依据法规和规章或应审查机关的合法要求履行相应的义务，避免审查不当的风险及结果发生。但在授权后的无效宣告审查中，如果无效请求人认为一项已经获得的专利权不具备新颖性，就要提交相关的证据，而专利权人则要提交相反的证据，由审查机关（专利复审和无效审理部）居中进行审查并做出审查决定。根据审查指南的规定，只有在审查机关具有主动审查的职权时，才能依职权进行调查和评述，但从规定看，这种主动审查的权利是极为有限的。审查机关根据无效请求人和专利权人提交的关于是否可以获得丧失新颖性例外的证据进行审查，已经可以保证审查的充分及公平性，并可以依法做出是否可以获得不丧失新颖性宽限期的决定。

可见，无效宣告审查的特殊性在于：其产生的是由三方当事人构成的关系，而专利授权前的审查阶段产生的行政关系只涉及审查机关和专利申请人双方。在特殊的三方关系中，既然居中审查的行政机关已经可以在双方提交证据的情况下做出决定，以保证审查的公平性，为何还要求专利权人回到授权前的审查阶段，去承担在授权审查中要承担的义务、重复提交声明和相关的证据呢？显然这样的要求是不符合专利法关于无效审查制度设立及对专利申请审查中对丧失新颖性例外审查制度的立法目的的，也是完全没有必要的。

进一步而言，无效宣告审查产生的结果是无效宣告审查决定书，只有在该决定书中才实际认定了专利权人已经获得授权的专利是否有权享有不丧失新颖性公开宽限期的事实，这个事实才能被认为是相对确定的事实。即使要求专利权人提交相关的声明及证据，也需要在无效宣告审查决定书作出并生效后才能要求专利权人提交，而不是以专利权人没有在无效宣告审查过程没有提交声明和证据作为专利权人不享有丧失新颖性宽限期的理由。当然，如果要求专利权人应当在事实认定生效后提交相关的要求不丧失新颖性宽限期的声明及证据，需要法律和法规及规章的明确规定，但显然因为是否符合新颖性丧失例外情形的争论已经在生效的无效宣告审查决定书中作出认定，似乎并没有要求专利权人向授权前的审查机关重复提交一次声明及证据的必要性。

注释

[1] 详见（2016）京73行初3274号行政判决书

[2] 见北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第2148号行政判决书

[3] 见北京市高级人民法院（2012）高行终字第215号行政判决书

[4] 2021年专利法第24条第三款即是现行专利法第24条第四款

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