ACT诉OPPO语音标准必要专利纠纷二审判决要点速评

作者 | 魏月

编辑 | 布鲁斯

近日，最高人民法院对高清编解码科技有限责任公司（Advanced Codec Technologies, LLC，下称高清公司）与OPPO广东移动通信有限公司（下称OPPO公司）侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷六案做出终审判决。二审法院在此案中认定了适用“可比协议法”确定标准必要专利费率时，选择具有可比性的许可协议需考虑的若干因素；确定了标准必要专利许可谈判中判断当事人存在过错可以考虑若干因素；并明确了实施人向标准必要专利的权利人支付标准必要专利许可使用费的实质。

案件背景

高清公司于2018年11月16日以OPPO公司故意拖延涉案六件专利的许可谈判为由，向南京法院起诉，在六案中合计请求法院判令OPPO公司赔偿高清公司人民币3亿4千2百万元人民币。OPPO公司在该六案审理过程中，于2019年12月6日以高清公司违反FRAND许可谈判义务为由，向一审法院提出反诉，在六案中请求：

1.确认高清公司在许可谈判中的相关行为违反FRAND义务；

2.如涉案六件专利被认定为标准必要专利，且OPPO公司实施了涉案六件专利，请求法院确定高清公司就涉案六件专利许可OPPO公司在中国范围内制造、销售智能终端产品的许可费率；

3.判令高清公司赔偿OPPO公司经济损失。

一审法院经审理认定涉案六件专利是标准必要专利并判定OPPO应当支付相应的许可费。

二审中，最高人民法院经审理确定了可比协议，并确认涉案六件专利的单位许可费为0.008美元/台，并判决OPPO需支付许可使用费为人民币15390527元，约为高清公司主张赔偿标准的1/22。

判决要点

一、明确了选取可比协议的可参照因素

1.许可谈判的环境，具体指双方的交易背景和交易条件，其直接关系到协议是否为许可方和被许可方在不存在心理强制的情境（例如伴随诉讼或以诉讼相威胁、伴随法院作出停止侵权的裁决或以向法院申请颁发停止侵权的裁决相威胁）下基于自愿协商达成一致的结果；

2.许可主体的相似性，包括许可方的相似性，也包括被许可方的相似性，可以从业务模式、经营范围、许可人与被许可人的关系等多方面加以判断；

3.许可专利的相似性，例如可比协议中作为许可标的的专利是否与诉争案件中的专利相一致或者至少涵盖后者，是否与诉争案件中的专利具有相同或者类似的数量和质量等；

4.许可条款的相似性，包括许可费率的计算、许可范围、许可期限、许可方式、许可使用费支付方式等。

二、确定了标准必要专利许可谈判中行为过错的评判因素

权利人过错评判因素：

1.是否未向实施人发出侵权书面通知便直接提起司法诉讼要求确定许可使用费；

2.是否对实施人提出的许可请求予以明确拒绝；

3.在谈判过程中是否对实施人反复以提起侵权诉讼或向法院申请颁发停止侵权的裁决相威胁或直接付诸实际行动；

4.在谈判过程中是否无正当理由中断谈判；

5.是否拒绝向实施人披露必要的专利信息（例如一定的标准必要专利数量、示例性的权利要求对照表）；

6.是否拒绝向实施人公开所主张的许可使用费数额或许可费率的计算依据或计算方式；

7.在同等条件下向实施人提出的许可条件中的报价是否明显高于或不合理地高于向其他同业竞争对手提出的报价，并拒绝说明理由；

8.收到实施人的反要约后是否在合理期限内向实施人作出反馈；

9.是否无正当理由对实施人提出的澄清相关技术问题的要求予以拒绝；等等。

实施人过错评判因素：

1.收到权利人发出的侵权书面通知后是否在合理时间内作出回应，或告知权利人不同意进行协商许可谈判；

2.收到权利人提出的要约条件后是否在合理时间内作出接受与否的积极回应；

3.对权利人发出的要约认为不合理的，是否及时向权利人提出其认为公平合理的反要约或许可建议，或者是否将反要约对应的许可使用费及时提存；

4.是否无正当理由拖延协商或中断协商；

5.是否向权利人提出明显不合理的许可条件；等等。

但实施人在许可谈判过程中表示愿意与权利人达成许可协议的同时，声明保留对专利是否属于必要专利或者对专利权有效性的质疑，一般不认为其具有主观过错。

最高法以举例列举的形式界定了标准必要专利许可谈判中的过错认定标准。此外，分析标准必要专利许可谈判过程中双方是否存在过错，最高法认为“核心在于判断双方是否具有并展现出愿意达成许可的真诚意愿”。

三、关于当事人缔约过错程度的认定

1、标准必要专利权人和被诉侵权人在协商许可条件的谈判过程中的谈判表现以及对于未能就许可条件达成一致是否存在过错及过错程度大小，并不是确定专利许可使用费合理倍数时所应当考虑的法定因素。

2、如果标准必要专利权利人和实施人未能达成实施许可合同，实施人未经许可实施而构成的专利侵权的原因是专利实施人一方存在缔约过失或者是双方均存在缔约过失，因此该专利侵权的责任特别是赔偿责任主要应当基于双方缔约过错程度大小加以确定，而不同于非标准必要专利侵权通常所表现出的实施人单方责任。标准必要专利的权利人所遭受的损失主要是因其与该专利的实施人长期未能达成实施许可合同所引起的损失。该损失是在假设双方及时按照FRAND条件达成实施许可合同的前提下，标准必要专利的权利人应当取得的利益与其现有利益之差。

根据如上原则，最高法纠正了一审法院基于双方过错程度对许可使用费的上浮调整的判定。

本案判决在确认谈判双方过错及责任划分等问题上采取了较为新颖的做法，相信会引起业界进一步的研究和讨论。

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