苏法视野 | 提起确认不侵权之诉的独立程序价值

——萨驰华辰机械（苏州）有限公司与VMI荷兰公司确认不侵害专利权纠纷案

作者 | 刘莉  江苏省高级人民法院

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编者按

本期“苏法视野”刊登萨驰华辰机械（苏州）有限公司（简称萨驰苏州公司）诉VMI荷兰公司（简称VMI公司）确认不侵害专利权纠纷一案。

本案中，萨驰苏州公司于2016年12月1日向苏州中院起诉，请求法院确认其在中国制造、许诺销售、销售SRS-H智能化一次法成型机及相关产品不侵犯VMI公司的涉案专利权，立案日期为2016年12月14日。有意思的是，同样在2016年12月1日，VMI公司以萨驰苏州公司等为被告就涉案专利向苏州中院提起侵害发明专利权诉讼，立案日期为2016年12月21日。为此，一审法院认为在权利人启动诉讼程序后，确认不侵权之诉的适用前提已经不存在，鉴于侵权之诉已被法院受理，该案的审理结果亦能实质上实现萨驰苏州公司的诉讼目的，故驳回萨驰苏州公司的起诉并不损害其实体权益。而二审法院却认为，最高人民法院在《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》中明确规定以立案受理的先后时间为准决定侵权诉讼与确认不侵权诉讼的移送合并审理问题，由于萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉符合民事诉讼法及专利法司法解释一第18条的相关规定，一审法院亦已在先立案受理萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉，一审法院不应轻易否定萨驰苏州公司的诉权，而应将萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉与VMI公司提起的侵权诉讼合并审理。

在司法实务中，围绕涉案专利，双方当事人先后提起确认不侵害专利权之诉和侵害专利权之诉的情形时有发生。在两诉并存的情形下，相对于侵权之诉，确认不侵权之诉是否具有独立的诉讼程序价值，即确认不侵权之诉是否应当被侵权之诉所吸收，存在不同的认识。结合本案，值得研究的问题有两个：一是应否区分侵权之诉与确认不侵权之诉的先后，采取不同的做法？具言之，如果侵权之诉在先，是否只能提出不侵权抗辩而不能提起确认不侵权之诉？二是在原告第一次提起确认不侵权之诉后，如果原告在诉讼程序内对催告权利人起诉程序及时予以了弥补，已经能够满足确认不侵权之诉的受理条件，此时，确认不侵权之诉能否继续审理，还是必须要求原告撤诉后再行起诉？

刊登本案例，供研究参考。

法院立案并合并审理确认不侵权之诉一般应具备以下条件：一是权利人发出了侵权警告；二是被警告人或利害关系人提出了书面催告，催告权利人行使诉权；三是权利人在合理期间内未撤回警告，也未提起诉讼；四是法院立案受理被警告人提起的确认不侵权之诉时，权利人尚未提起侵权诉讼或侵权诉讼尚未立案等；五是确认不侵权之诉与侵权之诉需由同一法院合并审理，在后受理侵权诉讼的法院应将该案移送至在先受理确认不侵权之诉的法院。

一审：苏州中院(2016)苏05民初756号民事裁定书；

二审：江苏高院(2017)苏民终1007号民事裁定书（扫码查看↓）。

萨驰苏州公司于2016年2月14日收到了VMI公司就包含涉案专利在内的七个专利发出的侵权警告函。VMI公司在警告中声称，萨驰苏州公司生产、销售、许诺销售的SRS-H成型机未经许可使用了涉案专利记载的相关技术，侵犯了涉案专利在内的七件VMI公司在中国的专利权。VMI公司于2016年2月25日向萨驰苏州公司上市所在的香港联合交易所递交了投诉函，同样声称萨驰苏州公司生产、销售的SRS-H成型机侵犯了包括涉案专利在内的七件VMI公司在中国专利的专利权，对萨驰苏州公司的上市过程造成很大干扰。为尽快结束当事人之间关于SRS-H成型机是否侵犯涉案专利这一问题的不确定状态，萨驰苏州公司已经于2016年7月25日向VMI公司发送了催告起诉函，VMI公司也已经在2016年8月1日签收了该催告函，但VMI公司至今仍然未对萨驰苏州公司提起诉讼。

萨驰苏州公司曾以VMI公司为被告，就涉案专利向苏州中院提起确认不侵权之诉，苏州中院于2016年8月8日立案受理。苏州中院受理该案后，认为该案并未满足提起确认不侵权之诉的催告起诉程序，建议其撤诉，故萨驰苏州公司于2016年11月28日向苏州中院邮寄书面撤诉申请，并于2016年12月1日收到准许其撤诉的民事裁定书，后其于同日再次向苏州中院起诉，请求法院确认其在中国制造、许诺销售、销售SRS-H智能化一次法成型机及相关产品不侵犯VMI公司的涉案专利权，即本案，立案日期为2016年12月14日。

VMI公司于2016年12月1日以萨驰苏州公司、萨驰机械工程（上海）有限公司（以下简称萨驰上海公司）、山东盛世泰来橡胶科技有限公司（以下简称盛世公司）为被告就涉案专利向苏州中院提起侵害发明专利权诉讼，要求三被告承担相应的侵权责任，立案日期为2016年12月21日，案号为（2016）苏05民初779号。

VMI公司在萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉中提出管辖权异议，认为本案系萨驰苏州公司针对VMI公司提起的确认不侵害专利权之诉，在VMI公司已经启动专利侵权诉讼程序的情况下，萨驰苏州公司不应当就相同的法律关系再提起确认不侵权诉讼。

苏州中院一审认为：

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称专利法司法解释一）第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”该规定明确了被警告人或者利害关系人在具备一定的条件下拥有提起确认不侵权之诉的权利。该制度设立的目的及主要价值在于：将被警告人或利害关系人从法律权利义务的不安定状态中解救出来，制止权利人对知识产权的滥用，实现当事人之间的诉求平衡。而这一制度的立法目的也决定着确认不侵权之诉应作为侵权诉讼的一种补充，是当事人的一种辅助救济手段。具言之，通过确认不侵权之诉明确当事人之间的权利义务关系、解决纷争必须有其必要性。

本案中，VMI公司和萨驰苏州公司在同一天就涉案专利分别向一审法院提起侵权诉讼和确认不侵权之诉，而在权利人启动诉讼程序后，确认不侵权之诉的适用前提已经不存在，即萨驰苏州公司已从法律权利义务的不安定状态中解除。此时，如并行审理确认不侵权之诉既增加双方当事人诉累，又容易造成司法资源的浪费。且鉴于侵权之诉已被法院受理，该案的审理结果亦能实质上实现萨驰苏州公司的诉讼目的，故从维护双方权益、提高审判效率的角度而言，驳回萨驰苏州公司的起诉并不损害其实体权益，其可通过在侵权诉讼中行使抗辩权来救济己方权利。当然，鉴于萨驰苏州公司已经明确提出过确认不侵权之诉，为平衡双方权益，避免再次出现法律权利义务的不安定状态，在侵权诉讼中，法院将视情况对VMI公司的撤诉权进行一定的审查或限制。因此，在VMI公司已提起侵权诉讼的情况下，萨驰苏州公司再根据《专利法司法解释》第十八条的规定提起确认不侵权之诉，法院应驳回萨驰苏州公司的起诉。

萨驰苏州公司不服一审裁定，向江苏高院提起上诉。

江苏高院二审认为：

最高人民法院在专利法司法解释一中首次明确了确认不侵犯专利权纠纷案件的受理条件，该法第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”同时，最高人民法院在〔2004〕民三他字第4号《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》中亦明确，“……涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。…… ”，该批复明确以立案受理的先后时间为准决定侵权诉讼与确认不侵权诉讼的移送合并审理问题，即，需将在后受理的侵权案件移送在先受理确认不侵权案件的法院合并处理。依据上述相关规定，法院立案受理并审理确认不侵权之诉须具备以下条件：一是权利人发出了侵权警告；二是被警告人或利害关系人提出了书面催告，催告权利人行使诉权；三是权利人在合理期间内未撤回警告，也未提起诉讼；四是法院立案受理被警告人提起的确认不侵权之诉时，权利人尚未提起侵权诉讼或侵权诉讼尚未立案等；五是侵权之诉与确认不侵权之诉需由同一法院合并审理，在后受理侵权诉讼的法院应将该案移送至在先受理确认不侵权之诉的法院。

本案中，萨驰苏州公司于2016年2月14日收到VMI公司于2016年2月4日向其法定代表人发出的警告函，VMI公司在警告中声称，萨驰苏州公司生产、销售、许诺销售的SRS-H成型机未经许可，使用了涉案专利记载的相关技术，侵犯了涉案专利在内的七件VMI公司在中国的专利权。VMI公司自发出警告后未对萨驰苏州公司提起诉讼，后萨驰苏州公司于2016年7月25日向VMI公司发送催告函，VMI公司于2016年8月1日签收了该催告函，但VMI公司仍未对萨驰苏州公司提起诉讼，故萨驰苏州公司于2016年12月1日向一审法院提起诉讼，请求确认其生产、销售、许诺销售的SRS-H成型机不落入涉案专利的保护范围，一审法院于2016年12月14日立案受理了此案。与此同时，VMI公司亦于2016年12月1日以萨驰苏州公司、萨驰上海公司及盛世公司为被告，就涉案专利向一审法院提起侵害专利权诉讼，要求三被告承担相应的侵权责任，立案日期为2016年12月21日，晚于一审法院立案受理萨驰苏州公司提起确认不侵权之诉的时间。因此，结合前述专利法司法解释一等相关规定，二审法院认为，由于萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉符合民事诉讼法及专利法司法解释一的相关规定，一审法院亦已在先立案受理萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉，且考虑萨驰苏州公司早在2016年8月即希望法院尽快确定其与VMI公司之间是否存在侵权法律关系，一审法院不应轻易否定萨驰苏州公司的诉权，而应将萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉与VMI公司提起的侵权诉讼合并审理，并在合并审理中视情选择相应的简化诉讼程序等措施，减轻当事人的诉累，提高司法的审判效率。

一审裁定：驳回萨驰苏州公司的起诉。

二审裁定：撤销原审裁定；指令苏州中院继续审理。

李红建、刘莉、史蕾