从两个典型案例看专利权权属纠纷中技术相关性的认定问题

关于劳动关系的要件，笔者在上一篇文章中已做了梳理分析。本文笔者将依照上一篇文章的思路，通过另外两个典型案例，主要就专利权权属纠纷，亦即职务发明认定中技术相关性的要件逐案做一梳理、分析和解读。

作者 | 张应刚  北京高文（大连）律师事务所

编辑 | 布鲁斯

单位与员工之间的专利权权属纠纷实际上就是职务发明认定的纠纷。通常情况下，如果认定为职务发明，则专利权归属单位，否则归属员工。而职务发明的认定，根据《专利法》第六条的相关规定“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”，可以得出成立职务发明主要包括两个方面的条件：一是劳动关系的要件；二是技术相关性的要件。

关于劳动关系的要件，笔者在上一篇文章《从两个典型案例看专利权权属纠纷中劳动关系的实质性认定问题》中已做了梳理分析。本文笔者将依照上一篇文章的思路，通过另外两个典型案例，主要就专利权权属纠纷，亦即职务发明认定中技术相关性的要件逐案做一梳理、分析和解读。

一、（2023）最高法知民终1072号案

本案为二审改判案件，上诉人（原审被告）：青岛库某新材料技术有限公司（主张涉案专利为职务发明的一方）；被上诉人（原审原告、原审第三人）：青岛环某节能科技有限公司、李某（主张涉案专利为非职务发明的一方）。

(一)原审法院判决

1.   驳回青岛库某新材料技术有限公司的诉讼请求。

2.   案件受理费1000元，由青岛库某新材料技术有限公司负担。

(二)原审法院认为

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”

本案中，库某公司主张涉案专利归其所有，应首先举证证明在涉案专利申请日前，其已经投入物质技术条件研发或掌握了涉案专利的相关技术特征。涉案专利名称为“一种旧泵改造用超疏水涂料及其制备方法和应用”，申请日为2019年4月19日，共包含9项权利要求，库某公司提交的证据虽能证明其从事旧泵改造工作并使用了超疏水涂层技术，但并未有充分证据表明其使用的超疏水涂料的具体组分是什么，不能完整体现涉案专利权利要求1中的相关技术特征，也未有证据体现涉案专利权利要求2、3、4、5、6、8、9中的相关特征，其提交的证据虽能证明其在旧泵改造处理中采用了盐垢清除、喷砂处理、陶瓷涂层、烘烤固化等技术步骤，但未能体现权利要求7的完整技术特征。且涉案专利申请日为2019年4月19日，库某公司在本案中提交的系列专利权证书中的专利申请时间均在涉案专利申请日之后，因此，该些证据也不能佐证在涉案专利申请日之前，库某公司已掌握了与涉案专利相同的完整技术方案。故库某公司现有证据不足以证明其对涉案专利具有创造性贡献，其主张涉案专利权归其所有依据不足，应承担举证不能的不利后果，对其诉讼请求予以驳回。

(三)二审法院判决

1.撤销山东省青岛市中级人民法院（2022）鲁02知民初234号民事判决；

2.确认专利号为201910316381.7、名称为“一种旧泵改造用超疏水涂料及其制备方法”的发明专利权归属青岛库某新材料技术有限公司所有；

3.青岛环某节能科技有限公司于本判决生效之日起三十日内协助青岛库某新材料技术有限公司办理专利号为201910316381.7、名称为“一种旧泵改造用超疏水涂料及其制备方法”的发明专利权著录项目变更手续；

4.驳回青岛库某新材料技术有限公司的其他诉讼请求。

5.一审案件受理费1000元，由青岛环某节能科技有限公司负担；二审案件受理费1000元，由青岛环某节能科技有限公司负担。

(四)二审法院认为

认定涉案专利是否属于职务发明创造应当判断涉案专利是否系原单位员工离职1年之内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，并不需要原单位举证证明已掌握了与涉案专利相关技术特征一一对应完全相同的完整技术方案，亦不能因涉案专利所具有的创造性、新颖性而否定与原单位工作的相关性。

本案中，判断职务发明创造的标准为涉案专利是否与发明人李某、宁某某、赵某某、毕某某、王某某在库某公司任职期间从事的本职工作或工作任务有关，而不是审查库某公司是否于涉案专利申请前已形成涉案专利全部的技术方案或技术特征。

在判断涉案专利是否属于上述法律法规规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：

一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等（接触性问题）。

二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系（相关性问题）。

三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否具有有关技术的合法来源（单位的技术来源问题）。

四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等（发明人的技术来源问题）。

根据本案查明事实，①库某公司于2012年成立，经营范围包括与涉案专利相关的水泵涂层材料、技术研发及推广。库某公司持续开展水泵节能改造业务，与多家公司签订水泵节能技术服务合同，开展了与涉案专利有关的技术研发活动（单位的技术来源问题）。②李某于2018年7月入职库某公司担任副总经理职务，与宁某某均任职于市场部，工作内容包括开展水泵节能改造技术的相关经营活动。从李某任职期间邮件的收发情况可知，库某公司将与涉案专利相关技术的邮件发送李某和宁某某，李某与多家公司商谈相关技术细节，并与库某公司进行修改完善，其中包括涉案专利记载的超疏水涂料的成分、制备方法、旧泵改造的处理方法。其他发明人赵某某、毕某某、王某某曾任职于库某公司生产部，从事旧泵改造材料的生产研发工作。涉案专利的发明人李某、宁某某、赵某某、毕某某、王某某任职库某公司期间从事的工作内容均包括涉案专利相关的旧泵改造技术的生产研发，可以获取相关旧泵改造技术的内容，了解库某公司旧泵改造技术的进展情况及阶段性成果（接触性问题）。③五位发明人于库某公司离职后1年内申请的涉案专利与在原单位库某公司承担的本职工作及工作任务所涉及的技术领域相同，解决的技术问题一致，技术方案关联密切（相关性问题）。④此外，环某公司未能对涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，未能举证证明技术方案的形成过程或开展研发活动的相关事实（发明人的技术来源问题）。

因此，根据上述法律规定，应当认定涉案专利属于职务发明创造，涉案专利权属应属于库某公司所有。库某公司的相关上诉请求具有事实依据和法律依据，本院予以支持。

此外，库某公司还主张环某公司应当承担其诉讼费用等合理开支。因本案属于专利权权属纠纷，库某公司诉请的合理开支无法律依据，本院不予支持。

(五)案件解读

笔者认为上述最高院判例的重大意义在于向公众和下级法院明示了以下三个裁判规则：

一是涉案专利技术内容与原单位相关技术资料或技术积累之间需要认定的是技术相关性而非相同性，即原单位无需证明已掌握了与涉案专利相关技术特征一一对应完全相同的完整技术方案，亦不能因涉案专利所具有的创造性、新颖性而否定与原单位工作的相关性。

二是技术相关性的判断标准为，涉案专利是否与员工（发明人）在单位任职期间从事的本职工作或工作任务有关，而不是单位是否于涉案专利申请前已形成或具备有涉案专利全部的技术方案或技术特征。

三是判断是否具有技术相关性时，应注重维护原单位、离职员工以及新任职单位之间的利益平衡，应综合考虑四个方面的因素，具体包括，①接触性问题，即该员工是否曾与单位的相关技术资料有过接触；②相关性问题，即涉案专利的技术内容是否与单位在涉案专利申请日前已有的相关技术资料或技术积累有技术上的相关性。③单位的技术来源问题，即单位的相关技术资料或技术积累是否具有合法合理的技术来源；④员工（发明人）的技术来源问题，即涉案专利的权利人或发明人能否对于涉案专利技术方案的研发过程或者技术来源作出合理解释。

二、（2020）最高法知民终1359号案

本案为二审维持案件，上诉人（原审被告、原审第三人）：无锡乐某科技有限公司、王某某（主张涉案专利为非职务发明的一方）；被上诉人（原审原告）：江苏多某科技有限公司（主张涉案专利为职务发明的一方）。

(一)原审法院判决

1.   确认诉争专利权归多某公司所有；

2.   驳回多某公司其他诉讼请求。

3.   一审案件受理费1475元，由乐某公司负担800元，多某公司负担675元。

(二)原审法院认为

首先，关于王某某的身份问题。本案中，多某公司主张王某某于2010年5月至2012年6月期间任职于多某公司，王某某认为其自2009年起一直担任乐某公司的法定代表人，仅仅在多某公司担任董事身份，不能认定其系多某公司的员工。对此，原审法院认为，双方是否存在劳动关系不应仅仅以是否存在明确的劳动合同为依据，而是应结合在案证据综合予以判定。本案中，多某公司不仅提交了王某某的个人社会保险参保证明、个人所得税缴税记录、公司内部邮件往来等予以佐证，更提交了王某某作为多某公司员工接受媒体采访的报道、公开发表的文章、参与公司相关项目等证据予以证实，上述证据相互印证，足以证明王某某在此时间段实际履职于多某公司。而乐某公司与王某某抗辩认为王某某仅仅任多某公司董事而非员工，显然与上述诸多证据中所呈现的履职状态和内容不相符，原审法院对其抗辩意见不予采纳。综上，原审法院依法认定王某某在2010年5月至2012年6月期间实际任职于多某公司。

其次，关于诉争专利技术与王某某在多某公司所任职工作的相关性。王某某在多某公司作为首席运营官，参与了多某公司TMR电流传感器项目的研发和设计，并且是多某公司部分电流传感器专利的发明人。经将诉争专利的权利要求、说明书内容及附图与多某公司提交的邮件证据中的技术图纸进行对比，可以看出诉争专利权利要求所记载的技术特征在技术图纸中均有部分体现。在王某某参与项目过程中，多某公司研发团队所形成的“BELLNT50各项异性磁阻闭环设计”的设计图，该设计图已明确了电流传感器的整体结构，该设计图与诉争专利电流传感器的整体结构相同，两者的电路元件、电路元件之间的连接关系以及电桥结构的设计均相同。多某公司提交的“Q8N3J1”设计图，该设计图涉及4个磁电阻元件形成的全桥电路，由磁电阻元件各自作为一个桥臂电连接构成一个电桥，磁电阻元件结构相同，与诉争专利的技术手段基本相同。多某公司提交的设计图中磁电阻集成芯片采用电桥结构，该设计方案能够实现诉争专利相同的技术效果。且多某公司的在先专利“一种磁电阻磁场梯度传感器”的发明专利，该专利技术限定了在磁电阻元件两侧设置有永磁体，其与诉争专利中磁电阻元件两侧的两个软磁层具有相同的功能。同时，在先专利的半桥和全桥型梯度计可以在同一基片上采用相同的工艺一次性制备而成，该技术方案整体上能实现诉争专利的“芯片中相同的层采用相同的材料和工艺一次镀膜制备形成，产品的一致性较好”的技术效果。故原审法院有充分理由认定诉争专利与王某某在多某公司所从事的技术研发工作有关。

如上所述，诉争专利申请日为2012年10月24日，属于王某某与多某公司劳动关系终止后一年内所作出的与其在本单位工作相关的发明创造，为职务发明创造，涉案专利应当属于多某公司。

(三)二审法院判决

驳回上诉，维持原判。二审案件受理费800元，由无锡乐某科技有限公司、王某某负担。

(四)二审法院认为

1.关于王某某与多某公司之间是否存在符合职务发明所要求的事实上的劳动关系的问题。

个人与用人单位系平等的民事主体，在不涉及国家、社会公共利益的情况下，双方之间形成何种关系应遵循意思自治原则。因此，判断发明人与单位之间工作关系的性质，应当约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的行为和结果进行综合判断。本案中，王某某与多某公司之间不存在包括书面劳动合同在内的任何约定，故两者之间的工作关系是否符合职务发明所要求的劳动关系或临时工作关系，需根据发明人与主张职务发明的单位之间实际存在的关系予以综合判断。根据王某某在多某公司担任首席运营官、缴纳社会保险记录、薪酬记录、个人所得税缴税记录、王某某接受媒体采访的报道、公司内部邮件往来等证据，足以证明2010年5月至2012年6月期间，王某某实际任职于多某公司并从事与新产品开发有关的工作，据此应当认定在2010年5月至2012年6月期间，王某某与多某公司之间存在符合职务发明所要求的事实上的劳动关系。

2.关于王某某在多某公司工作期间的工作内容与涉案专利的技术相关性问题。

王某某在多某公司期间系多某公司“年产10亿个TMR磁阻传感器芯片和10亿个ASIC芯片”和“高性能、低功耗TMR磁传感器芯片的产业化”这两个研发项目的负责人，这些项目所涉领域范围涵盖了涉案专利的技术领域。将诉争专利的权利要求、说明书内容及附图与多某公司提交的邮件证据中的技术图纸进行对比，可以看出涉案专利权利要求所记载的技术特征在技术图纸中均有部分体现。在王某某参与的项目中，多某公司研发团队所形成的Q8N3J1设计图，该图纸已明确记载了4个磁电阻元件形成全桥电路，由磁电阻元件各自作为一个桥臂电连接构成一个电桥，且磁电阻元件结构相同。由于磁电阻集成芯片采用电桥结构，因此该设计方案能够实现诉争专利“对外磁场的抗干扰能力明显增强”的技术效果。这与诉争专利的技术手段、能实现的技术效果基本相同。同时，在先专利的半桥和全桥型梯度计可以在同一基片上采用相同的工艺一次性制备而成，该技术方案整体上能实现诉争专利的“芯片中相同的层采用相同的材料和工艺一次镀膜制备形成，产品的一致性较好”的技术效果。因此，原审法院认定诉争专利与王某某在多某公司所从事的技术研发工作有关具有充分的事实依据。

3.关于乐某公司和王某某的其他主张及理由

首先，乐某公司、王某某主张诉争专利系其离开多某公司后作出的，并提交了相应证据证明其有能力在数月内作出诉争专利发明的相关证据。对此本院认为，在多某公司已经提交了充分证据证明诉争专利与王某某在多某公司任职期间的工作具有较为明确和具体的关联关系的情形下，王某某自身的专业背景和能力不足以否定诉争专利系其在多某公司处作出的职务发明，乐某公司、王某某的此项主张本院不予支持。

其次，现有证据不能证明王某某在入职多某公司前已经形成诉争专利的完整技术方案。乐某公司、王某某二审中提交的王某某的相关论文并未记载诉争专利所要求保护技术方案的完整内容，故不足以否定诉争专利系王某某在多某公司处形成的职务发明。

最后，本案为专利权权属纠纷，主要审理内容为诉争专利的归属问题，在没有明显证据证明诉争专利为现有技术的情况下，对于乐某公司、王某某二审证据所涉及的现有技术是否公开了诉争专利的部分技术内容以及诉争专利是否符合专利授权条件等问题，不属于本案审理范围，本院对此不予理涉。

(五)案件解读

由于文章篇幅所限，笔者不能过多引用本案一、二审裁判中法院所查明和认定的案件事实，但就一、二审裁判文书上的内容占比而言，裁判文书的大量篇幅都是在引述诉辩双方对技术相关性问题的主张和抗辩。所以笔者认为，虽然本案的争议焦点与前案一样，都是职务发明认定，但在认定职务发明的两个要件上，本案也与前案一样，重点也更在技术相关性上。

关于本案在技术相关性认定上启示或相关规则的确立，笔者认为至少可以总结为以下三点：

第一，技术相关性认定要落实到具体的技术细节、技术特征和技术方案上，而不能泛泛而谈地论说技术相关性问题。

第二，相关性不是相同性，主张为职务发明的一方，只需要证明涉案专利技术内容或技术方案与发明人原单位在涉案专利申请日前已经存在的技术资料和技术积累，具有密切的相关性即可，而无需证明原单位在此之前已有涉案专利的完整技术方案。而且即使发明人在离职之后或职务之外，对涉案专利做出有仅属于发明人的技术贡献，也不能否定涉案专利与原单位相关技术资料或技术积累之间的技术相关性。

第三，技术相关性认定与发明人是否具有超强的研发能力无关，而只与发明人是否具有研发能力有关。通常来说，要认定一项发明为职务发明，就得首先确定发明人在任职期间具有相关的研发能力及与该研发能力相匹配的工作职位或任务，否则，就很难认定发明人在任职期间或离职后一年内，因为某种偶然因素完成的一项发明创造属于职务发明。但相反的情况下，如果发明人是个天才发明家，仅靠其一个人的大脑就可以独立完成大多数的发明构思，那么也不能说，其在任职期间或离职后一年内，仅靠其一个人独立完成的发明创造，在与其本职工作或工作任务具有技术相关性时，只因为该发明创造的技术贡献全在其一个人而不认定为职务发明。

三、结  语

职务发明认定通常包括两个要件，一是劳动关系认定，二是技术相关性认定。但司法实践中，就大多数此类案件而言，技术相关性认定都要比劳动关系认定更复杂、也更困难。如果说劳动关系的认定是认定职务发明的前提，那么技术相关性认定通常才是认定职务发明的主体内容和工作重心。如果说劳动关系认定与其他法律，比如《劳动法》或《劳动合同法》中的劳动关系认定有相同或相通之处。那么技术相关性的认定则更多属于《专利法》领域的内容，包括对涉案专利与原单位相关技术在技术手段、技术效果、技术特征和技术方案上的分析比对，更多需要依赖于案件代理人和裁判者基于理工科知识背景的技术性思维与分析，其复杂和疑难程度也就由此可见一斑。

（本文为作者授权首发，仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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