商业秘密侵权与权属纠纷的策略探讨

作者 | 陈杰  北京魏启学律师事务所

编辑 | 布鲁斯

现代化社会，人员流动不可避免，且正向的人员流动有助于技术的交流融合和发展，促进科技进步和产业升级，具有积极的社会意义。但人员流动对于企业经营来说可能是严重的风险，不仅是人才的流失，还有可能导致商业秘密的泄露。事实上，绝大部分的商业秘密侵权案件都与离职员工密切相关。常见的情形是员工离职后，违反保密义务，将在原单位所获取到的商业秘密泄露给新入职的单位，新单位利用这些秘密信息生产竞品，从而对原单位的市场地位和经济利益产生严重的不利影响。而这其中还经常发生新单位将相关技术方案申请专利的情况。对此，原单位为维护自身合法权益，可以采取法律手段追究前员工以及新单位侵犯商业秘密的侵权责任，同时可以对新单位所申请的专利通过权利归属诉讼要求确认归属。而无论是商业秘密侵权纠纷还是专利权利归属纠纷，在证据收集、法律适用等各方面都比一般的知识产权侵权案件要复杂的多。同时涉及商业秘密侵权和专利权属纠纷，显然更为复杂。本文抛砖引玉，就可能会影响整个对应策略制定的部分问题进行浅析，供读者参考。

一、所能实现的目标

1、商业秘密侵权诉讼

商业秘密侵权诉讼的目标主要为了保护商业秘密的独占性。通过诉讼，原告可以寻求法律救济，以制止被告的侵权行为，保护其商业秘密不被非法获取、披露或使用。诉讼结果可能包括禁止被告继续使用或披露商业秘密，以及赔偿原告因侵权所遭受的损失。但对于侵犯商业秘密所申请的专利，并不能直接确定其归属。

例如，在2024年6月二审审结的“吉利诉威马侵犯汽车底盘秘密案（（2023）最高法知民终1590号）”，又被称为“新能源汽车技术秘密第一大案”的二审判决中，最高院认定：

“威马方不仅实施了以不正当手段获取吉利方全部涉案技术秘密的行为，还实施了以申请专利的方式非法披露部分涉案技术秘密的行为，以及使用全部涉案技术秘密制造威马 EX 系列型号（包括 EX5、EX6、E5）电动汽车底盘及底盘零部件的行为。威马方的行为已经构成对吉利方涉案技术秘密的侵害……”

并判令威马方四家公司应立即停止披露、使用、允许他人使用吉利方涉案技术秘密，停止侵害的时间持续至涉案技术秘密信息已为公众知悉之日止，且停止使用涉案技术秘密制造汽车底盘及底盘零部件产品、停止销售使用涉案技术秘密制造的汽车底盘及底盘零部件产品；不得自己实施、许可他人实施、转让、质押或者以其他方式处分涉案12件实用新型专利，包括不得以不按期足额缴纳专利年费和不积极应对专利无效宣告请求等方式恶意放弃专利权；在判决指定的履行期间内，在人民法院监督或者涉案技术秘密权利人见证下，将威马方四公司及关联公司和所有在职或者离职员工以及威马EX系列型号电动汽车底盘及底盘零部件供应商所持有或控制的所有载有涉案技术秘密的图纸、数模及其他技术资料予以销毁或者移交涉案技术秘密权利人；并且通知威马方四公司股东、董事、监事、高级管理人员、所有员工和子公司、分公司、其他有投资关系的关联公司及威马EX系列型号电动汽车底盘及底盘零部件供应商。

从上述判决可见，即便法院已经认定了相关专利申请系侵犯商业秘密的行为，但因诉请中不涉及权属，法院亦认为不宜直接确定相关专利的权利归属，而是判令对有关专利不得进行实施和任何处分。

当然，除了前述关于停止侵权的相关判决内容，最高法还基于威马方的侵害事实，对案件惩罚性赔偿基数及最终赔偿数额进行了计算，并最终认定威马方应赔偿吉利方经济损失637596249.6元以及吉利方为制止侵权行为所支付的合理开支5000000元。两项合计，威马方最终被判赔约6.43亿元。可见，停止侵犯商业秘密的行为和损害赔偿的追究是商业秘密侵权诉讼所能实现的两大重要目标。

2、专利权属纠纷诉讼

专利权属纠纷诉讼的核心在于确定专利技术成果的归属权。通过诉讼，法院将依据相关法律法规和事实证据，对专利申请权或专利权的归属作出裁决。在权属纠纷中，判决可以包括明确权利归属，判令被告协助办理变更登记手续等，但难以追究侵犯商业秘密的责任，真正的合法权利人所遭受的损失，甚至所支出的合理费用也难以直接主张。

例如，（2023）最高法知民终347号案件中，一审法院认定被告蓄意截取了涉案专利权，判决涉案专利权应当归属原告，并判决被告协助办理专利权移转，并承担原告为本案支出的维权合理费用。而在二审中，尽管最高人民法院亦认定“涉案专利与彭某林、熊某在某甲公司从事的工作有关，且系离开某甲公司一年内作出，属于某甲公司的职务发明创造，涉案专利权应归属于某甲公司”，但认为：

“专利权权属纠纷属于确权纠纷而非侵权纠纷，现行法律和司法解释并未明确规定权属纠纷中胜诉方的合理维权费用应由败诉方承担，当事人之间亦无此约定，故某甲公司在本案中主张的合理维权费用缺乏法律依据……”

因而维持了权利归属认定和协助办理变更登记的判决内容，但撤销了由被告承担维权合理费用的判决内容。

二、事实和法律依据

1、商业秘密侵权的事实和法律依据

《反不正当竞争法》第九条规定了商业秘密侵权的违法行为以及相应的民事、行政责任，《刑法》中还进一步规定了严重侵犯商业秘密时的刑事责任。

商业秘密侵权通常涉及以下事实：

（1）权利人拥有商业秘密：商业秘密通常包括技术信息和经营信息，这些信息具有商业价值，且不为公众所知悉，且权利人采取了一系列保密措施来保护这些信息。即，应当具有秘密性、价值性以及保密性这三项要件。

（2）侵权人实施了侵权行为：参见反法第九条的规定，侵权行为包括侵权人通过不正当手段（如盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入等）获取权利人的商业秘密，或者违反保密义务或权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或允许他人使用其所掌握的商业秘密等。未经许可申请专利的行为会导致商业秘密违背权利人的意志而被公开，亦属于侵权行为。

（3）造成损害：侵权人的行为通常会给权利人造成经济损失，包括商业秘密价值的丧失、市场份额的减少、销售收入的下降等。

在商业秘密侵权纠纷中，作为权利人所需要证明的就是前述三项事实。当然由于侵权行为的隐蔽性，司法实践中，通常会通过“接触+相似”的方式来推断侵权事实，法院对侵权人所在地进行突击调查取证的证据保全也是商业秘密侵权诉讼中经常采用的措施。

例如，我所代理的（2024）川知民终108号商业秘密侵权纠纷案中，我所首先向法院初步证明了“接触（被告工程师曾为原告员工，有对涉案秘密图纸的阅览记录）+相似（被告对外宣传的产品技术类别与原告相同）”，并进一步申请证据保全，由法院在被告的工厂处保全到了被告所使用的技术图纸，而这些技术图纸经比对与原告的涉案图纸实质相同。最终，一审、二审法院均支持了我方主张，认定商业秘密侵权成立。

2、专利权属纠纷的事实和法律依据

专利权属纠纷主要有两种情形，一种为职务发明相关，一种则为合同违约或侵权相关。司法实践中，职务发明相关的专利权属纠纷占多数。

（1）职务发明相关的专利权属纠纷

根据《专利法》第六条的规定，职务发明创造申请专利的权利属于单位。而《专利法实施细则》第十三条中进一步阐述了：

“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：

（一）在本职工作中作出的发明创造；

（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

其中，离职员工所引发的专利权属纠纷往往是和前述（三）的情形相关。

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》中的深圳市理邦精密仪器股份有限公司与广州万孚生物技术股份有限公司等专利申请权权属纠纷案（（2019）最高法知民终799号）中，最高院对前述该条款，概括为4个适用要件：

“1、作出发明创造的发明人曾是主张权利的原单位员工；

2、该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；

3、发明创造是员工离职后一年内作出的；

4、发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。”

这四个要件中，又以第四个要件最为关键。对该要件，在第158号指导案例(2019)最高法民申6342号深圳市卫某科技有限公司与李坚毅、深圳市远某智能设备有限公司专利权权属纠纷案中，最高院提及，在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

在涉职务发明的专利权属纠纷中，上述要件也就是权利人所要证明的要点。例如，在我所代理的（2022）粤 73 知民初 335~337号系列纠纷案件中，我方即通过举证劳动合同、岗位评价报告、作业周报、在原单位的往来邮件和附件中的技术材料等大量证据证明了离职员工在原单位的本职工作与涉案专利具有密切相关性，一审法院支持了我方主张，认定涉案专利申请属于职务发明，应归属于原单位，该案还在二审中。

（2）合同违约或侵权相关的权属纠纷

在该类案件中，则是要证明涉案专利申请违反了合同约定，或侵犯了合法权益，通常为侵犯了商业秘密。即在此类案件中，所要证明的要点与前述商业秘密侵权纠纷基本相同。而此时，侵权行为所涉的专利申请行为以及专利申请的技术方案因已公开，相比其他商业秘密侵权纠纷对侵权行为的举证难度还要低一些。

如(2020)最高法知民终902号案件中，最高院认为：

“本案中，VMI公司已举证证明其拥有在先涉密技术，并已证明萨驰公司在涉案专利申请日之前具有接触VMI公司在先涉密技术的机会和渠道、萨驰公司申请并获授权的涉案专利技术方案与VMI公司的在先涉密技术实质相同且VMI公司的在先涉密技术已构成涉案专利技术方案的实质性内容。在此情况下，萨驰公司虽主张涉案专利技术方案由其独立研发，但其在原审中提交的所谓研发证据并不足以证明其该主张，故本院对萨驰公司的该主张不予采信；而且，在本院二审期间，在VMI公司进一步举证证明萨驰公司具有接触可能性以及已实际接触等事实的情况下，萨驰公司也未就其所主张的独立研发进一步举证证明。因此，萨驰公司关于其对涉案专利依法享有权利的抗辩主张缺乏事实及法律依据。据此，根据双方的举证以及本院对事实的查明，可以对萨驰公司以不正当手段获取了VMI公司的在先涉密技术进而申请了涉案专利并获授权的事实作出认定。因此，涉案专利权应归VMI公司所有。”

三、商业秘密侵权诉讼和专利权属纠纷诉讼的法律程序

1、是否可以合并和起诉的顺序

如前所述，商业秘密侵权诉讼和专利权属纠纷诉讼所能实现的诉讼结果不同，为了能一并解决，是否能在一案中同时主张商业秘密侵权和权属确定了？由于商业秘密侵权和专利权属纠纷分属两个案由，通常在法院进行立案时会被要求分开立案。但最高人民法院在（2019）最高法知民终672号二审裁定书中明确，涉及的侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连，具有密切关系，可以将两诉合并在一个案件中予以审理。最高人民法院对此论述如下：

（一）……当事人的诉讼请求涉及两个不同的法律关系且均为诉争的法律关系时，可以通过并列案由将两个法律关系合并在一个案件中进行审理。

……

（二）……法律允许将诉争的两个不同的法律关系合并在一个案件中进行审理。而且，在特定情况下，将基于同一事实或者其他原因存在密切关系的不同法律关系在同一诉讼中解决，有利于查清案件事实、明确法律责任和避免裁判冲突，有利于保护当事人利益和实现诉讼经济的目标。考虑到本案中博迈公司起诉涉及的侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连，具有密切关系，本院认为宜将上述两诉合并在一个案件中予以审理。

但需要注意的是，前述所提及的主要事实高度重叠和裁判结果的相互牵连通常是前述侵权相关的权属纠纷的情形。在商业秘密侵权相关的权属纠纷中，判断的重点为专利申请的行为是否构成商业秘密侵权，这才构成了与商业秘密侵权纠纷的主要事实高度重叠。而如果是职务发明相关的权属纠纷，判断的重点是发明所涉内容是否与员工在前单位的本职工作和任务具有相关性，与商业秘密的侵权判断还是存在较大的差别。

在不能一并主张的情况下，是否具有先后顺序了？目前，我国法律并未明确规定商业秘密侵权诉讼和权属纠纷诉讼必须同时或先后提起。因此，当事人可以根据案件的实际情况和诉讼需求，灵活选择提起诉讼的顺序。

2、管辖

地域管辖上，商业秘密侵权诉讼属于侵权类纠纷，应为被告住所地和侵权行为地。而专利权属纠纷的地域管辖则需要区分，如纠纷系合同或侵权引起，可以参照合同纠纷或侵权纠纷来确定管辖法院。如(2022)最高法知民辖终341号案中，最高院判示：

“对于专利权权属纠纷案件的地域管辖，应当区别权属争议的原因系合同关系还是侵权行为，分别根据民事诉讼法及相关司法解释有关合同与侵权案件的管辖规则来确定案件管辖。”

而与此相对，如是职务发明相关的权属纠纷，则地域管辖为被告住所地，如(2020)最高法知民辖终100号中，最高院明确表示：

“案由为专利权权属纠纷，双方当事人之间并不存在合同关系或侵权行为等基础法律关系之前提。本案的实体处理，其核心亦在于涉案专利是否为职务发明，而并非合同关系或侵权行为之有无，不宜依据合同之诉或侵权之诉确定管辖法院。”

在以被告住所地为管辖的专利权属纠纷中，如果该被告为在中国没有居住地的外国当事人，又当如何确定管辖了？《民事诉讼法》第二百七十六条规定：

“因涉外民事纠纷，对在中华人民共和国领域内没有住所的被告提起除身份关系以外的诉讼，如果合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地、代表机构住所地位于中华人民共和国领域内的，可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地、代表机构住所地人民法院管辖。除前款规定外，涉外民事纠纷与中华人民共和国存在其他适当联系的，可以由人民法院管辖。”

司法实践中，可以考虑的管辖地为国家知识产权局所在地的北京知识产权法院或原告住所地。

级别管辖上，技术类的商业秘密侵权纠纷一审法院为知识产权法院或具有知识产权审判庭的中级人民法院，二审法院原为最高人民法院，在2023年11月1日后，根据修改的《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》，已更改为相应的高级人民法院，但重大复杂的技术秘密案件的二审仍可能由最高院管辖。专利权属纠纷的一审管辖与技术类的商业秘密侵权纠纷案件相同，二审则取决于该专利的类型，发明专利的权属纠纷二审管辖为最高院，实用新型和外观的权属纠纷二审管辖则为相应的高级人民法院，重大复杂的实用新型权属纠纷仍可能由最高院管辖。

由此可见，商业秘密侵权诉讼和专利权属纠纷诉讼即便有些许关联，有可能并不属于同一个法院管辖，自然更难以合并审理了。

四、与专利无效的关系

1、专利权属纠纷与专利无效的关系

当涉案专利存在权属纠纷时，根据《专利法实施细则》的规定：

“当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止有关程序。”

该有关程序包括了无效程序。而根据修订前的《专利法实施细则》和《审查指南》，当权利归属纠纷的当事人申请中止无效程序时，往往都会得到批准。因而在司法实践中，也出现了当专利面临被无效的风险时，有专利权人采用虚构权属纠纷的方式来中止专利无效审查的情形。为此，2023年修改后的《专利法实施细则》和《审查指南》中均规定了国务院专利行政部门认为当事人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止有关程序。因此，并非只要存在专利权属纠纷，专利无效就一定会中止。

这也就会出现在专利权属纠纷的过程中，专利却已被宣告无效的情况。当权利都已不复存在，专利权属纠纷是否还有继续的必要了？在（2022）苏05民初496号案中，一审法院就认为在诉争专利权被宣告无效的情况下，当事人对争议标的不再具有利害关系，所提起的权属纠纷诉讼不符合民事诉讼受理条件，应当驳回起诉，并参照专利侵权的司法解释认为对权属纠纷也应“先行裁驳、另行起诉”。最高院对该案二审时在（2022）最高法知民终2505号民事裁定中认为前述认定为适用法律错误，撤销了该一审裁定，并指令一审法院审理。而且，最高院在(2021)最高法知民终2395号等系列案件中，明确判示：

“一项发明创造的权利归属，与该发明创造能否获得专利授权以及能否在确权程序中维持专利权有效，属于不同的法律关系，法律判断标准并不相同。专利授权确权纠纷，所要判断的是一项发明创造是否具备授予专利权的条件；而专利申请权及专利权权属纠纷案件，所要判断的系一项发明创造的权益归属，应当以原告对所主张的发明创造是否具有受法律保护的利益为判断标准，而不应以专利是否授权以及专利权是否维持有效为前提。即使专利申请被驳回或者专利权被宣告无效，无过错方当事人也可以依据专利申请权及专利权权属纠纷案件中对发明创造权益归属的认定结果，向有过错的当事人另行主张侵权责任。因此，专利申请权及专利权权属纠纷案件中，所涉专利申请被驳回或者专利权被宣告无效的，人民法院仍应对所涉发明创造的权益归属进行审理。”

此外，2023年修改的《审查指南》中还明确规定了，如专利权无效程序未中止审理，专利权权属纠纷当事人可以请求参加无效程序。《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2023）》案件之一的（2022）最高法知行终836号中，最高院也提出了：

“专利行政部门宣告专利权利要求全部或者部分无效后，专利权属纠纷案件中主张权利的当事人提起专利确权行政诉讼的，可以认定其构成被诉无效宣告请求审查决定潜在的利害关系人，不宜简单以原告主体不适格为由径行裁定驳回起诉；当事人是否构成适格专利确权行政诉讼原告取决于专利权属纠纷案件的审理结果，专利权属纠纷尚未实质解决的，可视情中止专利确权行政诉讼的审理。”

这也就避免了名义上的权利人在面临权属纠纷，认为存在风险时，有意放弃专利，但真正的权利人却无法参与到无效程序中，从而损害真正权利人利益情况的发生。

2、商业秘密侵权纠纷与专利无效的关系

当所主张的商业秘密侵权行为即专利申请行为时，专利申请所公开的信息是否属于商业秘密是审理的重点之一。商业秘密首先应当具备秘密性要件。当专利因新颖性、创造性问题被宣告无效时，是否也就意味着该专利所公开的信息并不具有秘密性了？

在（2022）最高法知民终2501号案民事判决书中，最高院就专利无效和商业秘密的关系，给出了这样的释明。

“评判特定技术信息是否具备秘密性的标准与评判专利新颖性、创造性的标准不同，即便该专利技术方案在申请日(或者优先权日)相对于现有技术缺乏新颖性或创造性，也不必然意味着该技术方案所体现的技术信息在被诉侵权行为发生时已为本领域技术人员普遍知悉和容易获得。本案中，案涉技术信息主要记载于案涉实用新型专利说明书具体实施例及附图中，案涉实用新型专利权利要求仅体现了案涉技术秘密部分内容，案涉实用新型专利无效决定中对案涉实用新型专利权利要求是否具备新颖性、创造性的判断并不必然影响本院针对案涉技术信息是否具备秘密性的判断。”

可见，涉嫌侵犯他人商业秘密的技术方案被申请专利但被宣告无效，也并不表明商业秘密侵权必然不成立。

结  语

商业秘密侵权和专利权属纠纷均为复杂的知识产权纠纷，如何应对能取得最好的效果，需要综合考虑案件的事实、所能收集的证据以及需要实现的目标等多项因素。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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