知产天下荟·南京|专利实施许可合同纠纷中的使用费率问题

——评析原告余述南与被告立业制药股份有限公司发明专利实施许可合同纠纷案

作者|徐新 南京知识产权法庭

摘  要

经专利权人授权实施的专利，若未就许可使用费达成一致，人民法院亦可以根据案情判定合理的许可使用费率。

裁判要旨

专利实施许可协议及其许可使用费问题属于合同双方当事人协议确定的范畴。在双方事实上达成了专利实施许可，且一方实际实施了该专利，但就许可使用费的支付无法达成一致的情况下，法院应当认定专利实施许可事实的客观存在及其有效性，并可以就专利实施许可费进行司法裁判。裁判认定的数额可以参考双方之前的交易习惯，也可以综合考虑对方实施专利后的获利情况、行业实践中确定的支付方式和比例以及相关法律规定的给予创新者的奖励等因素综合确定。

基本案情

2002年4月19日，余述南向国家知识产权局申请名为“一种抗神经衰弱的药物”的发明专利，于2004年12月1日获得授权，专利号为ZL02117431.8。专利申请后，余述南即许可立业制药公司实施。2002年至2014年，立业制药公司销售该专利新药“新乐康片”648万余盒，获得销售收入6667万元。但双方始终未能就许可使用费达成共识。余述南遂诉至法院，请求判决立业制药公司向其支付涉案ZLQ2117431.8号专利使用费666.7万元，支付违约金133.3万元，并立即停止实施该专利；且要求立业制药公司承担案件诉讼费用。

案件索引

案号：（2015）宁知民初字第197号

原告：余述南

被告：立业制药股份有限公司

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（2015）宁知民初字第197号

争议焦点

本案的争议焦点主要为，被告若实施了涉案专利权，其是否应当支付专利使用费，以及应当如何支付。

判决内容

首先，《中华人民共和国专利法》第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。审理中，立业制药公司对其实施了涉案专利不持异议，即其认可与余述南间就涉案专利存在着事实上的许可法律关系。故立业制药公司应就其实施涉案专利而向余述南支付相应的专利使用费。

其次，从余述南与立业制药公司于2000年12月28日及2001年7月1日签订的《“新乐康”保健药品合作生产销售协议》来看，余述南通过许可实施专利而可获得的利益约占整个药品销售价格的80%。虽然该两份生产销售协议所约定使用的是99100142.7号专利而非涉案专利，但从两份专利的功能、药品组成成分等来看，涉案专利系99100142.7号专利的改进及延续。且根据药品批准文号间的相应关系，可以认定立业制药公司在2002年之前生产的新乐康片使用的是99100142.7号专利，在2002年之后使用的是涉案专利。因此在双方未就实施涉案专利签订新的生产销售协议或专利实施许可合同的情形下，可以视双方间的权利义务关系实际仍适用2000年12月28日及2001年7月1日签订的生产销售协议中的相关条款。而本案中，余述南仅主张药品销售价格的10%作为涉案专利的许可使用费，并未超过双方在2000年及2001年生产销售协议中的约定。

再次，鉴于余述南本案主张的许可使用费合理，应予支持。在此情形下，立业制药公司如认为该费用远超其实际利润而不合理，则应由立业制药公司对此主动提供相应证据予以证明，而无需等待人民法院要求其提供。

综上，本院判决如：一、被告立业制药股份有限公司于本判决生效之日起15日内向原告余述南支付ZLQ2117431.8号专利使用费666.7万元；二、被告立业制药股份有限公司于本判决生效之日起立即停止实施原告余述南所有的ZLQ2117431.8号专利；三、驳回原告余述南的其他诉讼请求。

法官说法

创新已经成为我国驱动发展战略，对创新成果提供知识产权保护也已提高到国家战略的高度。知识产权的价值在于成果转化，并在市场中得到体现。许可他人使用则是一种理性的选择。对于许可使用费而言，其属于双方协商确定的范畴，但是若无法达成一致，人民法院则可以根据相关法律规定和事实进行裁判，确定合理的许可费率。一方面可以让创新成果得到应用，让创新者得到应有的经济汇报，反哺创新，并为进一步的创新提供动力和基础；另一方面也可以促进双方新的合作关系的形成和发展。余述南与立业制药公司发明专利实施许可合同纠纷一案，即为法院在这个方面一次有益的尝试性的裁判。既使得专利权人余述南所创造的“一种抗神经衰弱的药物”的发明专利得以实施，产生了极大的社会效益，也使得发明人和被许可实施人均获得了相应的报酬，即也产生了极大的经济效益。促进知识产权的实施和许可关系的形成与发展，是人民法院以司法为主导，保护知识产权的职责所在。

专家点评

专利权与版权、商标权或商标秘密等其他知识产权相比，具有独特的法律特征，专利制度保护的对象是具有功能性和实用性的创造物，发明作为一种“公共物品”，创造起来昂贵而复制起来却成本低廉。根据所谓专利理论的异质性，专利在不同产业中的工作机理完全不同。有研究认为，制药产业的发明保护基于前景理论来看，其专利权应当宽泛、独立且能够几乎完全控制产品的后续使用。据美国药品研发与制造商协会估算，一种新药从研发到成功上市平均需要12到15年，药品上市后如果缺乏有效的专利保护，必将极大地遏制制药产业的创造。本案裁判参考专利法、专利法实施细则、促进科技成果转化法等规定的奖励比例，相关判决披露的专利许可费计算方法和依据，双方之前因合作达成的条件和其他专利许可费支付方式和办法等因素，全额支持原告提出的许可费支付比例请求，不仅精准适用法律而且完美体现了对药品专利的强保护理论要求。

民事法律行为虽强调意思自治，专利使用费固然应属双方协商并形成合意的范畴，但倘若被告在既往已有实施原告专利的许可费参照且被告还继续在实施原告涉案专利的情况下，被告却借故拖延就许可使用费达成合意，原告诉诸司法救济，则对双方许可使用费由司法裁判替代市场定价不仅具有正当性而且也符合经济合理性，既有助明晰双方权利配置，安定各自权益归属且极大节约双方交易成本。本案裁判不仅维护了原告对创新的合理回报与可持续开展，更充分实现了对制药产业的经济效益与社会效益双重保障，很好地发挥了知识产权制度对创新的保护和促进作用。

点评专家：东南大学法学院教授 胡朝阳