美国律师的第二封来信：企业须特别关注美国商标项目描述之三大原因

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作 者｜ 萧惠文（Amy Hsiao） 美国飞翰（Finnegan）律师事务所 

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

随着国际经济一体化的发展，中国企业的国际化进程不断加快。近些年，很多中国企业纷纷将商品、服务推向海外市场，自然也包括经济高度发达的美国市场。中国企业在开拓或计划开拓美国市场的同时，也开始重视在美国的商标注册和保护。但是，与中国商标法不同，美国商标法的保护来自普通法，即商标权利可以由使用取得（而不是注册取得）。这一商标法上的根本区别导致中国企业在美国进行商标注册和保护时不仅深深觉得法制“陌生”，并且在实际操作中困难重重。不可否认，中国企业在进军美国市场的征程中，因对美国商标规则的无知而付出惨痛的代价。然而，这些代价是完全可以避免的。 笔者曾在前一封来信中总结了中国和美国商标法体系的三大区别以期为中国企业进入美国市场提供基本的商标战略指导。

一位美国律师的来信：中国企业在美国申请商标的三大误区

在第一封来信，笔者指出中国企业在美国申请注册商标的三大误区：

1、错误理解美国商标在先权利的基础（使用注册）；

2、申请前缺乏充分的商标检索，评估以及律师函在美国体制的效用；

3、过于依赖宽泛的商品项目；以中国商标法的法律概念直观地去理解美国商标，指定过于宽泛的商品项目，是非常危险的做法，这也是中国企业在美国申请注册商标的最大雷区。

如前所述，笔者所任职的飞翰律师事务所在美国以及全世界知识产权法领域居于主导地位。笔者结合在美国、欧洲以及全世界多年的商标注册管理经验，在这第二封信件针对第三点 –过于依赖宽泛的商品项目 — 加以着重讨论。并且罗列因为观念错误而导致对中国企业的实际影响以及如何避免误触雷区的最佳实践。

1、宽泛的商品项目为何成为中国企业在美国申请注册商标的一个典型误区

中国企业提交的商标申请通常会指定过于宽泛的商品或服务项目，因为他们已经习惯了中国的商标实践，使用尽可能宽泛的商品或服务项目以获得广泛的保护。事实上，这在中国商标体系下可谓是一个很好的实践，因为在最初的注册阶段并不需要满足“使用”要件，没有使用也不存在任何负面后果，而且，宽泛的商品或服务项目可有效阻止其他主体在类似的商品或服务项目上注册近似的商标。所以这一实践在中国不仅普遍，而且有存在的必要性。

2、使用过于宽泛的商品项目对商标注册有何影响？

影响1：整个商标注册可能被完全撤销

如果商标注册指定过于宽泛的商品和服务项目，那么整个注册可能会被撤销。

从申请程序开始，美国商标法强调注册的申请人须有在美国商业中使用商标的真实意图。

申请人主张“意图使用”的，须在（1）商标获准注册前、（2）美国商标注册日起的第6年前以及（3）注册的每十年续展期的3个月内提交其在商业中真实使用商标的宣誓书或声明，以及实际使用商标的图样。

虽然第三方能且很可能基于中国企业没有真实使用意图来撤销其在美国的商标注册。但多数情况下很难撤销成功，因为举证证明缺乏使用意图通常非常困难。尽管如此，如果中国企业的商标注册指定过于宽泛的商品项目，那么会很容易被撤销。

例如，中国企业的商标申请通常指定整个类似群和类似群组商品项目。比如玩具生产商在第28类申请注册的商品项目不仅包括玩具，也会涉及钓鱼钩（第28类类似群）；酒店服务提供商在第43类申请注册的服务项目，除饭店服务外，也会涉及“养老院”和“为动物提供食宿”服务。商标指定商品或服务项目范围越广泛，该商品或服务项目与申请人的核心业务差距就越大，第三方的撤销成功率也就越高。换言之，生产第9类计算机商品的中国企业在美国注册商标时，如果同时指定了不相关的类似群商品项目，诸如“叫狗哨子”、“电栅栏”和 “粒子加速器”，该企业在第9类计算机商品上的商标注册很可能会被撤销。第三方只需证明该企业的业务范围和市场宣传仅仅涉及计算机，根本不涉及上述任何其它项目，即可成功撤销该商标注册。

影响2：指定宽泛商品项目的商标申请容易引起美国商标局审查员的高度怀疑，因此导致详尽审查，进而造成商标申请被质疑以及驳回

如果商标申请指定宽泛的商品和服务项目，很可能立刻遭到美国专利商标局的初始驳回（可想而知，驳回次数越高，整体商标申请的花费也越高）。

如果商标申请指定的商品或者服务项目仅是国际分类表标题，由于该标题表述太过于模糊，美国审查员通常不会接受，并且会立即发出驳回通知。需要说明的是，在美国法制下，商品或服务的描述必须非常详尽，并且确实描述商品、服务的真实市场作用。一般而言，概括、笼统的描述均会被拒绝。所以笔者建议：由美国律师查看该公司的商品信息，并且直接提供在美国法制下接受的商品、服务描述。如此一来，即可省去因多次驳回而产生的费用以及不必要的怀疑。

影响3：未能在使用声明中删除未使用的商品和服务，进而严重影响企业在美国的注册。

如果商标申请人在其声明中“虚假”表述其在一项商品或服务上使用注册商标，且申请人知晓或是应当知晓上述事实的，可能会导致该注册商标在全部指定商品、服务项目上被撤销。需要强调的是，即便是真实在美国使用的商品、服务也会因为声明中的不精确，而遭到撤销。

在Medinol Ltd. 诉Neuro Vasx, Inc.一案中，申请人提交了“虚假”声明（其实不是故意虚假，而是不够谨慎 –未能把没有使用的服务或者商品全部删除）。本案中的声明表示其商标已在全部指定的商品或服务上使用，而该商标实际上仅在部分商品或服务上使用。美国上诉审判委员会基于欺诈理由决定撤销整个商标注册。

上述情形尤其适用于中国企业，理由如下：

第一，中国申请人经常使用中国商标局接受的商品和服务项目在美国申请商标。如此，中国企业一旦获得美国商标注册，须仔细核实使用声明，确保该声明仅涉及在美国实际投入使用的商品和服务，从而避免第三方质疑该商标有效性，导致该注册商标在全部指定商品、服务项目上被撤销。

第二，“欺诈”的理解不仅适用于商标所有人实有欺骗意图，或甚至很清楚使用声明并非真实的情形。事实上，欺诈条款还适用于商标所有人（声明人）“应当知晓”其向美国专利商标局提交的声明为虚假或误导性的情形。善意的误解或过失的疏漏均不能成为有效的抗辩理由，商标所有人也不能因此而保住整个商标注册。换言之，如果一个中国企业未能在使用声明中删除未使用商品，即便该企业解释其不理解英文词组的法律含义且其使用描述已为中国法所允许，该企业在美国的注册商标仍会被撤销。

同样重要的是，申请人即使之后向美国专利商标局申请补正，删除未使用商品或服务，也未必能因此免除欺诈的责任；即便申请人在第三方主张欺诈责任之前提交补正，也不能免责。这就意味着中国申请人或注册人需特别留意并确保其在美国的商品和服务项目仅仅包含在美国投入使用的商品和服务。

重点：必须一字不漏地详细检查美国商标的声明。确定文字内容百分之百真确，而不是概括地“大部分”正确。

3、结论

为拓展美国市场并扩大业务，商标注册通常是树立品牌的第一步。中国企业需谨慎选择商标所指定的商品、服务，依照美国商标制度（而不是一味的依照中国的标准），确保沿着正确的方向前进。正所谓：知彼知己，百战百胜 — 确实掌握游戏规则，踏稳第一步，才能保证之后攻城略地，取得领先商机。

我们将在下一封来信讨论在南美洲（巴西）、英国注册商标，保护品牌的最佳实践。敬请期待！