贸促专商 | 参数特征限定的产品权利要求的专利申请撰写探讨

作者 | 梁文惠  中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 布鲁斯

奥克斯与格力的专利纠纷案引起业内人士对参数特征限定的产品权利要求的关注，并且近几年来新能源领域的参数特征限定的产品权利要求无效案使业内人士更加关注参数特征限定的产品权利要求的申请文件质量。本文将无效案例中常用无效理由与专利代理师撰写专利申请文件的思路结合，以期望总结出有利于提高申请文件质量的方法。

一、关于参数特征限定的相关规定

对于参数特征限定的产品权利要求的特殊规定主要体现于专利审查指南中，依次包括权利要求清楚、新颖性和说明书充分公开等相关内容，同时该类型的权利要求也受其他通用性条款内容的规制。

2023版《专利审查指南》（以下简称审查指南）第二部分第二章3.2.2关于清楚部分规定[1]：

当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或者化学参数表征；……。使用参数表征时，所使用的参数必须是所属技术领域的技术人员根据说明书的教导或通过所属技术领域的惯用手段可以清楚而可靠地加以确定的。

审查指南第二部分第三章3.2.5关于新颖性部分规定[1]：

对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或者现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。

审查指南第二部分第十章3.1关于化学发明的充分公开部分规定[1]：

这里所称的化学产品包括化合物、组合物以及用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品。要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途。

以上清楚、新创性和充分公开是无效程序中常用的无效理由。由于专利代理师需要在技术交底书充分记载了完整的技术方案的基础上才能进行新创性的判断和撰写，因此本文从如何满足充分公开要求、如何突出新创性以及如何撰写出保护范围清楚的说明书角度依次进行论述。

二、无效案例分析与撰写方法论述

2.1 关于说明书未充分公开的无效理由

 案例1  涉案专利201810696957.2的权利要求1如下：

1.一种正极极片，包括……，且所述正极膜片的0I值C0I小于等于150；其中，正极膜片的0I值C0I＝C003/C110，C003为正极极片的X射线衍射图谱中003特征衍射峰的峰面积，C110为正极极片的X射线衍射图谱中110特征衍射峰的峰面积；所述正极极片还满足关系式：0.015≤C0I×ρ≤4，ρ表示正极膜片的面密度，单位为g/cm2。

合议组认为（第563247号无效审查决定）：本专利技术方案需要通过实验结果分析得出，同时实验结果也是体现发明技术效果的性能数据；但说明书中测定方法不明确，本领域技术人员无法根据说明书的记载重现其实验过程得到相关数据结果，因此既不能获得相关技术手段，也不能确定其技术效果，本专利说明书及其相应的权利要求1-18无法达到能够实现的要求，即公开不充分。

 案例2  涉案专利为201810123144.4的权利要求1如下：

1. 一种活性材料，其中，所述活性材料的粒径满足下述的式（1）：(Dv90-Dv50)-(Dv50-Dv10)≤2.5式（1）……其中，所述活性材料包括第一颗粒和第二颗粒，所述第一颗粒是指粒径小于所述活性材料的Dv50的颗粒，所述第二颗粒是指粒径大于所述活性材料的Dv50的颗粒……。

合议组认为（第55016号无效审查决定）：说明书给出了期待的第一颗粒和第二颗粒混合前后的粒径分布状态，但并未公开实现这一期待的具体粒径控制手段，且对这种手段的预期超出了本领域人员常规知识和基本能力的范畴。本专利只给出了原料和产物的粒径设想，只表明第一颗粒和第二颗粒混合后关于Dv50的分布结果，而未给出使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段，该发明由于缺乏解决技术问题的技术手段而无法实现，导致本专利说明书公开不充分。

 案例3  涉案专利200610072849.5的权利要求1如下：

1.一种锂离子电池单元，所述电池单元中实际电池单体数N大于等于2，所述电池单体通过导热导电连接体直接连接，其特征在于，所述电池单元中任意一个电池单体通过导热导电连接体与不少于最小单体数Nmin-1个单体直接相连；电池组的最小单体数Nmin由下式表达：Nmin＝k1·Welyt/Wcell……。

合议组认为（第563221号无效审查决定）：对于技术效果可预测性较低的技术领域，如果发明的技术方案涉及包含技术参数的计算公式，而包含该技术参数的计算公式是在诸多特定条件或者理想条件下推导得出的，本领域技术人员根据说明书记载的内容无法合理预期涉及该包含技术参数的计算公式的技术方案能够取得预期的技术效果，则需要说明记载相应的实验数据加以证明，以使得本领域技术人员足以相信并能够实施，否则本领域技术人员有理由怀疑涉及该包含技术参数的计算公式的技术方案不能解决发明的技术问题，取得预期的技术效果，导致发明的说明书未能满足充分公开的要求。

参照上述审查指南关于充分公开的规定对上述案例进行分析，上述案例1的说明书记载了化学产品的确认结果以及化学产品的用途，但是缺少化学产品的确认方法和化学产品的制备；上述案例2的说明书记载了化学产品的确认以及化学产品的用途，但是缺少化学产品的制备；上述案例3的缺少关于该产品的技术效果验证的试验数据。

笔者在处理参数特征限定的产品权利要求的申请文件时也经常会遇到以上问题。结合与专利代理师、发明人的沟通，笔者总结了出现这些问题的原因在于：发明人认为交底书中记载所要保护的技术方案和技术效果就足够了，而容易忽略提供如何实现该技术方案的技术手段，这种处理方式属于典型的工程师思维导向的结果。

但是，作为专利代理师在具有工程师思维的基础上还需要具有清晰的专利思维，即在专利法相关规定的指引下将技术文件“翻译”为专利申请文件，其中最重要的是利用“以公开换保护”这一专利基石充分挖掘技术方案背后的故事。在实践中，笔者建议专利代理师带着“How”的思维阅读技术交底书，具体地：

1）审查指南中“说明书中应当记载化学产品的确认”即对应产品本身的确认。参数特征限定的产品交底书必然会记载确认结果，但此时代理师需要与发明人沟通“如何才能得到该确认结果”，请发明人提供对应该确认结果的“参数”测试方法，尤其是针对不常见参数，在说明可实施的测试方法的基础上还需要给出该不常见参数的定义。而且上述参数测试方法的说明不仅仅是满足了公开分开的要求，而且对后续侵权判定中的参数取证提供明确依据解决因测试方法不明确导致的争议问题。

2）审查指南中“说明书中应当记载…化学产品的制备”即对应制备该产品的能够实现的技术手段。参数特征限定的产品交底书必然会记载确认结果，但是很多时候并未记载如何实现具有该参数的产品的制备方法，此时需要专利代理师以简单的“新产品需要新方法” 的逻辑与发明人沟通“如何才能得到具有该参数的新产品”，同时也需要代理师带入工程师思维审视发明人所提供的技术手段是否完整达到“能够实现”的程度，一种典型的情况是发明人提供的制备方法过于粗略与常规方法无异但是得到的产品相比常规产品具有更突出的效果，那么代理师需要帮助发明人挖掘其中被忽略的技术手段达到“能够实现”的程度。

3）审查指南中“说明书中应当记载……化学产品的用途”，即对应记载证明产品技术效果的实验数据。参数特征以数据的方式呈现，因此有些发明人会认为具有这些参数的产品就是一个好产品，从而未在说明书中提供任何实验数据。此时，代理师需要引导发明人从技术角度对“参数”进行拆解分类，并和发明人确认“如何才能证明参数限定的产品解决了技术问题并达到了预期的效果”。一类是“参数”本身是一种效果表征，比如当利用力学参数限定合金制品时，力学参数本身是一种性能参数也是一种实验数据，力学参数的确认基本可以证明是否解决了技术效果达到了预期的技术效果；另一类是“参数”本身和技术效果之间没有明确可预测性（这种情况更为普遍），比如当采用结构参数限定化学产品时，一方面需要确认结构参数和要解决的技术问题之间可能存的逻辑关系，但是仅仅依靠逻辑推理本领域技术人员并不能预期所限定的结构参数必然能够解决技术问题并取得预期的技术效果，因此还需要依赖实验数据加以证明。此时需进一步注意不仅需要发明人提供实验数据还需要提供测试得到该实验数据的完整方法。

可见，在审查指南关于充分公开的指引下，以“How”提问的方式与发明人进行沟通，对技术交底书内容进行沟通梳理，既可以为申请文件的撰写提供技术基础，又可以比较全面地规避公开不充分的问题。

2.2 关于新颖性和创造性的无效理由

在按照审查指南关于充分公开的指引下对技术交底书内容进行梳理沟通后，代理师厘清了技术方案的来龙去脉，可进一步确定关键词以及构建检索式进行查新检索、新创性分析。按照上述审查指南关于新颖性的规定，对于参数特征限定的产品权利要求按照“推定新颖性”原则进行新颖性判断，因此代理师在判断新颖性时也需要遵循这一原则，以下结合无效案例提出新颖性和创造性判断时要点。

 案例4  涉案专利200780009180.8的权利要求2的一个技术方案与证据1的区别仅在于附件1没有明确公开技术特征“铁素体组织的平均结晶粒径在12.0μm以下，r值的面内各向异性△r为-0.20≤△r≤0.20”。

合议组认为（第28343号无效审查决定）：尽管附件1没有明确公开权利要求2的上述参数限定，但由于其制备方法与本专利的相同，由此附件1制得的产品也必然具备该参数特性，据此可以推定权利要求2相对附件1不具备新颖性。

 案例5  涉案专利200880016639.1的权利要求1相对于证据1的区别在于：测定的参数不同，本专利测定的为粗糙度曲线的最大高度粗糙度RZ，而证据1测定的为10-点平均表面粗糙度，同时本专利还测定了粗糙度曲线要素的平均长度RSm，并限定了RZ和RSm的具体范围以及测定条件。

合议组认为（第58826号无效审查决定），对于采用参数限定的产品权利要求而言，该参数的采用能否使其产品相对于现有产品具有结构和/或性能上的显著改变和提升，是判断该产品是否具备创造性的关键。如果表征该产品参数的改变并未导致产品相应结构和/或性能上的实质性改变，则采用该参数限定的权利要求不具有突出的实质性特点。

可见，利用现有技术公开的制备方法与技术交底书的制备方法对比进行“推定新颖性”判断是典型操作，而且“推定新颖性”这一原则不仅适用于“不常见参数”特征限定的产品新颖性的判断，其还可以进一步利用技术效果的比较进行是否具有创造性的推定，即如果该“不常见参数”没有带来实质的技术贡献则导致该“不常见参数”限定的产品不具有创造性。

那么，反馈到参数特征限定的产品权利要求的查新检索中，代理师不仅仅需要将参数特征作为关键词进行检索，而且还需要根据制备方法和参数特征的对应关系确定影响该参数特征的方法技术特征，并以此方法技术特征作为关键词进行检索，对比现有技术的方法技术特征与技术交底书的方法技术特征来判断制备方法是否相同，进而推定由此得到的由参数限定的产品是否具有新颖性。

在满足新颖性要求的基础上，需要进一步对创造性进行判断。按照上述案例5）的指引，可通过技术效果对比情况进行创造性判断。但是，在实践中通常会出现现有技术的技术效果与交底书记载的技术效果不具有可比性进而无法进行创造性判断，此时笔者建议可通过以下两种方式完成创造性判断：方式一，可以参考技术交底书的技术效果测试方法补充现有技术中该产品在相同测试方法下得到的测试结果，进而与涉案专利进行比较；方式二，可以参考现有技术的技术效果测试方法补充技术交底书参数限定的产品在相同测试方法下得到的测试结果，进而与现有技术进行比较。如果技术交底书的技术效果相对于现有技术的技术效果具有显著改善则可认为具有创造性，否则需要与发明人进一步讨论补充可体现该参数特征限定的产品的其他技术效果的实验数据。

另外，如果实验数据对比结果显示技术效果具有显著改善，尤其是所采用的参数技术特征为“不常见参数”特征时，建议在说明书中阐述利用某特定参数技术特征或某几个参数技术特征协同改善技术效果的机理，突出发明人做出的技术贡献，这种阐述在有利于创造性争辩的基础上，也有助于获得与该技术贡献相称的较大的保护范围。

2.3 关于清楚的无效理由

代理师在确认所掌握技术方案满足充分公开和新创性要求后，将进行专利申请文件的撰写，参数特征限定的产品权利要求除了满足常规申请的撰写要求外，对于保护范围是否清楚具有一定的特殊性。以下进一步结合无效案例对其特殊性处理进行阐述。

 案例6  涉案专利 200780042463.2的权利要求1中限定了如下特征：“在模塑温度100℃～200℃、模塑压力20MPa以下、及模塑时间60～120秒的条件下，传递模塑时产生的溢料长度为5mm以下”。

合议组认为（第53229号无效审查决定）：本专利说明书中有关“溢料长度”描述和定义不够清楚，本领域技术人员根据说明书的记载，不能清晰而确定地知道本专利权利要求1中的“溢料长度”到底是指下模具6条间隙中流入的溢料长度，还是专利权人所主张的上下模具贴合面之间流入的“渗出溢料”长度。……对于权利要求1中溢料长度的测定条件的限定，产生了如上两种理解并导致明显不同的两个保护范围，本专利说明书中也没有任何说明和解释，权利要求1中溢料长度测试条件的限定不能清楚地、确定地表达出其要求保护的发明，没有清楚地界定该权利要求的保护范围。

可见，在申请文件撰写时，参数特征不要停留在表面意义的理解上，要从多角度考察所限定的参数特征表示的意义是否足够清楚。除非是该参数特征在本领域中有清楚、唯一的定义，且应用于本申请中也是采用其常规唯一定义，否则无论是常见参数还是不常见参数均建议在说明书中进行清楚的定义，同时在说明书中记载参数的完整测试方法，达到本领域技术人员能够重复实施的程度。对于常见参数，如果有多种测试方法，需要记载能够对应得到所限定参数的测试方法；对于不常见参数，其测试方法通常也是现有技术中从未公开的测试方法，因此建议详细描述包括但不限于测试样品制备、测试步骤、测试条件、数据采集和处理在内的各项内容，确保依据说明书的记载能够重复测试过程并获得确定的测量值。

三、结  语

包含参数特征的产品权利要求因难以检索到直接公开了该参数的现有技术而具有相对稳定的新创性，而且在民事诉讼中有相对容易的预判性和取证相对简单等优势，因此备受申请人和专利权人青睐，但是近年来该类权利要求以说明书公开不充分、不清楚等理由被无效的比例在增加。以上笔者将无效案例与代理师申请文件撰写思路进行结合，针对性探讨如何克服说明书公开不充分、新创性判断、保护范围不清楚的问题，从而为提高专利申请文件质量提供可行性思路。总得来说，以“How”提问的方式和发明人进行深入沟通在撰写之前充分挖掘参数特征限定的产品背后的故事，确认“如何才能得到具有该参数的新产品”、“如何确认该参数”以及“如何证明该新产品的优势”的答案，是提高申请文件质量的基础，再结合该类权利要求的新创性判断的“推定”原则以及“清楚”的特殊性，从撰写方式上进一步提高申请文件质量。

联系作者

梁文惠

中国贸促会专利商标事务所

北京办公室 国内专利处

liangwh@ccpit-patent.com.cn

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