类案研究 | 新颖性宽限期制度的司法实践

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作者 | 冯   伟 北京市通商律师事务所

         李宗韦 北京藏马知识产权咨询有限公司

编辑 | 墨客

摘   要

新颖性宽限期，是先申请制度下给予申请人的发明创造因特殊情况而导致的公开一定的宽限期，申请人按照规定提交声明和证据，则其申请不丧失新颖性。本文对裁判文书网和国家知识产权局网站上检索到的76件专利授权、确权案例和11件刑事、民事案例进行了分析，归纳了其主张新颖性宽限期失败的原因，探讨了国家知识产权局和法院的裁判思路，并对当事人的举证、质证的思路和技巧进行了整理。

上世纪80年代，借鉴《巴黎公约》和欧洲各国专利法的规定，结合自身国情，我国在专利法中设立了宽限期制度。专利法第二十四条三十余年来未做修改，直至2020年第四次修改专利法才增加一项；实施细则和审查指南有多次调整；实践中虽然总体案件量较少，但是不仅涉及专利授权确权案件，还涉及专利侵权纠纷和刑事案件，由于最高院并未出台司法解释，裁判标准也并不统一。本文回顾了该制度的立法变迁，对检索到的案例进行了统计，分析了案例中主张新颖性宽限期未被接受的原因，并精选部分案例研究了各方的举证质证技巧和裁判思路，希望能够给专利授权、确权、侵权纠纷等各个程序中的当事人提供有价值的参考。

我国在上世纪80年代制定专利法时，借鉴《巴黎公约》和欧洲专利法的规定，结合自身国情，设立了宽限期制度[1]。专利法第二十四条三十余年来未做修改，直至2020年第四次修改专利法才增加一项；实施细则和审查指南有多次调整；实践中虽然总体案件量较少，但是不仅涉及专利授权确权案件，还涉及专利侵权纠纷和刑事案件，由于最高院并未出台司法解释，裁判标准也并不统一。本文回顾了该制度的立法变迁，对检索到的案例进行了统计，分析了案例中主张新颖性宽限期未被接受的原因，并精选部分案例研究了各方的举证质证技巧和裁判思路，希望能够给专利授权、确权、侵权纠纷等各个程序中的当事人提供有价值的参考。

1.法律法规的变迁

1.1《专利法》第二十四条

1985年施行的专利法第二十四条规定：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”1992年、2001和2009年的三次修改中对于此条款没有改动。2003年抗击非典时有专家撰文呼吁对于“不丧失新颖性的公开”条款的适用范围应当进行必要的补充，例如可以在《专利法》第24条中明确增加“为解决健康危机而做出的公开在规定的期限内不丧失新颖性”的情形[2]。2020年新冠疫情爆发，社会上又出现了应当先申请专利还是先治病救人的探讨，为平衡发明人的权利和公众利益，专利法第四次修改时，加入了“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的”作为不丧失新颖性的第一种情形。

1.2《专利法实施细则》

《中华人民共和国专利法实施细则》和《审查指南》对该法条的实施给出了细化规定。1985年施行的《中华人民共和国专利法实施细则》规定：“第三十条 专利法第二十四条第二项所称的学术会议或者技术会议是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议。第三十一条 专利申请有专利法第二十四条第一项或者第二项规定情形的，申请人应当在提出专利申请时声明，并且自申请日起两个月内，提交有关国际展览会或者学术会议、技术会议的组织单位出具的有关发明创造已经展出或者发表，以及展出或者发表日期的证明文件。专利申请有专利法第二十四条第三项规定情形的，专利局在必要时可以要求申请人提出证明文件。”

1993年开始施行的细则中将上述条款合并成第三十一条；2001年补充规定了“申请人未依照本条第二款的规定提出声明和提交证明文件的，或者未依照本条第三款的规定在指定期限内提交证明文件的，其申请不适用专利法第二十四条的规定”；2010年将序号调整为第三十条并进一步明确了“专利法第二十四条第（一）项所称中国政府承认的国际展览会，是指国际展览会公约规定的在国际展览局注册或者由其认可的国际展览会。”，此次修改是为了配合2009年10月1日的专利法修改而进行的，在此之前，国外的使用公开不视为现有技术，所以无论国际展览会的级别如何都不影响专利授权，但是变为绝对新颖性标准后，就有必要明确“中国政府承认的国际展览会”的范畴。[1]

1.3《审查指南》

1993年施行的《审查指南》根据专利法和细则的精神对提交声明、证据的时限和举证责任进一步规定：“不丧失新颖性要求，应当在提出专利申请时，在请求书中声明。……证明材料应在自申请日起两个月内提交。……专利申请有专利法第二十四条所说情形的，专利局在必要时可以要求申请人提出证明文件，证实其发生所说情形的日期及实质内容……对专利法第二十四条的适用发生争议时，主张该规定效力的一方有责任举证或者作出使人信服的结论。”该版指南中并未明确他人泄露情形中提交声明的期限；2001版《审查指南》进一步规定（他人泄露的）若申请人在申请日前已获知，也应当在提出专利申请时在请求书中声明；2006版《审查指南》补充规定了若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。2010版指南和后续的修改都延续了这一规定。

《专利法》、《实施细则》和《审查指南》的制定思路都是将新颖性宽限期制度作为先申请制度下的一种例外规定，申请人或者专利权人主张新颖性宽限期时需要承担较高的举证义务，不仅要及时提交声明和证明文件，还要在审查员质疑时进一步承担举证责任或者作出使人信服的结论。由于涉及该制度的案件总量较小[3]，最高人民法院尚未给出司法解释，这也导致目前的司法实践中存在较多争议，学界对此也进行了较多探讨[4-7]。

2.授权确权案件统计

通过复审和无效审理部官方网站、裁判文书网及相关数据库检索涉及新颖性宽限期的复审、无效决定和法院判决并进行了统计。检索共获得申请人/专利权人主张新颖性宽限期的决定和判决76件，其中主张被接受的仅有15件次，成功率不足20%。

上图显示了涉及新颖性宽限期的40件复审决定和无效决定中，主张成功和失败的涉案专利统计结果，由于复审委的认定在行政诉讼中较少被推翻，对判决情况不再另行统计。从统计可见，主张新颖性宽限期失败的涉案专利占据绝大多数，有28件，主张成功的仅有12件；从专利复审和专利无效决定中记载的证据对抗和裁判结果来看，由于无效程序中，无效宣告请求人会更加积极地质证和提出反证，合议组对提交声明和证据的期限、以及证据的证明力要求更高，在无效程序的新颖性宽限期失败的比例远高于复审阶段主张新颖性宽限期。

由于新颖性宽限期的申请瑕疵或正常申请在申请阶段就会出现，因此统计涉案专利的申请年份比统计复审委的结案年份更有意义，从涉案专利的申请年份分布来看，近五年申请的专利中主张新颖性宽限期失败的专利数量要远多于主张新颖性宽限期成功的数量。

上图是主张新颖性宽限期成功和失败的无效和复审，并进一步统计了主张失败的涉案专利所对应的专利复审和专利无效。涉及实质问题的情况包括证据证据力不足、非首次公开、证据造假、未能证明保密义务等，涉及程序问题的情况包括申请时未声明展会或会议已经公开、声明事项填表错误、2个月内未提交证据或指导泄密2个月内未声明等。在主张新颖性宽限期失败的情况中，涉及实质问题的情况要略多于涉及程序问题的。在涉及实质问题的情况中导致主张新颖性宽限期失败情况比较多的是未能证明保密义务，在涉及程序问题的情况中导致主张新颖性宽限期失败情况比较多的情况是2个月内未提交证据或指导泄密2个月内未声明，这两种情况值得专利申请人重视。

上图是主张新颖性宽限期失败的各种情况涉案专利申请年份分布情况，从图中可以看出来，非首次公开、证据造假、声明事项填表错误在近20年申请的专利中未有发生。在提交证据或指导泄密后声明超过2个月、未能证明履行保密义务、证据证明力不足等情况在近几年申请的专利中导致主张新颖性宽限期失败的情况较多。

2.1授权确权案件成功案例统计

主张新颖性宽限期成功的案例仅有15件次，有2件被后续程序推翻，其中1件涉及伪造证据，通过刑事程序确认其为伪造。具体为：第1056号、第7991号、第29864号、第64760号、第159572号、第212114号复审决定；第104号、第4335号（证据造假、被行政诉讼推翻）、第27550号、第46334号、第46892号无效决定；(2012)高行终字第215号判决、(2017)京73行初7078号判决（二审被推翻）、(2017)京行终2273号判决（一审为(2016)京73行初888号，均维持第27550号无效决定）。

2.2展会、会议公开后主张宽限期失败原因统计

（1）展会会议应当符合规定--第99号无效决定，第28314号无效

（2）申请专利时应当作出声明--第237154号复审决定，第737号、第19278号、第28314号、第48643号、第48646号无效决定

（3）声明的项目错误--第1613号、第1642号、第1867号无效决定

（4）未在规定的2个月期限内举证--第10057号无效决定

2.3 他人未经许可的泄露后主张失败原因统计

目前未发现在申请日前发现泄密并在申请时声明的案例，一般是在授权程序或者确权程序中发现泄密并提交声明和证据，部分案件中专利权人在行政诉讼时才提交申明和证据。

（1）知道或应当知道2个月内提交声明--第671号、第28461号、第28463号、第28464号、第34248号、第44783号、第47852号无效决定。

（2）提交声明2个月内或者在审查员指定的期限内提交证据。

（3）提交的证据应当证明泄露人有保密义务、且未经许可泄露--第56号、第7601号、第26878号、第36904号、第37404号、第39405号、第43493号、第45394号、第45760号、第46255号无效决定。

涉及行政诉讼的案件有：

第3793号无效决定（（2002）一中行初字第479号）、第5257号无效决定（（2003）一中行初字第850号）、第9069号无效决定（(2007)高行终字第543号 (2007)一中行初字第556号）、第13143号无效决定（(2010)高行终字第215号（2009）一中行初字第1660号）、第15060号无效（(2011)高行终字第203号（2010）一中知行初字第3431号）、第35179号无效（(2018)京73行初3909号）、第35196号无效（(2018)京73行初3911号）、第39298号（(2019)京73行初5124号）、第39405号无效（（2019）京73行初9752号）、第41085号无效（（2019）京73行初11870号）。 

2.4 其他

第639号无效决定、第30129号无效决定（(2019)京行终3432号、(2016)京73行初5457号维持）认为：如果现有技术与本专利不同，则不适用专利法第二十四条。

第28571号无效决定（(2016)京73行初3274号、(2020)最高法知行终3号判决维持）认定抵触申请公开日在申请日之后，不适用新颖性宽限期。

第892号无效决定认为,首次公开可以享受宽限期，但是他人在之后的其他公开不适用宽限期。

第41144号无效决定中，涉案专利的同族在日本申请时声明已在春季新品宣介会上公开并享有宽限期，请求人以此为证据主张该设计已经被公开，两国宽限期规定不同，这种公开在中国不能享受宽限期。

3.典型授权确权案例分析

3.1专利权人伪造证据：“铁刹山特液包装盒”案

1999年2月11日，赵某申请了9个酒类包装的外观设计专利，其中包括99321240.9（铁刹山特液包装盒）。辽宁铁刹山酒厂提起无效宣告请求并提供了报纸等证据，主张其在申请日前销售的酒瓶上已经采用此包装，涉案专利属于现有设计。

专利权人提供了反证：有双方当事人签字盖章的委托外观设计的保密协议，其中的法人章已经沈阳市中级人民法院鉴定属实。在口头审理中，请求人对法人章的真实性没有异议，而对协议内容（是由印刷字体、手写体组成）与法人印章的结合的真实性提出质疑，但请求人表示不能提供相反的证据证明该协议的不真实性。合议组认为，鉴于协议上的法人印章具有真实性，而请求人未提供理应保留在请求人处的另一份协议，亦未提出充分合理的解释，被请求人提交的反证1本案予以采信。本专利享受专利法第24条规定的新颖性宽限期，遂作出第4335号无效决定维持专利权有效。

请求人提起行政诉讼，同时报案请求警方介入。本溪市满族自治县人民法院作出刑事判决，认定赵振斌（即本案第三人）犯诈骗罪，判处其有期徒刑十三年。在该刑事判决书中认定：“被告人赵振斌于1999年末，在其自办的辽东书法艺术教研中心，伪造了一份与辽宁铁刹山酒厂在1997年6月1日签订的委托外观设计协议，被告人赵振斌在协议上签名的时间为1997年6月5日。被告人赵振斌将伪造的协议送到本钢设计院打字复印社打字复印后，又以为辽宁铁刹山酒厂设计的新产品宣传广告需要加盖酒厂公章之机，把伪造的委托外观设计协议夹在宣传广告中，偷盖上酒厂公章。”北京市一中院遂撤销无效决定，复审委重新审查后作出第5148号决定宣告该专利全部无效。

根据(2002)一中行初字第362号判决所载：反证1为合同，只有辽宁铁刹山酒厂的公章，却无法人代表签字盖章；合同中存在打印部分和手写部分，手写部分并未另行盖章进行确认；协议中约定的付款时间早在协议签订时间五个月之前。在存在诸多疑点的情况下，仅根据红章的真实性即认可关键证据的真实性，反映出早期复审委在证据三性认定经验上的不足。

3.2 密切利害关系主体证言的证明力：“胶囊雨伞”案和“猫爬架”案

2018年的第36904号无效决定和2020年的第45394号无效决定中，合议组对专利权人提交的用于证明他人未经申请人同意而泄露其内容的证据，根据民事诉讼证据规则进行了审查，无效宣告请求人的举证和质证技巧也值得借鉴。

第36804号无效决定显示，涉案专利被杭州妙可言电子商务有限公司公开，该公司出具了未经允许公开的证明，无效宣告请求人主张该公司出具证明时法人代表为专利权人，口审时当庭通过互联网进行了查询验证。合议组认定与一方当事人有着密切利害关系的主体出具的、对该当事人有利的证言，证明力较弱，不能单独作为认定事实的依据，需要其它证据加以佐证。因此在缺少其它相关证据佐证的情况下，仅凭反证5-2、5-3、5-5不足以证明证据3属于他人未经申请人同意而泄漏，也不足以证明涉案专利能够享有不丧失新颖性的宽限期。

第45394号无效决定中，专利权人提交的反证1作为协议缺乏签署日期，乙方盖章并非红章；反证2为专利权人法人代表沈某声明，沈某当庭所做陈述与公证书显示的事实不符。合议组认为与一方当事人有着密切利害关系的主体出具的、对该当事人有利的意见陈述，证明力较弱，不能单独作为认定事实的依据，需要其它证据加以佐证。因此在缺少其它相关证据佐证且反证均存在明显缺陷的情况下，仅凭反证不足以证明对比设计属于他人未经申请人同意而泄漏，也不足以证明涉案专利能够享有不丧失新颖性的宽限期。

3.3提交声明和证据的期限要求：“治疗乙肝的中药及其制备方法”案

第15154号无效宣告请求审查决定基于证据1认定涉案专利03118126.0“治疗乙肝的中药及其制备方法”权利要求1-2不具备新颖性，宣告该专利全部无效。

专利权人提起行政诉讼，并提交了24份证据证明证据1是未经专利权人许可的擅自泄露。一审法院认为：若申请人在申请日以后得知他人未经其同意泄露了专利内容，其应当在得知情况后2个月内提出并提交相应的证明材料。此处2个月的期限要求应当理解为除斥期间，其超过2个月之后提出的应视为没有提出。专利权人在无效阶段收到复审委转送材料后并未在期限内提交声明，因此不能享有新颖性宽限期。

二审法院北京高院认为：仅凭曾自强的无效宣告请求书及证据副本尚不足以认定新汇公司已经“知道或者应当知道”其专利属于《专利法》第二十四条第（三）项规定的“不丧失新颖性”的情形。原审法院对《专利法》和《专利法实施细则》相关规定的理解和适用错误，其未对当事人特别是专利权人在诉讼中提交的证据材料进行审查属于程序不当，依法应予撤销。(2012)高行终字第215号判决中推翻了撤销了一审案件和第15154号决定。

在最高院知产庭成立之前，北京高院为专利行政案件的终审法院，并且至今仍是外观专利行政诉讼的终审法院，因此，该判决也引发了广泛的关注。本案审理法官后来撰文发表了对新颖性宽限期的观点[8]，文中分析了适用不丧失新颖性公开的实体要件和程序要件，并指出《专利审查指南》第一部分关于申请人主张其“申请专利的发明创造”构成不丧失新颖性的公开的规定，都是针对授权审查程序的规定，可能不适合确权程序，特别是在某些情形申请人或专利权人要证明其“申请专利的发明创造“是他人在申请日前六个月内未经其同意而泄露其发明内容，两个月的举证期限往往是不够的，所以为了个案公证应当接受两个月之后提交的新证据。

该案中之所以专利权人难以确定是否为泄密并难以在规定期限内举证，是因为涉案知识产权系专利权人通过收购破产企业获得，短期内确实难以确定公开者与自己是否有保密义务，因此，该判决更适合作为追求个案公平的特例，而非值得普遍推广的原则。在先申请制的大前提下，考虑行政效率和公众利益（实施申请日前的现有技术/设计的权利），应当对申请人、专利权人提交声明和证据的期限进行限制。

从后续该类案件的裁判结果来看，行政诉讼一审法院一定程度上受此案裁判结果影响，但无效程序和各地法院审理民事案件援引专利法第二十四条时仍然会执行或参考审查指南中的期限规定。

3.4 创造性不宽限：“多用强磁贴”案和“前置过滤器”案

在《中国专利法详解》第316-317页提到“尽管在下面的说明中仍然采用发明创造不丧失新颖性的说法，但是其含义应当被理解为有关公开行为也不会使该发明创造丧失创造性。”但是在实践中，只有在先公开的技术方案与涉案专利有区别的情况下，请求人才会主张涉案专利不具备创造性，此时复审委和法院都倾向于认定新颖性宽限期主张不成立。

第639号无效决定中，涉案专利保护一种多用途的小型强磁磁贴，请求人提交了在申请日之前商品名称为“磁贴”或“神磁贴”的使用公开证据。专利权人认为“神磁贴”是申请人(即该专利的专利权人)在该专利申请日前的试验用样品,与该专利相比有明显本质区别;申请日前销售“神磁贴”是未经申请人同意的行为,属于专利法第24条第3项规定的不丧失新颖性的情形。决定中认定：专利申请人若要享受专利法第24条第3项规定的不丧失新颖性的宽限期,只有在申请日前泄露的技术内容与申请专利的技术内容相同的条件下才是可能的;如果申请专利的技术内容与申请日前公开的某一技术内容不同,即使这种公开属于未经申请人同意的泄露行为,也不属于专利法第24条第3项规定的情形。在本案中双方当事人均承认:申请日前公开销售的“神磁贴”与该专利权利要求限定的多用强磁贴具有不同的技术方案,因此,“神磁贴”的销售行为无论是否是该专利申请人所同意的,就与“神磁贴”具有不同技术内容的该专利而言,均不属于专利法第24条第3项规定的情形,而且,与“神磁贴”相关的技术应属于专利法第22条第3款所称的已有技术。

在(2016)京73行初5457号案件中，专利权人针对第30129号无效决定提起行政诉讼时主张“专利法不丧失新颖性六个月的法定宽限保护期，赋予了原告同日申请的两款十字形、T字形专利，符合专利法规定的新颖性。”复审委答辩称“由于本专利在提交申请时，并未提交关于“不丧失新颖性宽限期”的声明，同时对比设计2中所述的企业年会也不符合关于“不丧失新颖性宽限期”的相关规定。”庭审过程中，原告认可对比设计2不是本专利。一审判决中认定：“原告认可对比设计2不是本专利，对此本院亦予以确认。专利法第二十四条所规定的新颖性宽限期是指如果本专利在申请日前六个月内未经原告同意而被他人泄露，那么本专利不会因此而丧失新颖性。而对比设计2与本专利为不同的发明创造，故即使其未经原告同意而被他人泄露，也不能使本专利享有新颖性宽限期。因此，原告的上述主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。”

“前置过滤器”案中，一方面可以看出法院和复审委都认为在先公开的不同的技术方案/设计不适用宽限期的规定，另一方面也可以看出“治疗乙肝的中药及其制备方法”一案的判决还是对一审法院产生了一定影响，法官更倾向于论证在先公开的设计不适用于专利法二十四条规定，而不是基于审查指南中对时限的要求来拒绝接受证据。

3.5 抵触申请不适用

第28571号无效决定涉及名称为“一种药物组合物及其制备方法和质量控制方法"的发明专利，无效宣告请求人主张CN1861142A和CN1806830A为抵触申请，破坏权利要求5和6的新颖性。专利权人主张证据1和证据2是他人未经专利权人同意而泄露其内容，特别是证据1中描述技术方案的文字内容与本专利及参考资料14几乎一致，证据1是对专利权人技术方案的恶意申请。

无效决定中认定：依据专利法第24条第1款第3项规定，其中“泄露”是指使有关发明创造处于为公众所知的状态，其中证据1、2均为本专利的抵触申请文件，其公开日在本专利的申请日之后，在本专利申请日以前的六个月内，仅是提出了专利申请，而并未向社会公众公开，也就是说此时该发明创造并未处于为公众所知的状态，因此其不属于“他人未经申请人同意而泄露其内容的情形”，不适用专利法第24条第1款第3项的规定。

(2016)京73行初3274号和(2020)最高法知行终3号判决中支持了复审委的观点：证据1和证据2构成本专利的抵触申请。也即，在本专利申请日以前的六个月内，证据1和证据2的技术方案均仅是提出了专利申请，而并未处于为公众所知的状态，不属于专利法第二十四条第三项所规定之情形。

本案例反映出最高法在专利法第二十四条的适用上持谨慎态度，严格按照申请日前六个月内公开的法条规定判决，并没有因抵触申请会影响新颖性而将申请日前六个月内申请的抵触申请也纳入新颖性宽限期的适用范围。他人未经许可提交专利申请的，发明人可考虑提起权属纠纷、侵害商业秘密诉讼等方式维权。

4.专利侵权纠纷和刑事案件分析

侵权纠纷处理中对现有技术抗辩的判断也适用宽限期制度，国家知识产权局2014年印发的《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南（试行）》第一编第三章发明、 实用新型专利侵权抗辩1.4.2.2享受新颖性宽限期的技术部分规定：“在专利侵权纠纷处理中，也不能依据这样的技术对以该享有宽限期的专利为基础提出的专利侵权进行现有技术抗辩”；第二编第三章外观设计专利侵权抗辩2.1现有设计的范围部分也规定“如果涉案专利享有新颖性宽限期，则符合新颖性宽限期要求的现有设计不属于 《专利法》 第六十二条所述的现有设计”。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南2017》第138条规定：现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术，既包括进入公有领域、公众可以自由使用的技术，也包括尚处于他人专利权保护范围内的非公有技术，还包括专利权人拥有的其他在先专利技术；但是，根据专利法第二十四条的规定享受新颖性宽限期的技术不得作为现有技术援引用于抗辩。[9]

4.1刑事案件

(2013)沪一中刑(知)终字第10号案件中，法院在计算泄露商业秘密造成的损失时认定，上诉人吴某披露涉案结构式至辉某公司获悉该事实已经超过六个月，故涉案结构式的新颖性已经丧失。

4.2不正当竞争案件

张志敏与深圳市乔安科技有限公司、上海凯聪电子科技有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案中（(2017)沪73民初379号、(2019)沪民终139号）法院认定被告明知其产品已经在申请日前销售，导致其外观设计专利丧失授权条件，仍然提出一千万元的高额赔偿并申请财产保全，系违背诚实信用原则恶意申请专利、恶意诉讼。两被告辩称由于公司员工的工作失误导致18号案外观专利的设计被提前公开，因此两被告不具有主观恶意，并援引专利法第二十四条第(三)项之规定，认为在专利申请日前六个月内其公司员工未经同意公开专利设计，并不会使18号案专利丧失新颖性，进而不能推断两被告具有“明知自己不应享有专利权"的主观恶意。法院认为，两被告据以主张“他人未经申请人同意而泄露其内容"这一事实的证据仅为被告凯聪公司的前员工汤霞的证人证言，并无其他证据予以佐证，本院对该证人证言不予采信，而且在18号案外观设计专利的无效宣告程序中，被告张志敏作为专利权人也未向专利复审委就新颖性问题提出过上述抗辩意见，因此，两被告的该项辩称依据不足，本院不予支持。

4.3专利侵权纠纷案件

专利侵权纠纷诉讼中应用专利法第二十四条的原因主要是被告提起现有技术抗辩，原告（专利权人）遂主张该现有技术为他人未经许可的泄露，应当适用专利法第二十四条新颖性宽限期的规定。

(2018)渝民终232号判决认定专利权人展会公开后并未提出声明和提交证明文件，因此，不能享有宽限期，上诉人（一审被告）的现有技术抗辩成立。

(2016)京73行初3162号案件中，被控侵权人河北同力公司在杂志上刊登了与涉案专利相同的被控侵权产品的广告，在行政调处程序中据此主张现有技术抗辩，但未能提交证据证明发表行为得到了专利权人朱大同的同意，法院维持了北知局的决定书，认定涉案专利享有新颖性宽限期。

(2019)最高法民再136号和（2020）辽民终1277号判决认定，涉案外观设计专利已经被使用公开，专利权人亦不能证明本外观设计专利存在专利法第二十四条规定的“不丧失新颖性”的例外情形。该设计本不应获得外观设计专利授权，显然已不属于专利法保护的“合法权益”，故对其不予保护。

(2015)豫法知民终字第73号案件中，被告据以主张抗辩的现有技术系专利申请日前六个月内他人泄露，故被告的涉案专利不具有新颖性、属公知技术的答辩理由不能成立。

（2018）粤73民初3279号和（2018）粤73民初3281号两案中，法院认定：专利权人未提供证据证明与公开者之间存在明示或默示的保密协议，亦没有证据证明公开的专利内容是通过不正当手段获取的，虽然公开者出具的情况说明称其在未得到允许的情况下擅自将相关图样予以上传至天猫网店使用，但该情况说明系在本案诉讼发生后由单方出具，缺乏其他证据佐证，仅凭该证据难以认定其确系违背专利申请人本意提前公开了本案专利内容这一事实的真实性，故对新颖性宽限期的主张，本院不予支持。

从上述案件中可见，最高院和各地法院在举证责任分配上较为统一，整体上根据谁主张谁举证的原则，认为被告有责任证明其主张的“现有技术”在申请日之前公开的事实，而原告有责任证明其有资格享有新颖性宽限期。部分判决中也注意到了司法程序与行政程序的衔接问题，主张向复审委提交抗辩意见也是适用新颖性宽限期的前提，但是仍未根据审查指南的规定对向国家知识产权局提交声明和证据的时效是否符合规定进行审理。

也有部分地方法院对举证责任有不同的认定，例如(2020)鲁01民初3305号案件中，被告主张原告在申请日前已发微信朋友圈和抖音视频截图，属于现有设计。法院认为，即使属于公开……申请人既然将该外观设计申请专利权，就没有在专利申请日前对外公开的主观意图，被告还需进一步举证证实上述微信和抖音用户公开产品图片取得了申请人同意或者为申请人主动公开，而被告对此未提供证据证实，因此应推定他人未经申请人同意而泄露其内容，属于违反申请人本意、不丧失新颖性的公开，因此，微信和抖音用户所公开的产品图片对涉案专利不构成现有设计，被告以此作为现有设计抗辩，本院不予支持。本案中原告主张新颖性宽限期，法院先认定“申请人既然将该外观设计申请专利权，就没有在专利申请日前对外公开的主观意图”，然后将举证责任推给了被告，与其他案件的裁判标准是明显不同的。

5.结   论

5.1.裁判标准讨论

涉及专利法第二十四条的案件，大部分在初审和实质审查阶段结案，进入复审、无效和行政诉讼的案例较少。尽管在《中国专利法详解》中，尹先生基于法理对其进行了描述[1]。然而，在实践操作中，复审委和法院对宽限期的适用持谨慎态度，涉及抵触申请、他人再次公开、有区别的在先公开的情况，都不能享有优先权。

该类案例中，需要双方举证质证的案件多为专利确权程序中“他人未经申请人同意而泄露其内容的”情形，争议焦点一般集中在以下三个问题的认定上：

（1）如何确认专利权人知道或应当知道之日。

（2）对于提交声明和证据的期限是否需要严格执行？

（3）申请人/专利权人提交的证明的需求。

笔者分析本文中列举的决定和判决后认为，对于大部分案件而言，专利权人看到在先公开的技术方案第一时间就能反应出这是自家的技术/设计，对公开者一般也较为熟悉，两个月的时间足够提交声明。对于2个月内难以举证的特殊情形，建议通过指南修改，允许申请延长举证期限；但是为了保护公众自由实施现有技术/设计的权利，仍应当要求专利权人在知道泄密情况后，无论是否有审查意见通知书或无效宣告程序，都应当在规定期限内向国家知识产权局提交声明和证据，这也是诚实信用原则的要求。

新颖性宽限期作为在先申请制下给申请人、专利权人的优待，申请人、专利权人有义务证明其符合适用条件。对于“他人未经申请人同意而泄露其内容的”情形，应当提供真实的证据证明“他人”与申请人之间，就涉案专利的技术方案/涉及有保密协议或者应有保密义务，和/或申请日以前采取了保密措施。

5.2.实务操作建议

对申请人而言，申请专利之前应当尽量减少接触者，无论是经销商、记者还是企业内部员工；对于确有必要接触该技术/涉及的人，要签订明确的保密协议或保密条款，对于秘密的内容进行明确约定。

在专利授权确权程序中发现专利技术/设计申请日前被他人公开，应当尽快核实是否存在泄密情况，在两个月内提交声明，之后尽可能举证，避免因提交声明或证据不符合实施细则和指南的规定这样的程序问题造成败诉的风险。

如果在行政诉讼或者其他诉讼中发现专利技术/设计申请日前被他人公开，也应当及时向国知局发出声明并提交证据；否则判决生效后，他人可能以此为证据提起无效；届时判决中已经确认了在先公开事实，同时专利权人知道的时间（即向法院主张他人泄露的时间）在判决书中也会有所体现，无法主张新颖性宽限期。

对无效请求人一方而言，提起无效请求之前要分析对方可能的答辩策略。如果在先公开在申请日前六个月内，应当预判到对方可能主张新颖性宽限期。收集证据时可以一并公证专利权人应知的证据，例如专利权人或其法人代表在自己官方网站、社交媒体账户上收录的在先公开的论文或新闻报道，专利权人以在先公开的论文申报政府项目或者奖项的证据等；也可以通过企业信息查询网站分析公开者和专利权人是否存在利害关系；还可以证明在先公开的网站或账号的性质，以便合议组形成“专利权人在申请日前并没有保密”的内心确认，例如猫爬架案件中，微博为宠物用品推广账号，一般情况下倾向于让更多人知道而不是保密。无效过程中，可以提交有利于己方观点的判决和无效决定，例如本文中“猫爬架”、“胶囊雨伞”案的无效决定供合议组参考。

参考文献：

[1]尹新天主编. 《中国专利法详解》（第一版）. 知识产权出版社2011年版，第316-318页。

[2]曹津燕. 《“非典”引起的知识产权问题思考》.载《科技与法律》2003年第2期：第1-6页。

[3]万小丽&乔永忠.《专利申请新颖性宽限期规则的援引现状及利用策略》.载《电子知识产权》 2008年第5期：第30-33页。

[4]王晶晶&岳媛媛. 《他人泄露不丧失新颖性宽限期的程序探讨》.载《中国科技信息》，2020年第17期，第17-19页。

[5]孙长龙. 《授权专利能否主张享有不丧失新颖性的宽限期》. 载《中国发明与专利》，2014年第8期：第76-79页。

[6]孙家丽，朱雪冬&欧阳平. 《试论他人泄露不适用新颖性宽限期的特殊情形》[J]. 载《中国发明与专利》，2018年第9期，第74-79页。

[7]曲燕，刘元霞.《对专利法新颖性宽限期的分析与思考》. 载《中国发明与专利》，2009年第5期，第63-66页。

[8]刘晓军. 《在先公开不破坏专利新颖性问题研究》. 载《中国专利与商标》，2015年第1期，第30-41页。

[9]北京市高级人民法院知识产权审判庭编.《北京市高级人民法院＜专利侵权判定指南(2017)＞理解与适用》第一版，知识产权出版社，2020年版：第748-749页

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