新规解读 | 新细则及其配套法规修订对专利类争议解决实务的影响
作者 | 杨倩 北京市柳沈律师事务所
编辑 | 布鲁斯
引 言
2023年12月20日，在修正后的专利法已经施行了两年半之后，《专利法实施细则》（下称“新细则”）终于落地。国家知识产权局随之颁布了修订后的《专利审查指南》（下称“新指南”）、《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》（下称“过渡办法”）、《规范申请专利行为的规定》（下称“规范规定”）、《关于专利权期限补偿和专利开放许可相关行政复议事项的公告》（下称“第560号公告”），并更新了各类手续表格和电子申请数据标准规范等，一系列的配套制度全面铺开，均将于2024年1月20日起施行。由此，专利法第四次修正及其所带来的法律框架的变动终于告一段落。
本文试图探讨新细则及其配套法规的修订对于专利类争议解决案件可能带来的影响，以期在实务工作中更好的适应系列新法规的实施。
目 录
一、无效审查周期的理论上限大幅缩短，灵活性和不确定性提高
二、诚信原则全方位堵漏，多条款形成合力以净化制度运行环境
三、专利评价报告请求主体扩张，新型、外观专利维权面临更高质量要求
四、权属纠纷中止无效程序需个案确认，确保立法本意得以实现
五、非重大专利侵权行政纠纷可由国知局指定管辖，相关纠纷处理形成程序闭环
六、其他一些可能影响实务工作的细节变化
一、无效审查周期的理论上限大幅缩短，灵活性和不确定性提高
对于电子送达的情形，新细则第4条将发文后15日推定收到的规定取消，代之以进入系统的日期为送达日。基于此，国知局所有审查周期的理论上限都将缩短；尤其对于受程序制约最明显的无效审查周期会带来强烈影响。
以一个典型的无效程序为例，口审时间会受到前面两到三次通知书指定答复期限的制约。取消15日邮路时间后，口审时间理论上可以提前一个月到一个半月左右。在不考虑无效审查人力资源制约的情况下，一个典型的发明、实用新型无效案件审查周期的理论上限可被缩短至四个月左右，外观设计专利无效案件由于不涉及专利修改问题，审查周期理论上限可被缩短至两到三个月左右。
与此相呼应的，新指南对无效审查的一些程序性规定也做了较大调整。比如：
第四部分第一章第4节明确独任审查规则；
第四部分第三章第4.4.1节，将转文通知书的一个月答复期限修改为“一般为一个月”；
第四部分第四章第2节规定，无效程序中即使当事人书面提出口审请求，合议组仍有自由裁量权可以不进行口头审理；
第四部分第四章第3节规定，口审通知除通过电子系统发送外，还可以采取邮寄、传真、电子邮件、电话、短信等方式告知，口审通知指定答复期限一般不超过七日；
第四部分第四章第5节规定，经合议组一致同意，可以由主审员代表合议组出席并主持口审。
这意味着，无效程序中指定答复期限可以不是一个月而是更短，口审排庭时不再受制于组长、参审的口审冲突，可以由主审员一人出席主持口审（决定还需经合议后做出）；口审通知可以通过非常灵活的方式告知当事人，并且可能会出现仅提前不超过七日而通知口审的情形；如合议组认为确无必要口审，可以不必受制于当事人的书面请求；甚至为无效案件的独任审查（全程包括决定仅由一名审查员完成）打开了制度空间。这些新规无一不凸显出审查机关提高无效程序灵活性的导向，单人口审以及未来可能的独任审查等也在相当程度上增加了程序的不确定性。这些都将对双方代理人的专业性提出更高的要求。
多年以来，我国无效案件平均审查周期一直稳定在5~6个月之间，在全球类似程序中已是最快（没有之一）。随着无效案件立案量不断逼近无效审查人力资源极限，新规可以大大提高审查效率，减缓无效立案量增长对审查周期带来的压力。高效的无效审查周期和稳定的无效审理水平，保障了我国侵权和确权双轨制的顺畅运行；并且也使得中国无效程序往往成为全球平行诉讼中最早破局的关键战役，在专利纠纷全球化趋势迅速发展的当今，提高了我国在全球知识产权治理中的话语权。相关利益方如何在更加灵活、快节奏的中国无效程序中取得有利结果，将会变得更加重要也更具挑战性。
二、诚信原则全方位堵漏，多条款形成合力以净化制度运行环境
新细则第11条是专利法第20条第1款诚信原则在“专利申请”场景下的细化，这一条款成为初审、实审、复审驳回条款、专利权评价条款和无效条款，而且可以在复审和无效程序中被依职权引入，不受请求原则的限制；同时新细则第100条还规定违反第11条将予以警告且可以被处于高达10万元的行政罚款。与新细则同日发布的《规范申请专利行为的规定》（下称“规范规定”）中列举了八种违反新细则第11条的非正常申请行为示例，如经听证后确认属非正常申请专利行为，则可被采取行政处罚、取消资助和费减、公告纳入信用信息共享平台，列入违法失信名单等处理措施。这是此次专利法及其配套法规修改的一大亮点，在立法层面实现了对于不诚信行为的全面规制。
对于专利争议解决实务而言，可以从以下几个角度思考该条款的引入及其影响。
1、违反诚信原则的无效理由与侵权诉讼中滥用专利权抗辩、恶意诉讼责任之诉的配合
2011年最高院修订的《民事案件案由规定》中确定“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的案由，意图抑制滥诉。北京高院《专利侵权判定指南（2017）》第126~127条规定，如果被诉侵权人提供证据证明涉案专利为恶意取得，则可驳回原告诉讼请求。新细则第11条的不诚信行为在一定程度上可以作为判断上述两个场景下的“恶意”的依据。
如果被诉侵权人收集到了涉及诸如“规范规定”中明确的八种非正常申请行为的确凿证据，一方面可以考虑以新细则第11条为由提起无效宣告请求，另一方面也可以尝试在侵权诉讼中主张上述滥用专利权抗辩，甚至可以考虑另行提起恶意诉讼责任之诉以追索损害赔偿。具体需要根据专利无效程序、专利侵权纠纷、恶意诉讼责任纠纷三者的程序特点、审理节奏、管辖法院、裁判者的审理风格和习惯等，根据个案以及证据情况综合判断。
2、诚信原则的无效理由与公开不充分、实用性等无效理由的配合
“规范规定”第三条列出的非正常申请专利行为中，第（二）项涉及编造、伪造、变造实验数据等，第（四）项涉及明显不符合常理或变劣、堆砌、非必要缩限保护范围。在新细则落地之前，实务中对于上述两种情形，请求人多会主张以A26.3公开不充分以及A22.4不具备实用性的无效理由以“曲线救国”。
比如，在化学领域中，实验数据的真实性容易成为争议焦点。在（2017）京73行初5365号判决中，法院认定“没有原始试验报告佐证的情况下，上述……解释均有悖常理，不能成立。因此，本院不能认可本专利说明书实施例5中记载的相关实验数据的真实性，……，本专利说明书并未完成专利法要求的对其要求保护的化合物用途的充分公开，不符合专利法第二十六条第三款的规定”。在第563247号无效决定中，合议组基于说明书的文字记载不明确以及专利权人没有提供原始数据等事实，认定涉案专利公开不充分。
那么在新细则落地之后，是否意味着上述情况可以直接适用新细则第11条，请求人不再需要主张A26.3和A22.4等无效理由？笔者认为不宜做此简单替换。A26.3和A22.4与新细则第11条所需要的证明力度、待证事实、证明标准和说理角度均不同；仍然要从证据出发，考虑证明目的和说理角度来主张适当的无效理由。
鉴于新细则第11条无效条款的适用除了影响权利稳定性外，还可能会对当事人带来一系列的负面影响，比如行政罚款、列入违法失信名单等。为此，裁判机关很可能会保持相对谦抑谨慎的态度，适用较高的证明标准以避免这一条款的滥用。因此笔者认为，如果以违反诚信原则作为无效理由，请求人需要提供相对确凿和直接的证据，以满足可能较高的证明标准。
3、专利权人需更加注意留存研发记录、实验数据等相关证据
作为专利权人的创新主体，如果被以违反诚信原则提起了无效程序，那么提交相关反证“自证清白”就会变得非常重要。因此，创新主体需要做好内部管理制度建设，尽量留存研发记录、实验数据等与专利申请相关的证据，以备在专利授权确权甚至侵权等程序中遇到此类质疑时，能有理有据的提供事实依据。当然创新主体在实际举证过程中，也需要充分防范泄密风险，避免对方通过诚信条款来“套取”专利背后隐藏的商业秘密信息。
三、专利权评价报告请求主体扩张，新型/外观专利维权面临更高质量要求
新细则第62条进一步优化了专利权评价报告制度。一方面将评价报告请求主体在专利权人和利害关系人的基础上增加了“被控侵权人”，另一方面丰富了请求时机，明确了办登时专利权人即可提出评价报告请求。
结合细则第50条在实用新型和外观设计初步审查中“明显创造性”的驳回条款的增加，充分体现了提高实用新型和外观设计专利质量的立法导向，既在审查阶段严把授权关，也在授权后通过专利评价报告制度提高用以行权的专利质量。
新指南明确“收到专利权人发出的律师函、电商平台投诉通知书等的单位或者个人属于被控侵权人，可以请求国家知识产权局做出专利权评价报告”。专利权评价报告官费目前为2400元，根据细则第63条的规定，评价报告在2个月内做出。如果收到了侵权警告函或电商平台侵权投诉，“被控侵权人”可以通过这一低成本、高效率的途径来质疑涉案专利的稳定性。在这类涉案金额并不高的小微纠纷场景中，被控侵权人可以通过提起专利权评价报告请求这一途径快速应对，甚至在一定程度上可能会起到“简化版无效程序”的作用。这一制度也会倒逼专利权人在行权时选择质量更高的专利。如果在申请专利时就有潜在的行权需求，权利人可以按照新细则第62条的规定在办登时即请求专利权评价报告，成为“加强版”实用新型或外观设计专利，从而在诸多场景中应对初步的稳定性质疑。
四、权属纠纷是否会中止无效程序需个案确认，确保立法本意得以实现
新细则第103条涉及权属纠纷中止行政程序的规定，此次修改新加入了“当事人提出的中止理由明显不成立的，可以不中止有关程序”的规定。相应的，新指南第五部分第七章第7.3.1.2节规定，对于处于无效程序中的专利，权属纠纷的中止请求需在形式审查之后再由复审无效部门做进一步审查，并具体列出了不中止无效宣告程序的四种具体情形。新指南第四部分第三章第3.7节等处增加了关于权属纠纷当事人参加无效程序的制度设计。根据新指南的规定，权属纠纷当事人一旦被允许参加无效宣告程序，其可以提出意见供合议组参考，并会收到无效审查状态通知书以及审查决定。
以往的审查实践中，中止申请仅由初审部门进行简单的形式审查。专利权人仅提交一纸专利权属纠纷的民事诉讼受理通知书、甚至行政调解立案通知书等类似文件的情况下，初审部门并无明确的法律依据要求当事人进一步提交相关证据或做出“不予中止”的通知。由此导致出现了一些专利权人“伪造”权属纠纷以恶意中止无效程序的情况。为避免这一问题，根据新指南的上述规定，无效程序的中止请求除了需经初审部门的形式审查外，还需经过复审无效审理部门的进一步审查，从而通过个案确认的方式尽可能避免上述恶意中止的情形。
实践中，如确实涉及权属纠纷，权属纠纷当事人应及时确认诉争专利是否处于无效程序中。如处于，建议尽早提交中止申请及并尽力提供确凿证据，以说服复审无效审理部门其不属于新指南规定的四种可以不中止的情形；如未予中止，则需及时请求参加无效宣告程序，以避免当前的名义权利人未尽到积极义务导致权利受损。
五、非重大专利侵权行政纠纷可由国知局指定管辖，相关纠纷处理形成程序闭环
新细则第95、96条关于专利侵权纠纷的行政裁决程序做了进一步的完善。第95条将可以处理和调解专利纠纷的专利行政部门由设区的市政府部门扩大到各类地级市政府部门。第96条除了将国知局于2021年发布的《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》中关于重大专利侵权纠纷的定义纳入以外，还规定了，如果国知局认为当事人提起的专利侵权纠纷不属于重大专利侵权纠纷，可以指定有管辖权的地方局来处理。
国知局于2019年12月发布的《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》第一章第二节规定了专利侵权纠纷行政裁决的管辖规则，明确了级别管辖、地域管辖、移动管辖、指定管辖以及管辖权异议等具体细节，整体上与专利侵权民事诉讼的管辖规则一致。根据该办案指南，区级部门办理专利侵权纠纷案件需要地方性法规的授权。实践中，深圳等有需求又有处理能力的区级部门已经在地方法规的规定下处理专利纠纷。
另外，根据新细则第96条，如果当事人向国知局提起处理专利侵权纠纷的请求，而国知局又认为其不属于“在全国有重大影响”的情形，那么根据上述管辖规则，可以由其指定地方局来处理。这一定程度上可以减少专利侵权行政纠纷中潜在的管辖权争议，在国家局层面形成程序闭环，也避免了请求人被“踢皮球”的情形。但是，对于一件专利侵权纠纷而言，“有管辖权的地方人民政府管理专利工作的部门”通常不唯一，如果专利权人或利害关系人向国家局提起专利侵权行政裁决请求时，也需考虑到被指定管辖所导致的不确定性，慎重评估相关利弊。
六、其他一些可能影响实务工作的细节变化
1、期限补偿
新细则第五章第77~84条根据专利法第42条第2、3款规定了期限补偿制度的具体落实，包括因授权过程中的不合理延迟以及新药上市审评审批占用的时间而做出的补偿。新指南第五部分第九章第2~3节详细规定了期限补偿制度的审查细节。对于新药相关发明专利，既可以根据专利法第42条第2款因授权过程中的不合理延迟申请“专利权期限补偿”也可以根据第3款因新药上市审评审批申请“药品专利权期限补偿”。
根据新细则第81、83条的规定，药品专利权期限补偿仅限一个新药一个专利一次补偿，其保护范围仅限于新药及其经批准的适应症相关方案，这意味着药品专利期限补偿有可能仅针对部分权利要求甚至权利要求中的部分并列技术方案。根据新细则第107条的规定，期限补偿信息将在专利公报中予以公告。在涉及此类药品专利纠纷时，权利要求的保护范围及期限相信会是一个新的争议点。
根据新指南第五部分第九章第3.7节的规定，上述期限补偿决定由国知局做出，如做出不予期限补偿决定的需要至少听证一次。根据国知局第560号公告，对该决定不服的，可以向国知局申请行政复议。
2、海牙申请无效程序中的送达问题
新细则第12章第136~144条对于外观设计国际申请做出了一系列的特别规定。根据新细则第137~138、143条的规定，按照海牙协定已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际申请，即可视为向国知局提出的外观设计专利申请；国知局审查后将结果通知国际局。由此，海牙申请可以“绕过”专利法第18条有关外国主体强制代理的规定，在不委托代理机构的情况下获得授权。新指南第四部分第三章新增第7节，针对此类专利进入无效程序后的送达问题做了针对性规定。对于在中国内地没有住所的海牙申请权利人，可以采用电子邮件或者邮寄、传真、公告等方式送达，公告之日起满一个月视为送达。由此，海牙申请权利人如无中国代理机构可以接收相关送达，需要在申请过程中尽可能写清楚能够接收上述送达的地址信息，注意关注相关公告避免错过送达。无效请求人对海牙申请提出无效请求时，也需要考虑送达问题可能会对程序节奏带来的影响。
3、关于发明人、设计人奖励报酬纠纷
新细则第7章第92~94条规定了对职务发明创造性的发明人、设计人的奖励和报酬。第92条配合专利法第15条的修改，提到了鼓励单位实行产权激励分享创新收益；第93条提高了奖金下限，发明不少于4000元，新型和外观不少于1500元；第94条将原具体的规定删除而采取了援引《科技成果转化法》的方式，避免了不同法律之间的适用冲突。
在最高院《民事案件案由规定》中有四级案由“职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷”和“发明创造发明人、设计人署名权纠纷”。《科技成果转化法》第43~45条规定了对于职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬的细节。
为了避免此类纠纷，在进行专利申请时需注意发明人、设计人的署名问题，同时单位和科研人员之间尽可能事先就奖励和报酬在法律框架允许的范围内做好约定。另外，也需注意到，在《规范申请专利行为的规定》里“虚假变更发明人、设计人”也属于非正常申请专利行为。
4、无效程序一些其他细节变化
除了直接配合新细则的修改，新指南中对于无效程序还有一些其他细节变化可能会影响实务，简述如下：
经无效决定确认可自始放弃：第四部分第三章第2.2节，明确了专利权人可以通过在无效程序中声明放弃、有无效决定予以确认的方式来实现“自始放弃”专利权。这解决了之前审查实践中无法实现专利权人自主自始放弃的问题，对于私权利属性明显的专利权而言，更加妥当，同时由无效决定予以确认也可以保证该放弃行为不会产生妨碍他人合法权益和公共利益的负面后果。
在后请求的审理更灵活：第四部分第三章第3.1节，明确了对于在先决定已经宣告无效的专利权，再次提起的无效宣告请求（“在后请求”）不予受理，不会再等待在先决定生效。如果在先决定被撤销，当事人还可以再次启动无效程序。相应的，第四部分第三章第3.7节关于受理后的形式审查修改了措辞，并在第4.1节删除了有关涉及在先决定的在后请求的审查范围相关规定。结合新细则第73关于部分无效后公告权利要求的新规定以及新指南的上述修改可知，在先决定是否生效对于在后请求审理的约束减少；裁判机关可以根据个案情况精确判断，是否可以推进在后请求的受理和审理。程序运转效率得以提高。相应的，作为在后请求人，可以根据个案情况来选择针对的审查文本，从而尽可能避开在先决定行政诉讼的影响，以尽快推进在后请求的受理和审理。
公民代理的限缩：第四部分第三章第3.6节，调整了无效程序中公民代理的范围，仅限于近亲属、当事人的工作人员或有关社会团体推荐的公民作为代理人出席口审。对于何为“有关社会团体推荐的公民”，有待有权机关的进一步明确。这符合无效程序对于当事人代理人专业性提出更高要求的现状。同时对于当事人的工作人员中涉及劳务派遣、子公司与分公司等集团内部岗位分工等情形，如何认定当事人与委托人有“合法人事关系”也是实践中需要进一步观察和探讨的问题。在向合议组提交证明涉及人事关系的证明材料时，如涉及域外主体，建议根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》对相关材料及时进行公证和/或认证，并应严格遵循诚信原则。
权利要求修改原则限缩：第四部分第三章第4.6节，无效程序中的权利要求修改原则增加“应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷”。由此，专利权人在无效程序中的修改需要与无效理由挂钩，而不能仅将无效程序作为一个打开“修改模式”的程序窗口，防止权利人怠于在申请阶段清晰划定适宜的保护范围。这对于专利授权阶段的权利要求撰写和布局也提出了更高要求。
域外证据仍需公证：第四部分第八章第2.2.2节，对于域外证据取消了认证的要求，但仍然保留了公证的要求；同时明确如已为生效裁判所确认，可以不必公证认证。这与2020年《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》以及2023年《取消外国公文书认证要求的公约》相呼应。需要注意的是，无效程序中对于域外证据还保留了公证的要求，这其实高于民事证据规定中对于普通民商事法律关系证据的要求。推测是考虑到专利无效程序除涉及当事双方外还会影响社会公众利益。
结 语
此次专利法实施细则和审查指南以及系列配套法规的修订，对专利相关争议解决实务势必会产生深远影响。随着法规落地和实施，实践中一定会出现各类新的问题和争议。如何顺应立法导向，充分利用法律变革提供的工具，用法律武器保障合法权益，是值得每一个从业者不断学习和思考的永久话题。
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