粤法荟萃 | “简单转用”的形状对立体产品整体视觉效果通常不具有显著影响

2016-09-13 11:02:46

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——温翰泉诉蔡绍基侵害外观设计专利权纠纷上诉案评析

作者 | 李艳广东省高级人民法院知识产权审判庭

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

【要旨】

外观设计专利侵权比对应坚持“整体观察、综合判断”的原则。由形状与图案相结合的立体产品外观设计专利，若其形状完全系由人们日常生活中司空见惯的其他种类产品的现有设计简单转用而来，则图案较之于形状对产品的整体视觉效果产生更为显著的影响。此时即使产品形状完全相同，亦不可片面强调形状因素，相反应依据图案的差异程度及所占比例判断两者的整体视觉效果是否存在实质性差异。

【案情】

温瀚泉于2008年12月11日向国家知识产权局申请名称为“加湿器”的外观设计专利，并于2009年11月18日获得授权，专利号为ZL200830349168.9。该专利授权公告的图片如下：

2011年12月5日，温瀚泉以蔡绍基制造、销售被诉侵权产品，侵害其ZL200830349168.9 号“加湿器”的外观设计专利权为由，向广州市中级人民法院提起诉讼。

本案三个被诉侵权产品形状相同，仅图案不同：一产品主视图的图案有卡通动物造型，并有“Hello Kitty”及“水疗美容香薰器”字样；一产品的主视图有带条纹的圆形，右视图有“PEPSI”及“水疗美容香薰器”字样；一产品的主视图有“CocaCola”及“水疗美容香薰器”字样。上述产品中主视图有卡通动物造型产品的照片如下：

【判决】

广州市中级人民法院一审审理认为，外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。对于外观设计专利侵权与否的判断，应当以普通消费者的眼光从整体上观察被控侵权产品与专利的差别，以对产品的整体视觉效果是否具有显著影响为尺度。如果将被诉侵权设计与授权外观设计专利公报上的图片进行对比，两者在主视图及整体视觉效果上无差异或无实质性差异，应当认定两者相同或近似，被诉侵权设计落入授权外观设计的保护范围。本案中，被诉侵权产品的工作原理是将液体转化为水雾状，与温瀚泉获得授权的涉案专利的加湿器，均为雾化器，属同类产品。将被诉侵权设计与本案专利进行对比，两者产品形状相同，仅图案有差别，而温瀚泉将可乐罐的形状用至涉案的授权专利，使其形状成为涉案授权外观设计的主要设计特征，其对涉案外观设计的整体视觉效果更具影响，故应认定被诉产品与涉案专利设计两者整体视觉效果无实质性差异，构成相近似。蔡绍基未经温瀚泉许可，销售与温瀚泉涉案专利近似的产品，其行为已构成对温瀚泉专利权的侵犯，应承担停止侵权和赔偿损失等民事责任。

广州市中级人民法院判决：蔡绍基立即停止销售侵犯温瀚泉名称为“加湿器”、专利号为ZL200830349168.9的外观设计专利权的产品，并销毁所有库存侵权产品；蔡绍基赔偿温瀚泉经济损失包括合理费用人民币15000元；驳回温瀚泉的其他诉讼请求。

蔡绍基不服原审判决，提起上诉。

广东省高级人民法院经审理认为，《中华人民共和国专利法》第二条第四款规定，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计。第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。根据上述法律条文的规定并结合专利授权文件可知，温瀚泉涉案专利的保护范围系以主视图、俯视图等六面视图所限定的产品形状和图案的外观设计。判断被诉侵权设计是否落入专利保护范围，应将被诉侵权设计与本案专利表示在图片或者照片中的产品外观设计相比较，判断两者是否相同或近似。在比较时，应以一般消费者的知识水平和认知能力，从外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案中，三款被诉侵权产品与外观设计专利产品均属同类产品，可以进行相似性比较。将该三款被诉侵权设计与本案专利的外观设计相比较，情况如下：两者均为类似于易拉罐的圆柱体，罐体的上端和下端均向里凹陷，上端均有两孔形成的拉环状，下端均有三个小凹孔，两者的形状基本相同；该三款被诉侵权产品罐身分别为卡通猫图案、由宽窄不同的多个弧形色块与圆形水滴组合成的图案、以冰块以及水珠和圆球组合成的类似于冰川造型的图案，而本案专利产品的罐身为小树、沙滩和海水构成的风景图案，故三款被诉侵权产品均与本案专利产品的罐身图案不相同。法院认为，虽然被诉侵权产品与专利产品形状基本相同，但考虑到本案罐身图案在该款加湿器产品表面占据的面积最大，且三款被诉侵权产品的罐身图案与涉案专利的罐身图案在内容、风格及表达的意境各方面均存在显著差异的特殊案情，故不可片面强调形状因素。经比较，以一般消费者的知识水平和认知能力综合判断，足以认定两者的整体视觉效果存在实质性差异。因此，蔡绍基关于被诉侵权设计与本案专利不相同也不相近似的上诉理由成立，应当予以支持。

广东省高级人民法院二审判决：撤销广州市中级人民法院(2012)穗中法民三初字第36号判决；改判驳回温瀚泉的全部诉讼请求。

【评析】

本案探索将各设计特征的创新程度作为一项考量因素纳入“整体观察、综合判断”的侵权比对原则，使判断标准具体化。基于司法保护力度与专利创新程度相适应的裁判理念，本案提出了一种新的审判思路，即：当产品形状系完全由人们日常生活中司空见惯的其他种类产品的现有设计直接转用而来时，形状的创新程度有限，故图案对产品整体视觉效果的影响可能更加显著。本案系最高院评选的“2014年度全国五十大典型案例”之一，““简单转用”的形状对立体产品整体视觉效果通常不具有显著影响”一文亦曾在《人民司法》等刊物上发表。

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据2009年12月21日通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的规定，我国法院进行外观设计侵权比对的方法是“整体观察、综合判断”，即在综合考量被诉侵权设计与涉案专利的所有可视设计特征后判断两者的整体视觉效果是否相同或者近似。“整体观察、综合判断”作为外观设计侵权比对的基本原则，具有高度的抽象性。上述司法解释为此进一步规定了两类具体操作规则，一类是“排除规则”，即将某类设计特征在侵权比对时予以排除，例如功能性设计特征、非可视性设计特征；另一类是“更具影响规则”，即规定该类设计特征相对于其他设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有影响，例如主视部分的设计特征、创新性设计特征。对于这两类规则，至少是对于“更具影响规则”，立法很难穷尽所有的类型而予以例举。法官需在个案中根据被诉侵权设计与涉案外观设计专利的具体情况，作出符合专利法保护宗旨的判断。

在一项外观设计同时包含形状与图案两种设计要素的情况下，无论是理论研究还是审判实践中，主流的观点均认为，通常各设计要素对于整体视觉效果的影响程度并不相同且形状对整体视觉效果能产生更显著的影响。广东省高级人民法院在2011年审理的“中山市君豪家具有限公司与中山市南区佳艺工艺家具厂侵犯外观设计专利权”上诉案中即因适用该观点而否定一审法院的侵权比对结果，北京市高级人民法院更在其2013年下发的《专利侵权判定指南》中明确提出“对于立体产品的外观设计，通常形状对整体视觉效果更具有影响，在进行相同相近似判断时，应以形状为重点”的意见。然而，该规则并非没有例外。前述《专利侵权判定指南》即认为，“如果形状属于惯常设计，则图案、色彩对于整体视觉效果更具有影响”。

本案专利为形状与图案相结合而形成的“加湿器”外观设计专利，三款被诉侵权设计的产品形状均与专利基本相同，但图案的内容与风格又均与专利迥异。在立体产品外观设计的两项设计要素比对结果完全矛盾时，适用“整体观察、综合判断”原则绕不开的难题就是：形状与图案究竟何种设计要素对产品的整体视觉效果能产生更显著的影响？对此，一审法院基于立体产品侵权比对的一般规则，认为形状对产品整体视觉效果的影响更显著，在两者形状基本相同的情况下，图案差异不构成实质性差异。二审法院则考虑到本案专利的产品形状系由人们日常生活所熟知的现有设计“易拉罐”简单转用而来的特殊案情，认为不能简单适用立体产品侵权比对的一般规则强调形状的作用，反而更应关注图案对产品整体视觉效果的影响。二审法院最后基于图案的差异程度以及图案占产品可视部分的面积比例情况纠正了一审法院的认定结果，改判被诉侵权设计不落入本案专利的保护范围。

我国法律关于外观设计侵权比对尚无“转用”的条文规定，故二审法院在裁判文书中未直接使用“转用”的表述。但其通过强调图案对整体视觉效果的影响，殊途同归地适用了立体产品外观设计侵权比对的一项新的例外规则，即：对于由形状与图案相结合的立体产品外观设计，如其形状完全系由人们日常生活中司空见惯的其他种类产品的现有设计简单转用而来，则图案较之于形状对产品的整体视觉效果产生更为显著的影响。本文所称的“简单转用”特指未产生任何独特视觉效果的转用。对于本案采纳该项规则的理由，笔者拟分述如下：

一、我国当前外观设计侵权比对所采用的模式

在外观设计侵权比对的模式上，大致有三种设计：混淆模式、创新模式与折衷模式。混淆模式发轫于美国，其确立于1871年的Gorham案。该案提出一个著名的观点，即：在具有购买者通常所具备观察力的普通观察者眼中，两项设计实质相同，如果这种相似欺骗了上述观察者，导致他将购买的被控侵权产品误认为专利产品，则可认为侵权成立。[1]该模式以是否造成一般消费者混淆、误认为标准，其与维护外观设计专利权人对市场份额的占有理论相契合，对于专利权人的保护较为有利，曾长时间作为主流立法模式为世界各国所借鉴。但该模式因导致外观设计专利权与商标权功能混同而饱受争议。部分学者提出，在专利权人不生产专利产品的情况下，混淆根本无从发生[2]。为克服混淆模式的弊端，美国在20世纪80年代初又提出了创新模式。该模式的核心观点是：只要被控侵权产品包含了专利设计中一般消费者在正常状态下能够看到的装饰性创新内容，即为近似外观设计；反之，即为既不相同也不相近似外观设计。[3]该模式虽然有效地摒弃了外观设计的鉴别性功能，更符合专利法所提倡的鼓励创新目的，但又可能走向另一个极端。其完全脱离产品整体外观设计的“创新点”考察方法，一方面会产生实质上保护局部外观设计的结果，另一方面还可能导致创新程度越高的外观设计专利越难以受到保护的荒谬结论。由此可见，纯粹的混淆模式或者纯粹的创新模式都难以完美地解决外观设计侵权比对所面临的复杂问题，于是催生了一种折衷的模式。理论上多称之为“见多识广的消费者”模式[4]。即：将混淆模式与创新模式混合适用的模式，包括在混淆模式中引入创新模式的部分内容，或者在创新模式中引入混合模式的部分内容。笔者认为，我国当前外观设计侵权判定所采纳的系以混淆模式为主导并合理吸收创新模式部分精髓的折衷模式（下文简称“混淆主导的折衷模式”）。我国2008年新修订的专利法第一条开宗明义将“保护专利权人的合法权益”与“提高创新能力”作为制定专利法相提并论的两大目标，因此，我国应采纳可平衡上述两大立法目标的侵权判定模式。最高人民法院2009年颁布的前述司法解释所规定的“整体观察、综合判断”原则，强调以被诉侵权设计与涉案专利整体视觉效果的相同或者相近似作为认定被诉侵权设计落入保护范围的依据，无疑确定了混淆模式的主导地位。但其又规定授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响，突出外观设计“创新点”在比对中的重要作用。该规定实质是通过将外观设计的“创新点”纳入“整体观察”，并在“综合判断”环节予以重点考量的方式，巧妙地将传统的混淆模式改造成新的“混淆主导的折衷模式”。

二、外观设计的转用

在欧盟国家，对一项外观设计的保护可以延及不同种类的产品。与之不同，我国专利法保护的是以产品为载体的外观设计，在授权及侵权的比对过程中均强调以产品种类相同或者相近似为前提。然而，外观设计的实际设计过程则通常并不受产品领域的限制。[5]为引导产品设计者付出更多的创造性劳动进行外观设计，而非简单抄袭、模仿其他非近似领域产品的现有设计，“转用”被引入外观设计专利制度。因2008年12月27日新修订的专利法提高了外观设计专利的授权标准，规定授予专利权的外观设计不但应与现有设计相比具有新颖性，还应与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。国家知识产权局据此修订其专利审查指南，在第四部分第五章的6.2节中增加规定了“现有设计的转用、现有设计及其特征的组合”。按照《专利审查指南2010》的规定，转用是指将产品的外观设计应用于其他种类的产品。授权专利与现有设计相比，如明显存在转用手法的启示，除能产生独特的视觉效果之外的，将因缺乏创造性被宣告无效。虽然该规定是用于无效审查程序中评价整项外观设计的创造性问题，但其所蕴含的“不鼓励工业品设计者简单模仿、抄袭其他种类产品的现有设计”的立法价值取向，亦可在侵权比对中适用。再以该价值取向评价现有设计特征的转用行为，即可得出“简单模仿、抄袭其他种类产品司空见惯的现有设计特征所得到的外观设计特征，如未能产生独特的视觉效果，则该设计特征与外观设计的其他特征相比，其创新程度通常较低”的结论。本案温翰泉的“加湿器”外观设计专利，其产品形状为简单抄袭与模仿饮料类产品司空见惯的现有设计“易拉罐”，转用后并未产生任何独特的视觉效果，故该形状较之图案创新程度低。

三、“简单转用”得到的形状对产品整体视觉效果的影响

如前所述，我国外观设计专利侵权判定采纳的是“混淆主导的折衷模式”。在该模式下，首先，外观设计专利的所有可视性设计特征应被视为一个整体受到保护；其次，各部分设计特征的得到的保护力度又应与其创新程度相匹配。在由形状与图案所组成的立体产品外观设计中，当形状系通过“简单转用”常见的现有设计获得，则其因较低的创新程度，通常不如图案对整体视觉效果更具有影响。这一结论亦符合一般消费者的知识水平和认知能力。参照2010版专利审查指南关于一般消费者的规定，在2008年专利法修订之后我国专利侵权判定中所假定的一般消费者，应系对侵权发生日之前相同种类或者相近似种类产品常用设计手法有常识性了解的人，而转用、拼合、替换均为其具备常识性了解的常用设计手法。试想，当其对将“易拉罐”形状由饮料简单转用到“加湿器”的设计手法已有常识性了解时，“加湿器”的“易拉罐”形状就难以再对其视觉产生冲击力，图案反倒成为其更加关注的外观设计要素。

四、新专利法实施后的被诉侵犯专利权行为纠纷均可适用该规则

我国假定的作为判断外观设计相同或者近似的法定主体，其知识水平与认知能力系在新专利法实施后得以提高，成为对相同种类或者相近似种类产品的“转用”等常用设计手法有常识性了解的“一般消费者”。本案被诉侵权行为发生在2011年11月7日，但涉案专利系在新专利法实施前申请的，法院可否在侵权比对中适用上述“立体产品简单转用的例外”规则？二审法院对此持肯定态度：首先，《关于学习贯彻修改后的专利法的通知》第二条即明确规定，人民法院审理侵犯专利权纠纷案件，对于2009年10月1日以后的被诉侵犯专利权行为，适用修改后的专利法。其次，“立体产品简单转用的例外”本质上属于我国司法实践中长期以来所采纳的“整体观察、综合判断”原则的一项具体操作规则。其借鉴了专利审查指南在专利法实施后新增加的“转用”制度的精神，但并非直接适用该制度。例如，其并不考虑是否明显存在转用手法的启示。综上，对于申请日在新专利法实施之前的专利，只要被诉侵权行为发生在新专利法实施之后，即可在侵权比对中适用该规则。