域外 | 美国专利商标局关于限制性选择的要求

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作 者 | Aaron Wininger–Perkins Coie LLP

          闻宁阁，博钦律师事务所上海代表处

          北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑翻译

（本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

（本文1190字，阅读需约3分钟）

美国专利商标局（United States Patent & Trademark Office，以下简称“USPTO”）的审查员可以在专利申请审查期间下发限制性选择的要求（election of species requirement）。不同于（之前讨论的）限制要求（restriction requirement），限制性选择的要求并非基于单件申请中的多项发明，而是基于单件申请中一项发明的多个选择。不同于审查员通过各组权利要求以认定多项发明的限制要求，在限制性选择要求中，审查员通常基于申请的附图来识别各发明的具体实施方式。申请人需要选择一具体实施方式/附图，然后确定描述该相关具体实施方式/附图的权利要求。

《美国专利法实施细则》第1.146款规定：

在含有一项针对一上位概念发明（概括性技术方案）的上位概念权利要求以及针对因此包括的不止一项具有可专利性显著下位概念的权利要求的专利申请的第一次审查意见通知书中，审查员可以要求申请人在答复该审查意见通知书时选择其发明中的一个具体实施方式，若无针对该概括性技术方案的权利要求被认定可授权，其请求保护的权利要求将针对该具体实施方式被限制。然而，若该申请包含了针对多于合理数量的具体实施方式的权利要求，审查员可在对该申请做出进一步审查意见之前要求限制权利要求不得针对多于合理数量的具体实施方式。

在一件撰写有三个具体实施方式的申请中，例如，分别如图1、图2、图3所示，一项上位概念权利要求应当描述出这些视图中的每一个；然而，一项权利要求做出如此描述并不能决定其就是上位概念权利要求。这样仅仅能限定出该若干具体实施方式的共同要素或子组合。

通常，一项上位概念权利要求应当要求，除下位概念权利要求所需元素之外，没有额外的物质性要素，并且每个下位概念权利要求必须要求具备对该上位概念权利要求的所有限制。

例如，一项上位概念权利要求可为：1.一架具有引擎的飞机。具有可专利性的显著下位概念可为：2.如权利要求1所述的飞机，其中所述引擎为喷气式引擎；3.如权利要求1所述飞机，其中所述引擎为火箭引擎。因此，审查员可以要求在喷气式引擎和火箭引擎之间进行下位概念选择，并可进一步要求申请人选出涵盖了所选下位概念的权利要求。假设申请人选择了喷气式引擎/权利要求2，则审查员将审查权利要求1和2，而不再考虑权利要求3。

注意，上述示例事实上无需删除权利要求或提分案。即便权利要求3从未审查过，若上位概念权利要求1被认定为可授权，权利要求2和3即可授权。

同样需要注意的是，对依据《专利合作协定》的申请（a Patent Cooperation Treaty application，以下简称“PCT申请”）提起美国国家阶段申请（参见《美国专利法》第371条），而非提请PCT申请的继续案，将不能使申请人免于下位概念选择的要求。尽管与发明的单一性相左，USPTO仍然可以并且确实要求对美国国家阶段申请做出下位概念的选择。

综上所述，当收到下位概念选择的要求时，申请人不仅需要选出具体实施方式，而且还必须选出涵盖该具体实施方式的权利要求。即使申请人对要求提出异议，该选择依然必须做出。