联邦巡回法院再次认定贸易展上产品目录“可公开获取”

 作　者 

Emily J. Greb  美国博钦律师事务所

北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑

近日，联邦巡回上诉法院认为，在贸易展览会上分发的产品目录是“可公开获取的”（publicly accessible），因此有资格构成现有技术。

在2018年9月13日判决的“Nobel Biocare Services AG诉Instradent USA, Inc.”一案中，联邦巡回法院维持了专利审判和上诉委员会（“PTAB”）的认定，即在德国科隆国际牙科展览会（“IDS”）上分发的目录是可公开获取的。法庭对Nobel公司的裁决主要取决于两个宣誓人的证词，一位是参加会议的人（Zvi Chakir），另一位是Chakir在对方从展会回来时赠与其产品目录的人（Yechiam Hantman）。

最近，联邦巡回上诉法院一直在关注现有技术的可公开获取性，这一点我们以前也讨论过。见“Coalition for Affordable Drugs VIII, LLC诉宾夕法尼亚大学的受托人”一案（案号IPR2015-01835）（PTAB 认为，为投资者进行的演示不属于现有技术）；以及Jazz Pharms., Inc.诉Amneal Pharms., LLC（案号2017-1617、-1673、-1674、-1675、-1676、-1677、-2075）（维持PTAB的认定，即关于FDA咨询委员会的材料是可公开获取的现有技术）；以及GoPro, Inc.诉Contour IP Holdings, LLC（案号2017-1894、-1936）（维持PTAB的认定，即在只对于经销商开放的贸易展会上分发的目录是可公开获取的，详情戳这里>>>《贸易展会上分发的目录也算公开的现有技术？CAFC告诉你答案》）。

Nobel一案所涉专利与植牙有关。该专利起初在美国国际贸易委员会（“ITC”）被提告。该案中，答辩人Instradent辩称，由发明人的公司制作的产品目录（“ABT目录”）已经预料了该专利的权利要求。在ITC的诉讼过程中，发明人作证称，该目录封面上的日期与IDS展会相符，因为它是“欧洲最大的分销展会之一”。（Nobel at 6）。发明人进一步作证说，他不记得他是否带了ABT目录到会议，并且表示，如果他带了，数量应该很少（Id.）。ITC根据“明确和令人信服”的证据标准，认定该目录尚未被证明是现有技术（Id. At 7）。联邦巡回上诉法院以没有裁决的形式进行了确认。虽然Instradent在ITC诉讼中和随后的联邦法院审理中败诉，但那些不是他们采取的唯一行动。

在同一时间段，Instradent请求PTAB审查同一专利的某些权利要求。Instradent争辩说，同样的ABT目录已预料了这些权利要求。不过，在PTAB面前还有更多的证据表明可公开获取性（Id. At 8-9）。PTAB考虑了Chakir和Hantman的证词。Chakir和Hantman解释道，“从贸易展中收集描述……植入的IDS材料”是Hantman的“特定目标”（Id. at 8）。然而，Hantman 未能出席展会，他要求Chakir从竞争者那里收集目录，并提供给他（Id.）。Chakir解释说，他确实这样做了，并称目录是每个人都可以获取的，并非秘密（Id. at 9）。根据这一证词，连同在目录上所印的日期，PTAB认定目录是可公开获取的现有技术。PTAB特别指出，其不受ITC裁决的约束，适用其自己的举证责任。

为了说明审查标准的重要性，联邦巡回上诉法院审查了向PTAB提交的证据，并得出结论认为，PTAB的判决得到了大量证据的支持，而这不同于ITC所适用的“明确和令人信服”的证据标准。联邦巡回法院指出，PTAB合理地采信了Hantman和Chakir的证词，审查了封面上的日期，并且没有发现任何证据表明该目录要被保密（Id. at 14-17）。联邦巡回法院还认定，Hantman和Chakir的证词得到了彼此的充分证实，并且也被目录上的日期印证。

对于从业者来说，Nobel一案的主要教训是，如果在不希望保密的情况下分发产品目录，那么联邦巡回上诉法院将会有很大的可能性去支持可公开获取性。Nobel一案还表明，在举证责任不同的情况下，向PTAB提出新的或额外的证据，可能会产生不同的结果。