知产力清华大讲堂：商标侵权抗辩中的商标使用

钟鸣：商标侵权抗辩中的商标使用

日前，由清华大学法学院科技文化与竞争法中心主办、知产力协办的“知产力清华大讲堂”如期举行。本期活动由清华大学法学院冯术杰副教授主持，邀请到了北京市永新智财律师事务所高级顾问、原北京市高级人民法院知识产权法庭法官钟鸣博士担任主讲人。

钟鸣博士围绕商标侵权抗辩中的商标使用为主题，从法定不侵权的使用与司法实践发展出的不侵权使用两方面进行了详细解读。

一、商标使用的定义

钟鸣博士结合商标法第48条相关规定，从表现形式与目的/效果阐述了对于商标使用的理解。

他认为，商标使用的表现形式是指，将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标使用的目的或者效果则是用于识别商品来源。

随后，他引用台湾地区商标法第6条对于商标使用的规定与商标法第48条进行了对比分析。

二、商标使用与侵权（混淆）的关系

钟鸣博士分别从司法实践和学术领域两个角度介绍了商标使用与侵权(混淆)的关系。

最高人民法院在裁判中认为，商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件。北京市高级人民法院在裁判中认为，在判断他人是否从事了侵犯注册商标专用权的行为时，应当以他人系对特定标志构成商标意义上的使用为前提。深圳中院祝建军法官认为，判定商标侵权成立应以成立“商标性使用”为前提。

在学术领域，部分学者的观点是在商标侵权判断过程中，被诉侵权行为是否是 “商标性的使用”行为是侵权判断的前置条件。但是也有学者持反对意见认为，①是否属于商标使用应该放在是否足以导致混淆的判断中一并进行，考察被诉标志使用行为整体，而不应该再分两步走。②被诉侵权行为的客观效果不是使相关公众识别出商品来源于被诉侵权人，而是错误的识别为来源于商标注册人，这本质上就是混淆的判断不是识别或者商标使用客观效果的判断。③被诉行为是否作为识别商品来源的商标使用，需要由被诉侵权人提出抗辩主张并举证证明，不应当由法院主动审查被诉行为是否是具有客观效果的商标使用行为。

三、法定不侵权的使用

针对“法定不侵权的使用”这一问题，钟鸣博士围绕《商标法》第59条规定，提出了自己的见解。

传统上认为，商标正当使用的构成为使用出于善意，不是作为自己商品的商标使用，使用只是为了说明或者描述自己的商品。

在先使用的构成为在申请商标注册前使用，先于商标注册人使用，并有一定影响。

随后，钟鸣博士结合案例分析以及国外相关学者的学术观点，介绍了商标在先使用的原有范围。

以“启航”案为例，法院认为，在先使用的原有范围不能延及未使用过的类似商品或服务上的近似商标，在先使用不受原有规模的限制，但不包括许可他人使用的情形和使用的主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”。

日本部分学者认为，在先使用的原有范围是在原知名度和原信用覆盖的地域范围内，不限生产经营规模。

四、司法实践发展出的不侵权使用

钟鸣博士结合中外相关判例、相关法律规定，以及国家工商局的通知内容，介绍了司法实践中对于不侵权使用的认定。

对于指示性使用问题，美国第九巡回上诉法院在“The New Kids”案中认为需要从三个方面进行考量。一是，不使用原告的商标是否就无法识别其商品或者服务；二是，被告是否在合理必要的限度内使用原告的商标来标明原告的商品或者服务；三是，被告的这种使用行为是否会暗示其与原告之间存在赞助、许可等特定联系。

法国知识产权法 L. 713-6 条 b）项规定，商标注册并不妨碍在下列情况下使用与其相同或者近似的标记：b）标注商品或服务尤其是附件或零部件的用途时所必须的参照说明，只要不致导致产源误认。但这种使用损害注册人权利的，注册人可要求限制或禁止其使用。

国家工商局在通知中称，“XX专卖店”、“XX专修店”、“XX专营店”等，应当是商标注册人指定销售其商品或提供服务的营业场所。未经商标注册人许可，汽车零部件销售商店和汽车维修站点等他人不得将中外汽车企业的注册商标等作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用。

在需要说明本店经营商品及提供服务的业务范围时，应直接使用叙述性的文字，即使用“本店销售XX汽车零部件”“本店维修XX汽车”“本店修理XX产品”“本店销售XX西服”等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中商标部分，也不得使用他人的图形商标或者单独使用他人的文字商标。

在“五粮液”案中，最高人民法院认为，授权经销商为指明其授权身份、宣传推广，商标权人的商品而善意使用商标，未破坏商标的识别功能的，不构成侵犯商标权。

上海知识产权法院在“洁水”案中认为，阔盛公司在商业活动中使用“洁水”商标只是为了描述或说明某种客观情况，且并不会导致相关公众就商品或服务的来源产生混淆，该行为并非商标法意义上的商标使用行为，而是一种商标正当使用行为，商标权人无权对此予以禁止。

结合上述判例以及相关规定，钟鸣认为，指示性使用的性质为使用人对他人商标的使用，即在指明商品或者服务来源意义上使用他人商标，从而与正当使用的性质相区分。

使用商标权人自己的商标指示商标权人自己商品的来源，进而说明使用人的商品或者服务的功能、用途，不会使相关公众将商标权人的商品或者服务以及商标与使用人的商品或者服务以及商标混淆起来。

总体来说，指示性使用的认定规则分为以下几个方面：首先是使用的必要性，即若不使用他人商标说明其商品或提供的服务将无法令人轻易辨识，但使用应符合商业交易习惯的诚实信用方法(善意)，使用行为准确的反映了双方的真实关系，目的仅在于说明自己商品或者服务的功能。其次是使用的后果即不会导致混淆误认。

钟鸣还通过“le coq sportif“案、“中华铅笔”案、“绝对”案、“ZIPPO”案、米其林”案等极具代表性的案例从涉及平行进口的同一主体、一商标、同一品质三个角度阐述了指示性使用与平行进口的关系。

“le coq sportif“案中，法院认为，平行进口商从其他国家进口的商品，该商品的商标权人都应指向唯一的权利人主体，即在进口国进行商标。注册的商标权人，而不应是其他人。被诉侵权商品的境外生产商 DISTRINANDO 股份公司并不是经株式会社迪桑特授权的被许可人，亮伟鞋业有限公司DISTRINANDO 股份公司进口带有被诉侵权标识的商品，不符合平行进口的规则，因此构成对株式会社迪桑特注册商标权的侵害。

“中华铅笔”案中，被诉侵权铅笔本身为正品，且包装上使用了与老凤祥公司注册商标相同的标识，并明确标注了该商品的真 实生产厂家，已足以说明商品的来源。被告的行为属于对注册商标的指示性合理使用，不构成侵权。

“绝对”案中，隆鑫源公司所销售的被控侵权商品上则擅自随意加贴了不透明的白色中文标签，其文字、颜色均与瓶体 商标、装潢不相陪衬，破坏了原商品的完整性和美观感受，已足以导致消费者对商品的生产、销售来源产生合理怀疑，从而对商标权利人的认可度和信赖度降低，致使商标权人的利益遭受损害。

五、正当使用与指示性使用

钟鸣在最后的总结中指出，正当使用是对包括产地在内的商品特点而非商品提供者的描述，不会被当作是商标看待，即使实际可能存在一定的混淆也是商标权利人应当容忍的，只要被诉侵权的行为不构成商标性使用即可。指示性使用则是对他人商标必要且在合理限度内的商标使用行为，不构成混淆误认属于指示性使用的构成要件之一。

使用人的善意不是判断是否构成正当使用或者指示性使用从而不侵权的关键，或者说不是首先要考虑的因素，因为只能通过客观行为去反推。

邀您参加 | 知产力清华大讲堂：商标侵权抗辩中的商标使用

主办单位：清华大学法学院科技文化与竞争法中心   

协办单位：知产力

主题：商标侵权抗辩中的商标使用

时间：2018年11月26日 15:00

地点：清华大学六教6A413

主讲人：钟鸣 博士

北京市永新智财律师事务所高级顾问

原北京市高级人民法院知识产权庭法官

主持人：冯术杰

清华大学法学院副教授

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注：

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