“整体观察、综合判断”原则的具体适用
——以外观设计专利授权确权与侵权纠纷关联案件为视角
作者 | 王延军 浙江双实律师事务所主任、执业专利代理师
编辑 | 布鲁斯
摘要：以“一般消费者”为视角，采用“整体观察、综合判断”原则作为外观设计专利审查和侵权判定的规则以被广泛接受并适用。但在具体案件处理过程中，“整体观察、综合判断”原则被随意滥用，如何让“一般消费者”力求客观地采用“整体观察、综合判断”原则以保护专利权人的合法权益，推进社会公众对创新成果的应用已成为当务之急。本文以外观设计专利授权确权与侵权纠纷关联案件为视角，从外观设计专利审查和侵权认定理论展开，结合具体案例分析论证“整体观察、综合判断”原则适用的内在逻辑，给予律师代理外观设计专利授权确权和侵权纠纷案件一些启示。
关键词：外观设计专利 一般消费者 原则适用 现有设计
可专利性的外观设计专利是以区别于现有设计的新颖性和明显区别于现有设计特征组合的类似创造性为判断标准，从“一般消费者”角度审视符合授权要求的新外观设计。外观设计可专利性既是外观设计专利授权确权审查的基本要求，也是外观设计专利侵权纠纷确定专利保护范围的根源所在。外观设计专利审查和侵权判断虽已有原则规定，但“一般消费者”的知识水平和认知能力如何去衡量，如何“整体观察、综合判断”没有一个客观评判标准，在理论和实务上都有很大争议。有鉴于此，笔者尝试从该原则的产生和历史演变中探寻“一般消费者”的主观认知和“整体观察、综合判断”的客观属性，力求原则适用趋于理性，客观评价外观设计专利的可专利性并做好专利保护范围的确定。
一、外观设计专利审查和侵权判断标准的历史沿革
外观设计专利审查和侵权判断标准最早起源于美国，但同样在美国也经历了一波三折。最早在1871年美国联邦最高法院审理的Gorham Co.v.White(81 U.S.511(1871))（简译称为‘戈勒姆案件’）表述“如果在普通观察者的眼中，给予购买者通常给予的关注，则两种设计实质上是相同的，如果相似之处欺骗这样的观察者，诱导他购买一个，假设它是另一个，第一个专利就被另一个侵犯了。”，1982年美国联邦巡回上诉法院以戈勒姆案件为判例确立了以“普通观察者”测试来认定外观设计是否侵权的标准。
1984年美国联邦巡回上诉法院审理了Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. 728 F.2d 1423（Fed. Cir. 1984）（简译称‘利顿案件’）， 该法院认为，普通观察者测试下的相似性证据不足以证明外观设计专利侵权。相反，法院指出，被指控的设计还必须采用所主张的设计的新颖性才能被视为侵权。概括解释为要求外观设计专利侵权的检验既要考虑普通观察者的观点，又要考虑所要求保护的设计的特定新颖性。
2008年美国联邦巡回上诉法院审理了Egyptian Goddess Inc.v.Swisa,Inc 543 F.3d 665(Fed.Cir.2008)(简译称‘埃及女神案件’)，认为“普通观察者”测试的优点还在于避免了在新颖性测试中旧设计特征的组合在多大程度上可以作为新颖点的争论。普通观察者在根据现有技术比较要求保护的设计和被指控的设计时，会根据这些差异对设计的总体影响来重视要求保护的设计与现有技术之间的差异。如果要求保护的设计由旧特征的组合组成，从而产生与被指控的设计欺骗性相似的外观，即使对于熟悉类似现有技术设计的观察者来说，认定侵权行为是合理的。否则，不会认定侵权。强调“普通观察者”测试应该是确定外观设计专利是否被侵权的唯一测试；同时强调被诉侵权人选择依赖对比现有技术作为其对侵权主张的抗辩的一部分，则该现有技术的举证责任由被诉侵权人承担。[1]
具有代表性的戈勒姆案件、利顿案件和埃及女神案件确立了外观设计专利审查和侵权判断的基本原则，区别于现有设计的新颖性和明显区别与现有设计特征组合的类似创造性是本专利具有新颖性和非显而易见性的可授权性审查要求，以普通观察者角度根据其通晓的现有设计为背景去判断被控侵权产品的设计是否侵权专利设计。
1993年我国的《专利审查指南》外观设计初步审查第一次提出了以“一般购买者”的角度“整体观察、综合分析”、2001年、2006年和2010年的《专利审查指南》逐步对“一般消费者”和“整体观察、综合判断”的认识在不断总结深化。2009年最高人民法院吸收了2006年《专利审查指南》规定，在专利应用若干问题解释（一）中首次提出“一般消费者”，并提出“整体观察、综合判断”原则适用规定，本田株式会社与国家知识产权局专利复审委外观设计专利权无效行政纠纷案件（案号：最高人民法院（2010）行提字第3号）进一步解释“整体”，包括产品可视部分的全部设计特征，而非其中某特定部分；“综合”，是指对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素的综合。2016年的专利应用若干问题解释（二） 对“一般消费者”的知识水平和认知能力提出了“设计空间”认识的要求，最终形成目前司法实践中达成的外观设计专利审查和审理原则适用共识，但在具体案件审查和处理中原则适用的尺度却难以把握，在外观设计专利不进行实质审查情况下，裁判者在侵权认定上过度依赖主观判断。
二、因“一般消费者”的认识差异，“整体观察、综合判断”原则适用出现判断结果分歧
外观设计专利授权确权过程中， “一般消费者” 在完全了解现有设计状况后，评价本专利区别于现有设计或现有设计特征组合具有可专利性，同样在外观设计专利侵权行为发生时，“一般消费者”在熟知与本专利申请前后的惯常设计和现有设计后，适用“整体观察、综合判断”原则的判定被诉侵权产品设计与专利设计是否构成相同或相近似。现实中囿于海量的专利数据和检索技术，无论是审查员、检索人员、案件代理人还是裁判人员等只能说尽可能接近“一般消费者”的知识水平和认知能力去审查和处理外观设计专利案件。
2017年最高人民法院公布的第85号高仪公司与健龙公司外观设计专利侵权案指导案例（（2015）民提字23号），该案件经过一审、二审、涉案专利无效宣告和再审现有技术举证，查明的“手持淋浴喷头”外观设计专利的设计要点基本一致，被控侵权的健龙公司喷头与涉案专利的相同点和区别点一致，其中主要分歧在于某一区别设计特征是否为功能性设计特征和 “一般消费者”对涉案专利区别于现有设计的设计特征作为整体看待还是将区别设计特征做显著视觉效果权重区分，美国的利顿案件与埃及女神案件确定的判别标准与本案极为相似。笔者结合本案就“整体观察、综合判断”原则理解为“一般消费者”以涉案外观设计专利为整体，结合现有设计状况区分功能性和装饰性设计，概括得出涉案外观设计区别于现有设计的设计特征，并以概括出的区别设计特征为整体进行观察，结合现有设计和惯常设计，做出是否构成相同或相近似的判断。
三、关联外观设计专利案件中的“一般消费者”如何适用“整体观察、综合判断”原则审视外观设计专利无效与侵权
2017年最高人民法院第85号案例表达的是一件外观设计专利通过当事人在侵权诉讼中的意见陈述和外观设计专利无效宣告决定确定本专利保护范围，结合最高人民法院专利应用若干问题解释（二）第23条规定的在后外观设计专利权抗辩，进一步思考存在先后两件外观设计专利，被控侵权行为人实施在后外观设计专利，如何适用“整体观察、综合判断”原则判定与在先专利是否构成相同或相近似。
存在先后两件外观设计专利，需要思考重复授权、新颖性及现有设计在先后外观设计专利中的作用等一系列问题。在先后外观设计专利中，如何发挥现有技术的作用界定侵权问题，一直是司法实践中的难题，笔者精选三则案例来说明。
案例一：A公司起诉B公司颈腰康健装置外观设计专利侵权案
B公司实施其抖腰机专利，A公司起诉B公司外观设计专利侵权。该案一审认定B公司产品与A公司专利区别点在于:1.被诉侵权产品正面同心圆条纹两侧有凸起的波浪纹路，涉案专利无此设计;2.被诉侵权产品向上翘起的两端相较涉案专利更宽大;3.被诉侵权产品多一个底盘。一审比对意见：B公司产品与A公司专利主要设计特征一致，区别点属局部细微差别，根据整体观察、综合判断的原则，以本领域一般消费者的知识水平和认知能力来看，被诉侵权产品与涉案专利在整体视觉效果上无实质性差异，两者构成近似。二审比对意见：根据A公司专利评价报告，A公司专利区别于现有设计的主要设计特征为中间下凹两边向上翘起的类椭圆状以及中部为共圆心的圆形条纹的设计。B公司产品具备A公司专利区别于现有设计的上述主要设计特征，二者在上部有无凸起的波浪纹路以及两端形状的区别对整体视觉效果不产生显著影响。
案例二：C公司起诉D公司水壶（兔子）外观设计专利侵权案
案例三：E公司起诉F公司分装瓶外观设计专利侵权案
三则案例案情由简单到复杂，有在先专利、在后专利、外观设计专利权评价报告、外观设计专利权无效宣告决定书等证据，但是无一例外都涉及了现有设计问题，以“一般消费者”的知识水平和认知能力适用“整体观察、综合判断”原则得出不同结果。存在先后外观设计专利的关联案件，在原则适用时需要把握以下三个方面：
（一）先后外观设计专利虽各自取得权利稳定的评价报告，还是需要清晰界定各自权利边界
目前，我国实用新型专利和外观设计专利申请实行初步审查制度，依赖于专利检索数据库检索主观判断现有技术（或设计），不符合授权条件的实用新型专利和外观设计专利客观存在，实用新型专利和外观设计专利的依申请制作专利权评价报告制度作为评价权利稳定的必要补充，同时为弥补初步审查制度存在的缺陷，平衡专利权人的权利保护和社会公众对发明创造的应用，设立了专利权无效宣告程序，推进专利授权事后审查，进一步完善专利审查制度。
实用新型专利和外观设计专利授权确权特殊的制度设计，解释了案例一存在的先后专利都获得授权并各自取得权利稳定的专利权评价报告的合理性，但是被诉侵权人实施权利稳定的在后外观设计专利被认定侵权，又引发了先后外观设计专利如何界定各自专利的权利边界和第三人制造同一种产品是否存在一实施行为同时侵权先后两件外观设计专利的思考。
外观设计专利权评价报告既是权利稳定性的初步证明，又是本专利区别于现有设计的设计特征或创新点的初步展现，由于现有设计是基于专利检索库检索后主观筛选出的对比文件，因此本专利的区别设计特征或创新点允许双方进一步举证和质证，如有相反证据是可以推翻区别设计特征或创新点。案例一A公司起诉B公司颈腰康健装置外观设计专利侵权并同时提交了该专利权评价报告，B公司为证明不侵权递交了其实施的抖腰机外观设计专利的评价报告，B公司以其实施专利的评价报告引用了A公司的在先颈腰康健装置外观设计专利，并且以“一般消费者”的知识水平和认知能力适用“整体观察、综合判断”原则得出抖腰机外观设计专利与颈腰康健装置外观设计整体视觉效果区别明显，符合授权条件；而案例二C公司起诉D公司水壶（兔子）外观设计专利侵权案并同时提交了该专利的专利权评价报告，D公司在应诉过程中收到其实施自己儿童水壶（兔兔）外观设计专利的无效宣告决定书，决定书显示D公司实施的儿童水壶（兔兔）外观设计专利因C公司的专利组合其他现有设计被宣告无效，而非以在先C公司专利直接无效掉D公司的儿童水壶（兔兔）外观设计专利。同样的以现有设计为基础评价外观设计专利的可专利性，外观设计专利权评价报告是依申请由国家知识产权局单方面做出的可专利性评价，作为权利稳定的初步证明，而外观设计专利权无效决定是基于请求人请求启动无效宣告程序，经口头审理，充分听取请求人与专利权人双方辩论后作出的外观设计专利权无效宣告决定书，作为行政机关做出的本专利区别于现有设计的设计特征说明和权利稳定与否的具有法律效力的证据。换言之，案例一中A公司起诉B公司侵权，假如B公司向法院递交案例二或者案例三当中的外观设计专利无效宣告决定书作为有效相反证据，证明A公司的颈腰康健装置外观设计专利与B公司实施的抖腰机外观设计专利在区别设计特征上存在明显不同，裁判人员可能就需要以“一般消费者”的知识水平和认知能力作进一步分析，“整体观察、综合判断”所得出的是否相同或相近似的判断结果可能发生变化。因此，以现有设计为基础，以“一般消费者”的知识水平和认知能力，借助于评价报告和外观设计专利权无效决定书，准确界定先后专利的权利边界，对专利侵权认定有着重要的意义。
（二）“整体观察、综合判断”原则适用中要重视在后外观设计专利应用价值判断
在先外观设计专利起诉被诉侵权外观设计构成侵权，对在先外观设计专利提出无效宣告或者提出不侵权抗辩是应对侵权诉讼的惯性思维。最高人民法院应用专利若干问题解释（二）第23条规定的在后专利权抗辩不侵权，不予支持，笔者继续追问：被控侵权外观设计如果实施的是在后外观设计专利，如何具体适用“整体观察、综合判断”原则，以“一般消费者”的知识水平和认知能力去判定在后外观设计专利与在先外观设计专利存在的区别。追问回到了‘埃及女神案件’确立的将“普通观察者”测试作为判定外观设计专利侵权的唯一测试，“整体观察、综合判断”原则只是“一般消费者”观察测试行为的一种内心价值取向或行为导向。
外观设计专利授权确权过程中，以“一般消费者”的知识水平和认知能力评价本专利具备可专利性，在本外观设计专利被侵权时，还是“一般消费者”适用“整体观察、综合判断”原则来辨别是否构成侵权，用发展的眼光来看待“一般消费者”，当被诉侵权行为时“一般消费者”的知识水平和认知能力已然发生变化，此时的“一般消费者”不仅通晓全部的现有设计，还了解本专利申请日（或国际优先权日）以后直至侵权行为发生时的所有相同或相近似产品外观设计， 这时以“一般消费者”的眼光再去判定被诉侵权产品与本专利之间是否构成相同或相近似，无疑会因知识水平和认知能力变化可能受到干扰。专利应用若干问题解释（二）引入“设计空间”大小来衡量侵权行为发生时的“一般消费者”的知识水平和认知能力问题，让“一般消费者”更深层次思考被诉侵权设计是否主要被本专利的区别设计特征或创新点挤占空间还是被本专利申请前后诸多相同或相近似产品一贯以来的常规设计、功能性设计或现有设计被挤占空间，本意是让“整体观察、综合判断”原则适用更规范化，但“设计空间”实际囿于现有设计检索手段和本专利申请日（或国际优先权日）之后技术创新带来的设计水平提升而出现的标准产品设计等因素影响，主观性判断较强，将原本看似理解清晰的以“一般消费者”的知识水平和认知能力，适用“整体观察、综合判断”原则判定外观设计专利侵权的标准更加复杂，使得外观设计专利侵权判断主观性更强。
司法实践中，在后外观设计专利的专利权人实施其专利被在先外观设计专利权人起诉侵权的情况时有发生，笔者也一直在设想如何发挥在后外观设计专利的作用，以便实施在后外观设计专利的被诉侵权外观设计与在先外观设计专利之间的区别设计特征或者创新点能准确概括，适用2017最高人民法院第85号指导案例确定的以全部区别设计特征为整体判断是否构成外观设计专利侵权，以减少主观判断。上述案例二在后外观设计专利因被他人宣告无效的无效决定书和案例三中案外人在后外观设计专利被维持有效的无效宣告决定书，也足以说明在后外观设计专利可以在具体外观设计专利案件侵权认定中发挥一定作用。
（三）“整体观察、综合判断”原则适用过程中需注意区分装饰性设计特征与功能性设计特征
设计特征可以分为功能性设计特征和装饰性设计特征。功能性设计特征是基于对产品功能、性能方面的考虑，不考虑美学因素而形成的设计特征，装饰性设计特征是以展示产品视觉效果为目的而形成的设计特征。TRIPS协议第25条第1款规定：成员可以规定，外观设计之保护，不得延及主要由技术因素或功能因素构成的设计。最高人民法院应用专利若干问题司法解释（一）第11条明确：在外观设计专利侵权判定过程中，“对于主要由技术功能决定的设计特征……应当不予考虑”。
大多数产品外观设计兼具产品实用功能和视觉美感，就某一外观设计产品的具体某一设计特征而言，同样需要考虑功能性和美感的双重需求，是技术性与装饰性妥协和平衡的产物。当然如果某设计特征是为实现某特定功能设计出，但不代表只能是唯一设计的设计特征，并且该设计特征存在并非基于视觉美感，以“一般消费者”的知识水平和认知能力是可以识别属于功能性设计特征。具体产品设计中是否要基于实现特定功能去增加产品设计特征是设计者在产品设计过程中思考的问题，但在具体产品外观设计专利侵权判定时对于已经基于实现特定功能而设计的设计特征，该设计特征是否具有装饰美感是“一般消费者”去判断，如果把具体产品设计人设计产品的思路引入“一般消费者”，“一般消费者”容易先入为主对产品的功能性设计特征和装饰性设计特征的判别容易产生争议，可能影响裁判结果。因此，在外观设计专利侵权判定过程中，区分功能性设计特征和装饰性设计特征对以整体区别设计特征作为侵权比对依据来讲尤为重要。
四、启 示
图片或照片显示的产品设计是外观设计专利的保护范围，简要说明起到解释产品外观设计的作用。司法实践案例揭示的问题实际是理性告知社会公众如何开展产品创新设计，产品创新设计该如何申请专利保护，产品的整体和局部创新都已纳入专利法保护的客体，产品设计者需要以“一般消费者”的视角对待自己的创新成果，诚信披露产品设计的创新点并适时做好专利申请保护。
外观设计专利授权确权和侵权案件是一类专业性较强的知识产权案件，要求代理人从外观设计专利授权确权和侵权判断原则出发，以“一般消费者”为视角结合全案去检索分析现有技术，概括外观设计专利的区别设计特征，以产品设计者的创新思维去发掘案件代理新视角，拟定案件代理操作规程，理性判断案件走向，最终完成一部具有较高独创性的文字作品。
参考文献
[1] [美]J.M.穆勒 《专利法》3版[M]，沈超 李华 吴晓辉 齐杨 路勇 ，译.1版.北京：知识产权出版社，2013:273-275
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