一起专利无效案的“两难”

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作者 | 耿猛 广州华进联合专利商标代理有限公司北京分公司

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

近日，一起椅子型按摩机的专利无效及行政诉讼案例，引发了笔者对专利无效宣告中程序正义与实体正义“两难之辩”的思考。

本案涉及专利号为201120242508.4、名称为椅子型按摩机（以下简称涉案专利）的实用新型专利的无效以及行政诉讼案件，为了叙述方便，笔者对相关案情进行了总结和简化，具体如下：

涉案专利共有7个权利要求，各个权利要求之间的引用关系如图1所示：

从图1中可以看出，涉案专利包括1个独立权利要求和6个从属权利要求，其中从属权利要求2-6均引用权利要求1，权利要求7引用权利要求6。

请求人针对涉案专利向专利复审委员会（以下简称复审委）提出了无效宣告请求，其中针对各个权利要求所涉及到的新颖性及创造性的无效理由如图2所示：

从图2中可以看出，请求人在提出专利无效请求时，认为权利要求1、2、4-6不符合专利法第22条第2款规定的新颖性，认为权利要求3、4、7不符合专利法第22条第3款规定的创造性。

复审委在作出无效决定时，所评述的无效理由如图3所示，其中图3中带括号的创造性理由是复审委在进行审查时依职权所引入的无效理由。

也就是说，复审委在作出无效决定时，针对权利要求1、2、5、6引入了其不具备创造性的无效理由，并且基于所引入的上述理由，宣告涉案专利的权利要求1－6无效，在权利要求7的基础上维持专利权继续有效。①

专利权人不服无效决定，向北京市第一中级人民法院（以下简称一中院）提起诉讼，一中院经审理认为：

“权利要求2、权利要求5从属于权利要求1，第三人在法定期限内并没有请求宣告该两项权利要求无效，该两项权利要求是否有效不影响被告得出合理的结论，故被告对该两项权利要求不应当依职权进行审查。”

“权利要求7从属于权利要求6，被告认定权利要求7具备创造性，从而维持其有效。在此基础上，由于第三人在法定期限内未提出权利要求6不具备创造性的理由，被告不审查权利要求6是否具备创造性并不影响其得出合理的审查结论，因此，被告不应当对权利要求6是否具备创造性进行审查。”②

一中院据此作出一审判决，撤销了复审委的无效决定。

复审委不服一审判决，向北京市高级人民法院（以下简称北京高院）提起上诉，北京高院同样认为“专利复审委员会审查本专利权利要求2、5、6的创造性违反了依请求审查原则，且不属于专利复审委员会依职权审查的范围。因此，原审法院认定专利复审委员会审查本专利权利要求2、5、6的创造性违反法定程序是正确的”，③并据此维持了一审判决。

上述案例中，复审委依照职权引入的对权利要求1、2、5、6四项权利要求不符合创造性的无效理由，可以分为三种情况：

第一，由于经过复审委审查，权利要求1具备新颖性，权利要求3不具备创造性，而权利要求3引用权利要求1，因此，对于权利要求1来说，不引入创造性的无效理由，将会得出不合理的审查结论，因此，对权利要求1创造性无效理由的引入符合审查指南第四部分第三章的相关规定。④

第二，权利要求2、5从属于权利要求1，不属于审查指南的规定中由于引用关系而需要引入无效理由的情形。

第三，权利要求7引用权利要求6，请求人认为权利要求6不具备新颖性，权利要求7不具备创造性，粗略看去，基于引用关系，应当先审查权利要求6是否具备创造性，才能审查权利要求7是否具备创造性，因此，也应当对权利要求6引入是否具备创造性的无效理由，但是，经过复审委的审查之后，发现权利要求7具备创造性，也就是说，不引入对权利要求6是否具备创造性的审查并不影响复审委得出合理的审查结论，因此，本案中对权利要求6引入创造性的无效理由就不属于审查指南规定的“不引入该无效理由将会得出不合理的审查结论”的情形，只有当复审委经审查发现权利要求7不具备创造性时，才需要对权利要求6引入是否具备创造性的无效理由。

综上，上述案例中对权利要求1引入创造性的无效理由是有法律依据的，但是对权利要求2、5、6引入创造性的无效理由是没有法律依据的。目前，本案已经审结，其带给专利代理人的启示，从表面上看涉及复审委是否可以依职权引入无效理由的问题，但是从实质上看，本案折射的则是程序正义与实体正义之间的权衡与较量问题，就本案而言中，复审委追求的实体上的正义，而两级法院则更倾向于优先追求程序上的正义。

所谓程序正义，也称为看得见的正义，是指裁判者必须确保裁决过程符合公平、正义的要求，也就是相对裁判结果而言，裁判过程的公平。而实体正义是指通过裁决过程而实现的结果上的实体公正和结果正义。一般情况下，程序正义与实体正义同等重要，均应兼顾，但当两者发生冲突时，程序正义与实体正义何者优先的问题，是诉讼法学上一直在探讨的问题，具体到本案：

复审委经过分析发现，权利要求2、5、6的附加技术特征已经被相关证据所公开，在权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2、5、6明显不具备创造性，此时，复审委需要考量的是究竟应当依照职权引入无效理由，将明显不符合专利授权条件的权利要求无效（也就是更关注实体正义），还是应当基于请求人的请求原则，对请求人未提出创造性无效理由的权利要求2、5、6的创造性不予审查（也就是更关注程序正义），经过权衡，复审委选择了实体正义，这样做的好处是提高了效率，避免了请求人再次提出无效请求对行政资源的浪费。但是，两级法院均选择了程序正义，也就是即使请求人提交的相关证据确实公开了权利要求2、5、6的附加技术特征，在权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2、5、6也确实明显不具备创造性，但由于请求人并没有提出相关主张，因此，不能对权利要求2、5、6是否具备创造性从实体上进行评判。

笔者比较认同法院的做法。这是因为：程序正义所涵盖的法律程序是为保障一些独立于判决结果的程序价值而设计的，这些价值包括平等参与、公平公正以及居中裁决、程序中立等，一项符合这些价值的法律程序的正当性并非通过其能形成正确的结果而证明，而是取决于程序或过程本身是否符合独立的程序正义标准。也就是说，事实上，程序正义是实体正义的前提和保障，没有程序正义就没有实体正义，实体正义的实现是通过程序正义来体现的。如果程序正义无法得到保证，实体正义也会成为一种空谈。

也许持不同意见的人会说，实体正义对当事人来说才是实实在在的正义，当事人参加诉讼的目的就是在寻求实体上的正义，以保障自己的合法权益，这一点当然是无法否认的，同样国家制定法律的目的也是为了维护大多数人的实体正义，但是我们不能忽略，实体正义是靠程序正义来维护的，如果在诉讼或裁决过程中不能保证程序正义，那通过这样的程序得出的结果是不能让人信服的。法院只有在正义的程序下审判，才能得出让人信服的正义，才能维护法律的正义，才能实现广大当事人真正的正义。⑤

具体到本案来说，笔者认为，要想作出使双方均信服的无效决定，首先应当保证程序上的正义，也就是首先要保障程序的中立性。这就强调在专利无效中请求人与专利权人应当居平等地位，作为准司法机关的复审委应当居中裁判，在公开、平等的庭审程序下，由当事人自己提出主张、承担举证责任、通过辩论说明理由，并最终由自己承担诉讼风险。在专利无效程序中如果在没有法律依据的情形下依职权引入无效理由，实际上等于复审委承担了请求人的部分角色，代替请求人针对专利权人的专利权提出了主张，这在程序上无疑是对专利权人不公平的。因此，笔者认为，当程序正义与实体正义发生矛盾时，首先应当维护程序正义。只有保障了程序正义才能最终保障实体上的正义。本案中由于请求人没有提出相应的无效理由，就需要为其没有提出的主张承担相应的责任，如果请求人希望将权利要求2、5、6无效，可以考虑重新提起无效宣告请求，也就是，虽然本案中，优先考虑了程序正义，但是请求人仍然有途径去实现实体上的正义。

除了上述案例，笔者遇到的类似案例还有：

（1）无效宣告程序中，请求人只提交了作为证据使用的对比文件的专利号，是否可以允许其补充提交相应的证据文件？⑥

（2）无效宣告程序中，在进行创造性评判时，假如经过审理发现，请求人主张的区别特征并不是涉案专利与对比文件的实际区别，复审委能否依照职权对实际的区别特征引入公知常识来进行评述？

就笔者的了解而言，在专利无效实务中，复审委对上述两个案例的回答都是肯定的，这是因为，由于专利技术性较强，专利无效案件中大部分代理人只有技术背景而没有法律背景，还有很多代理无效案件的代理人仅仅是企业的技术工程师，对专利制度更加不了解，因此，复审委在无效案件中对代理人较为宽容，更加注重从实体上解决问题，而对于法院来说，由于大多数案件的代理人都是律师，了解诉讼的相关规则，因此，相对而言，复审委更重视实体问题的解决，而法院更加重视保障程序上的合法，在程序合法的基础上再解决实体问题。

这同时也说明，本案除了反映了程序正义与实体正义的权衡与较量之外，还反映了复审委与法院在无效案件中所把握尺度的不同。

由于复审委作出的无效决定并不是终局的，很可能需要经过司法审查，这就提醒代理人在专利无效案件的代理过程中要时刻谨记复审委和法院在审查上侧重点的不同，将案件准备的充分而完善，比如；

对于外文证据的翻译问题，复审委和法院掌握的尺度就不尽相同，专利无效实务中，只要针对外文证据提交了书面译文，不管这种译文直接体现在无效宣告请求书中，还是专门提交了翻译件，也不管这种译文是翻译机构翻译的还是当事人自行翻译的，复审委都认为已经完成了提交译文的举证责任，但是法院在对外文证据翻译问题的把握上则较为严格，一般都需要提交法院指定的具有翻译资质的翻译机构翻译的译文，因此，代理人在专利无效的准备阶段，就应当想到无效决定将来接受司法审查的可能性，尽可能按照法院的标准进行准备。

再比如，对于网络证据的认定问题，复审委倾向于认为，公证保全与直接网上打印加口头审理时现场演示都可能被认为具有真实性，但是法院更倾向于认为公证保全的证据才具有形式上的真实性，这也是需要代理人加以注意的。

综上所述，本文中的案例从表面上是复审委是否可依职权引入无效理由的问题，从实质上看是程序正义与实体正义的权衡问题，再换个角度，则反映了复审委与法院在审查侧重点上的不同，因此，如何在专利无效中将行政程序和司法程序有机衔接起来，使得既可以兼顾程序正义又能获得实体正义，既考虑到了复审委的审查方式又兼顾了法院的审查方式，从而为当事人争取最大的权益，就成为了专利无效案件中需要专利代理人进行深入思考和重点关注的重要课题之一。

注释：

① 见第21059号无效宣告请求审查决定

② 见第（2013）一中知行初字第2888号判决书

③ 见第（2014）高行终字第1135号判决书

④ 审查指南规定：请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效宣告理由将会得出不合理的审查结论的，专利复审委员会可以依职权引入该无效宣告理由对其他权利要求进行审查

⑤ 黄业.从《民事诉讼法》的修改谈程序正义与实体正义的关系.吉林律师.2008

⑥ 见第21222号无效宣告请求审查决定