金杜知卓丨OEM定牌加工出口贸易模式遭遇海关知识产权查扣应对指南
作者 | 何放 张斯玮 金杜律师事务所
编辑 | 玄袂
我国海关依照《中华人民共和国知识产权海关保护条例》（下称《知识产权海关保护条例》）等法律法规，对与进出口货物有关的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权等知识产权进行保护。对于涉及侵犯知识产权的货物的进出口，海关将会通过“依申请保护”和“依职权保护”两种途径，保护进出口领域已备案的知识产权并同时打击侵权行为。
其中“依申请保护”（也称“被动保护”模式）是当国内知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口时，根据《知识产权海关保护条例》第十二、十三和十四条的规定向海关提出采取保护措施的申请，再由海关对侵权嫌疑货物实施扣留。
“依职权保护”（也称“主动保护”模式）则是当海关主动发现进出口货物有侵犯在海关总署备案的知识产权的嫌疑时，根据《知识产权海关保护条例》第十六条的规定，主动中止货物的通关程序并通知有关知识产权权利人，并根据知识产权权利人的申请对侵权嫌疑货物实施扣留措施。
实践中，根据海关发布的知识产权保护状况数据，在以上两种模式中以海关主动“依职权查扣”（即“主动保护”）为主[1]。
对于在中国安排涉外定牌加工业务（下称 “OEM”）的外国企业（境外委托方）及境内生产商来说，因商标保护的地域性，其品牌在外国当地享有商标权并不当然地延及出口国，无法排除中国境内有他人在先权利商标的可能。因此，即便OEM模式下生产的产品并不进入中国进行销售，但仍然极有可能在出口环节触及海关总署知识产权备案系统中的知识产权，而触发海关的“主动保护”查扣，遭遇海关扣留其涉嫌侵犯商标权的出口货物。本文将从OEM模式下境外委托方/境内生产商的角度，为各位读者介绍在海关主动“依职权查扣”的涉嫌侵犯商标权的案件中，海关扣留涉嫌侵犯商标权货物的大致程序流程和预期期限，以及涉外定牌加工业务方的应对策略建议。
一、海关扣留涉嫌侵犯商标权货物的大致流程及相应期限介绍
在海关主动“依职权查扣”的知识产权保护程序中，从海关主动保护发现侵犯备案商标权嫌疑的货物开始，知识产权海关保护程序的大致流程及预期期限如下：
在海关总署进行知识产权备案后，海关在执法过程中通过主动保护发现有侵犯备案商标权嫌疑的货物，将书面通知境内知识产权权利人。境内知识产权权利人应当自通知送达之日起3个工作日内决定是否提交扣留申请；如提出申请，需同时提供担保。
海关根据知识产权权利人的申请启动扣留程序，通知被扣押人前往海关办理扣押手续。（请注意此时海关尚未开始调查程序）
此时被扣押人（通常是境内的生产商或报关单位，也可能是经境外货主授权的负责经销商等）通常会需要准备本公司营业执照等基本材料，并根据海关的要求对涉案货物出具说明，尽快前往海关办理扣货手续。海关给与被扣押人办理扣押手续的期限没有十分明确的法律规定，各海关实际操作有所不同。在我们处理过的案件中，曾有一地海关给与被扣押人办理扣押手续的期限为三个月。
扣押手续办理完毕后，海关正式扣留侵权嫌疑货物，并向被扣押人出具《扣留侵权嫌疑货物告知书》，启动调查程序。
在实际操作中，海关可能会要求被扣押人在办理扣押手续的同时提供与货物等值的担保金，用于之后抵充作罚款（在认定侵权的情况下）或退还（在未认定侵权的情况下），并且不局限于专利权案件。
被扣押人在收到通知后，若认为未侵犯他人商标权，则应尽快联系并告知海关不构成侵权，并确认相关书面说明及证明材料的提交期限，及时提交证据材料。
此时，委托加工业务的外国企业、境内生产商等相关主体便需要组织、提供证据，证明自身系合法的涉外定牌加工行为。证据一般包括企业主体资格证明（如营业执照）、境外知识产权权利证明（如境外注册商标证）、委托生产和使用商标的委托书，以及证明产品全部交由委托方返销国外等材料。
海关启动调查程序。海关将对被扣留的侵权嫌疑货物是否侵犯知识产权进行调查、认定，并可能会视情况联络申请扣押人、被扣押人双方，询问问题、要求双方补充证据材料等。
根据《知识产权海关保护条例》第二十条的规定，海关调查程序的期限应为自扣留之日起30个工作日。但在实际操作中，这一期限可能会因各种原因遭到延长（例如节假日），需要时刻保持与海关沟通。
结束调查程序，海关作出决定。按法律规定，海关将依据调查情况作出以下三种决定之一：
1、认定被扣货物构成侵犯商标权，将被扣货物予以没收。如发现涉嫌犯罪案件，则会将案件依法移送公安机关处理。
2、认定被扣货物不构成商标侵权，对被扣留的侵权嫌疑货物予以放行。
3、无法认定被扣留的侵权嫌疑货物是否侵犯商标权。在这种情况下，如果自扣留之日起50个工作日内（即法定的调查程序结束之日起20个工作日）未收到人民法院协助执行通知，则海关会放行被扣留的侵权嫌疑货物。在实际操作中，这一期限可能会因各种原因遭遇延长，仍需和海关保持沟通。
对于涉及涉外定牌加工的案件而言，如果被扣押人一方确实为诚实守信经营并且符合合法的涉外定牌加工的诸项要求，则此案情较普通的商标侵权案件（例如纯假冒案件）而言更为复杂，需要调查的事实更为多样化。此时海关作为非专业处理知识产权争议的机构，通常将不会轻易将案件定性为侵权或不侵权。根据我们处理案件的经验，此时海关大概率会认为无法做出侵权认定，告知权利人尽快起诉，在未收到法院协助执行通知的情况下，作出上述第3种决定并放行被扣留的货物。
二、涉外定牌加工业务方遭遇货物被海关扣留后的应对策略建议
在各类知识产权保护途径中，知识产权海关保护途径通常是手续较为简便、办理效率较为高效、措施较为严格的一种。并且，由于海关“全年无休”式的运作方式，使得通过海关“主动保护”触发案件的可能性也很高。因此，知识产权海关保护已经成为国内外知识产权人十分注重利用的维权途径之一。不过，对于诚信经营的涉外定牌加工业务从业方而言，遭遇海关知识产权查扣和调查时无需紧张，如能做到对知识产权海关保护程序的大致脉络和相应期限心中有数，并及时做好应对策略的制定和准备、保持与海关的顺畅沟通、及时提交证据材料，便大概率不会直接在知识产权海关保护程序中被“一锤定音”地认定为构成商标侵权。
从应对策略角度，我们建议OEM模式下的境外委托方/境内生产商（及案件涉及的其他涉外定牌加工业务方）在面临货物因涉嫌商标侵权被海关扣留时，注意以下几点事项：
及时核查确认申请扣货人商标权的有效性，及该商标在海关总署的备案的真实性、有效性。如遇对方商标权利基础不稳定、备案不实的情形，及时向海关提出质疑并提交相应证明，必要时可向海关申请变更或撤销备案。
尽快收集证明从事合法涉外定牌加工行为的证据；对于需要耗费较长时间准备的材料（例如境外证据的域外公证、中国驻当地使领馆认证、官方译文等），及时和海关沟通并请求较为宽裕的提交期限。
尽可能配合海关的各项要求，按期、及时提各项证据材料、说明文件，并和海关保持良好沟通，营造和维护诚实守信经营的良好印象。
当海关作出前文所述第3种决定（即不能确定是否侵权）时，境外委托方（或境外商标权人，或也可以授权境内生产商或经销商）便可以在一定期限之后主动向有管辖权的法院提起确认不侵权之诉，并同时通过诉讼主张相关损害赔偿。在此期间，亦可根据实际情况准备对国内权利人的商标权采取相应行动削弱其权利基础，以此为筹码争取与国内权利人尽快达成和解，避免因诉争而导致的时间成本与经济利益损失。
对于国内恶意抢注人对境外品牌的国内代工厂商进行恶意骚扰的情形，涉外定牌加工业务从业方应调整战略，以攻为守，主动提起确认不侵权诉讼并要求赔偿经济损失，震慑恶意骚扰行为，减少因缺乏中国国内注册商标而给中国OEM供应商带来商标侵权纠纷的顾虑。
三、结语
最高院HONDA一案[2]判决作出后，在实务界掀起了轩然大波。此前关于“涉外定牌加工全部出口不在国内销售就不会引起国内相关公众的混淆误认，不构成商标法意义上的使用，进而不构成商标侵权”的一刀切观点似乎又要回到摇摆不定的状态；在近期的知识产权海关保护程序中，当涉及OEM模式的商标侵权认定问题时，我们在与海关的沟通中也发现了类似的顾虑存在。但实际上，按目前司法领域的判例来看，仍然并非“一刀切”式认定，依然可能会综合考量多种因素和证据情况进行判断[3]。因此，当遭遇海关扣留涉嫌侵犯商标权货物时，境外委托方/境内生产商应及时制定应对策略、积极与海关沟通并高效收集相应证据，或通过进一步的授权、提起确认不侵害知识产权诉讼等方式，最大程度地减少损失、维护自身合法权益。
注释
[1] 参见中国海关知识产权保护状况发布（海关发布），国家知识产权局网站2021年4月27日发布：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/4/27/art_2587_159200.html
[2] 本田技研工业株式会社与重庆恒盛鑫泰贸易有限公司、重庆恒盛集团有限公司侵害商标权纠纷一案，法院案号（2019）最高法民再138号
[3] 可参见何放律师发表在微信公众号“金杜研究院”的《境外定牌加工（OEM）是否侵权再添重要新例：合法定牌加工模式仍获维护》一文，链接：https://mp.weixin.qq.com/s/6G3brz0ESCmdi_mkL2xwHQ
联系作者
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