当游戏名称撞衫商标，我来告诉你该怎么办

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作者 | 陈娟 郭浩 百度在线网络科技有限公司法律顾问

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

在持续火爆的游戏行业内，游戏名称和商标权若发生冲突应该如何处理？本文以游戏名称的使用时间和注册商标的取得时间为落脚点，分别探讨游戏名称在注册商标之前及之后使用的两种情形，试图对此问题做出初步解答。

在游戏产业持续火爆的今天，好的游戏名称不仅能够快速吸引玩家，还能提高游戏辨识度，为品牌增值。然而在游戏发行前或者游戏发行过程中，由于自己的游戏名称与他人持有的商标一致，开发者出于各种无奈而将游戏改名的事件屡见不鲜。那么，游戏名称与商标之间若发生冲突，究竟应适用怎样的规则？

在后的游戏名称构成对在先商标权的侵犯

在我国，商标注册申请采取自愿且申请在先原则。若两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，申请在先的商标，其申请人可获得商标专用权，在后的商标注册申请予以驳回。并且，商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请。

与游戏直接相关的商品类别为第9类“计算机游戏软件”和第41类“（在计算机网络）提供在线游戏”。申请人取得注册商标专用权后，需要以核准注册的商标和核定使用的商品为限来使用和管理自己的商标。但是商标权人可以阻却他人在同一种商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标。

游戏名称有的是对游戏主题和游戏内容的高度概括，如《大闹天宫》《古剑奇谭》《梦幻西游》《捕鱼达人》等，有的是采用非描述性的抽象词语，如《刀塔传奇》《热血战纪》等。无论游戏名称由何种要素组成，它与商标一样，需要具有显著的区分功能以方便玩家辨识，游戏名称实际上在发挥着区别不同商品或服务来源者的作用，是属于商标意义上的使用。在业内，很多游戏的名称与在先商标构成相同或相似，其目的就是想吸引玩家眼球，令玩家对该游戏和在先商标所属的产品或服务产生联想，进而引导玩家进入游戏，如目前很多手机游戏开发者仍在采用与《魔兽世界》商标相关的名称命名手机游戏。在这种情况下，当商标持有人获得注册商标的时间早于游戏名称的使用时间，游戏名称若与注册商标相同或相似，相当于在游戏类别上使用与他人注册商标相同或相似的商标，构成商标侵权。

然而，笔者也发现了三则例外判决。

大宇资讯股份有限公司于2005年取得“大富翁”文字商标，核定使用在第41类服务项目，其中包括“(在计算机网络上)提供在线游戏”项目。原告发现盛大公司推出了网络在线游戏“大富翁”，认为“盛大富翁”与“大富翁”在文字组合、含义、读音等方面均近似，构成商标侵权。法院经审理后认为，“大富翁”是一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的通用名称，这类游戏最初以棋牌类形式出现，之后“大富翁”作为这类游戏的通用名称，在网络游戏领域得到了延伸。尽管原告注册的是41类服务商标，由于“大富翁”是一类游戏的通用名称的事实的确立，原告不能禁止他人对“大富翁”在表示一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的名称时的正当使用。且“盛大富翁”与“大富翁”不构成近似，因此原告败诉①。

同样地，在陕西盛唐在线网络信息有限公司诉腾讯公司QQ游戏大厅“三代”游戏侵犯其商标权案，以及远航公司诉腾讯公司QQ游戏大厅“保皇”、“挖坑”游戏侵犯其商标权案中，法官均认为，三代游戏、保皇游戏、挖坑游戏作为特定扑克游戏的通用名称，已被社会公众普遍知悉和接受。被告使用争讼之游戏名称不易引起相关公众的误认、混淆，不构成商标性使用，属于正当使用②。

在上述三个案例中，商标注册的时间都早于游戏上市时间，然而法院并不认为涉案游戏名称构成对原告商标权的侵犯。我们必须注意到，这三个案例都具有这样一个特殊性，即涉案游戏都是早已在现实生活中存在于民间某一地区的棋牌类游戏，这些游戏名称作为通用名称，从网下延伸到了网上，因而具有阻却商标侵权的正当理由。而如今遍布PC端和手机端的网络游戏，绝大部分并不存在上述情形。当发生权利冲突时，若非例外情形，在后的游戏名称依然构成对在先的商标专用权的侵犯。

在先的游戏名称是否能视为一种在先权利

若游戏名称的使用时间早于商标持有人获得注册商标的时间，那么游戏名称是否能够对抗商标专用权，能否视为一种在先权利呢？

我们先来看游戏名称在《著作权法》上能够获得怎样的法律保护。肯定观点认为，如果游戏作品名称有较高的独创性，可以推定适用著作权法来获得保护。我国《著作权法实施条例》第二条规定：“著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。”因此，如果作品名称有较高的独创性，当属此条所称的“作品”，可以单独获得著作权保护。但由于作品标题字数有限，作品标题若要成为作品从而获得著作权保护，其所达到的独创性水平需要比一般作品的要求高得多。

明确保护作品标题的域外法有：法国《文学和艺术产权法》第五条：“智力作品的标题，只要有独创性，同作品一样受本法的保护。”西班牙《版权法》第十条：“只要作品的标题（或其他名称）具有独创性，就应当作为该作品的一部分享有版权。”日本《著作权法》第二十条：“作者有权保护其作品与标题的统一性，有权禁止他人作违反这种统一性的修饰、删节或其他改动。”台湾《著作权法》第二十八条：“未经著作权人同意或授权，用原著作名称继续著作者，视为侵害著作权。”

而否定观点认为，游戏作品名称不能通过著作权法获得保护。我国《著作权法实施条例》第十九条规定：“使用他人作品的，应当指明作者姓名、作品名称；但是，当事人另有约定或者由于作品使用方式的特性无法指明的除外。”由此可见，立法者对作品和作品名称是分别定义的。早在多年前，电影文学剧本《五朵金花》的作者诉曲靖卷烟厂将“五朵金花”注册为香烟商标使用，就未获法院支持。法院认为，“五朵金花”作为作品名称，仅仅是《五朵金花》这部完整作品的所具备的全部要素之一，并非我国《著作权法》保护的作品③。

理论上的争议至今还在继续。著作权法保护的是文学艺术领域的作品，维护的是作者利益和知识传播之间的动态平衡；商标权属于工业产权领域，商标权法的定位是保护消费者和商标权人的利益，维护市场交易秩序。为了区别商品和服务来源而设计使用的商标是否属于文学艺术领域，商标权人对其商标的使用是否属于著作权法意义上的使用，是否侵犯著作权人的在先权利，这是一个极其复杂的问题，笼统地做出肯定或否定的答案都是不合适的。现实中，作品标题若要获得商标权法的保护，需要提起商标注册申请。这一安排，是立法者有意地将这一问题从著作权法中剥离，让它进入商标法保护的一种立法选择。

这样的困境以及类似困境的存在，使得一种新型权利概念——商品化权从国外引入我国。该权利起源于英美，主要在判例中得以确立并发展。商品化涉及到对知识财产的第二次开发利用，所谓“第二次开发利用”，就是将那些已经存在的群众喜闻乐见的人物、姓名、标题等从它们自身的活动和表现领域内转移到商业（包括广告）领域进行再一次的开发和使用，利用它们的亲和力以取得商业上成功的过程。

早在1934年，在华纳兄弟电影公司诉雄壮电影公司一案中，原告试图禁止被告以“巴黎的掘金者”的标题为一部电影的标题，因为原告拥有权利的一部剧本题目叫做《掘金者》。法院根据著作权法驳回了原告的诉讼请求，认为“一部剧作的版权不能延及对其标题的使用享有专有权”。然而，根据普通商标法，法院发出一项禁令，由于该标题获得了第二种含义，公众已把它当作原告的产权。原告的诉讼请求得到支持，因为被告的行为存在着欺骗公众的可能性④。

2014年8月，在苹果公司（甲壳虫乐队创立的唱片公司，非推出iPhone的苹果公司）诉商评委“TEAM BEATLES添•甲虫”商标异议复审一案中，北京市第一中级人民法院就将乐队名称作为“商品化权益”给予保护。法院认为知名乐队名称作为一种拟制的称谓，具有较强的号召力，该号召力能够直接吸引潜在的商业消费群体，增加销量，产生更多的商业机会，本身就蕴含了较高的商业价值。苹果公司主张的“BEATLES”知名乐队“商品化权”虽非法定权利，但存在着实质的权益内容，称为“商品化权益”更为贴切⑤。可以看出，我国法院在这些标识的保护上，近年来也采取了较为宽容且积极的态度。

作品名称的商品化权作为无形财产权的一种，它包含了著作权人的创造性劳动。他人将作品名称用于其商品或服务上，实际上是利用公众心目中已有的印象，使消费者误以为购买的商品是经权利人许可或与权利人具有某种联系，从而刺激公众的消费需求，创造商业价值，可以说，这也是一种搭便车的行为。游戏作为一部作品，其名称同样可以去探寻获得商品化权保护的空间，业内搭便车的做法并不少见。当然，并不是每一部游戏作品都可以适用商品化权，正如刘春霖教授在其《商品化权论》一文中指出：“虽然从表面上看，商品化权是将人或动物的形象、著名作品的名称或片段、广为人知的标志进行商业性使用的结果，但并非所有这些东西都可以产生商品化权，只有那些知名人士的姓名或肖像、为社会公众所熟知的作品名称、片段及角色、广为人知的标志才可能产生商品化权”⑥。

在先的游戏名称是否能视为未注册知名商标

《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”上文提到过，游戏作品的名称在实际运营过程中发挥着区分不同商品或服务来源者的作用，因此笔者认为可以将知名游戏名称视为未注册知名商标，这点在理论上不存在障碍。但是必须满足严格的条件，一个在先的未经申请注册的商标（游戏名称），如果能够对抗已经获得注册或者正在申请注册的商标，则法律必然对这一在先的未注册商标提出较高的要求。通常来说，要想“对抗”成功，需要有以下几个方面必须同时满足：

第一，两商标构成相同或近似，以及其所分别指定使用的商品项目相同或类似。这一点是适用《商标法》第三十二条规定的基础。

第二，在先的未注册商标的自身知名度的要求。在先的未注册商标需在被异议商标申请日之前，在与被异议商标所指定使用的商品项目相同或类似的商品项目上，经过在先的未注册商标所有人或关联使用人持续的经营性使用，在相关公众中已经获得了一定的知名度。较高的知名度才是对其进行保护的目的基础。

异议人应提出相关合理的证据证明其主张，该证据可以是商业广告宣传、销售发票、异议人使用该商标所获得的奖项以及玩家调查等证据形式。一般来说，该类证据的要求比证明驰名商标的要求略低，但同样需要对证据在“质”和“量”上进行双重界定。

另外，该类证据应该仅仅围绕《商标法》第三十二条中的“使用”行为。新《商标法》已明确规定，这样的使用行为应该是面向市场的行为，用以区分市场上商品或服务不同来源或提供者的行为。

第三，被异议人申请注册被异议商标的手段具有不正当性和主观恶意。这一点可以通过双方之间的经营范围，经营地域和经营历史等各个方面予以证明，在被异议人明知或应知异议人的在先商标持续使用并获得一定知名度的情况下，依旧申请了该商标，属于不正当抢注。被异议人的这一申请注册行为具有明显的“傍名牌”性质。

对于被异议人主观恶意的证明一直不是个非常明朗的问题。有的法官认为，只有被异议人当庭承认其主观恶意，否则无法证明。但这明显是过分加重了异议人的举证义务，在有证据能够证明被异议人申请相关商标时知悉异议人在先商标等条件时，应该推定其行为的恶意性。这里可以参照著作权侵权判定中的“接触+实质相似”原则予以认定。

综上，若商标持有人获得注册商标的时间早于游戏名称的使用时间，一般情形下，在后的游戏名称构成对在先的商标专用权的侵犯；若商标持有人获得注册商标的时间晚于游戏名称的使用时间，知名的游戏名称可以去探寻获得商品化权保护的空间，或是证明其可视为未注册的知名商标，能否证明“知名”是一个关键问题。游戏名称和商标权的冲突问题比较复杂，仍需要理论界不断研究和摸索，亦需要法官在司法实践中做出有益尝试。

注释：

①（经典案例）大宇资讯股份有限公司与上海盛大网络发展有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案（两审；描述性地表明其在线提供的这款游戏的内容和对战目标），见http://www.cnipr.net/article_show.asp?article_id=4432

②姚建军，使用约定俗成的扑克游戏名称是否构成侵权，见 http://www.360doc.com/content/13/1117/19/11809853_330037964.shtml；孙海龙、姚建军，使用约定俗成的扑克游戏名称构成正当使用——西安中院判决远航公司诉腾讯公司侵犯注册商标权及不正当竞争纠纷案，见http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2010-02/11/content_4183.htm

③赵继康诉曲靖卷烟厂著作权侵权、不正当竞争纠纷案，见http://www.cnipr.net/article_show.asp?article_id=23741

④蒋凯，歌名的法律保护方案，见http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=10194&page=2

⑤【以案说法】苹果状告商评委“TEAM BEATLES”案（判决书），见http://www.xingyunip.com/view.aspx?id=937

⑥刘春霖，商品化权论，见http://wenku.baidu.com/link?url=QdMlC9mP6gsj3BYRjx2WHIkkEKRLfbmTw9smetR0fARL53L2oGg_qlIHkGntBQjV2x3WeO1pKxbkERFwWWI6f_4d6PAwXeeopqlUrv9HZiu